A公司是專注於手機機殼代工的公司,也接獲多家國際大廠與國內上市櫃公司的訂單,逐步創造出公司的價值。幾年下來,公司老闆發現為何國際大廠可以如此長期的屹立不搖的原因,多是該家公司擁有價值非凡的專利權。為此,在公司內部宣布,將積極朝研發開展,企盼公司可以產出質量不錯的專利。今年終於有個不錯的發明要提出申請,而且為能盡快拿到專利權,所以採取新型與發明申請案一起提出申請。申請過程中新型專利非常順利,終於收到核准處分書,且繳費領取證書,而發明專利則尚未公開。發明專利審查過程中,對於審查委員的核駁都一一解決了,審查委員決定發出核駁審定書,可是審查委員將會因為新型專利權是否已經移轉給第三人,而發給不同類型的核駁審定書。這是為何呢?就是法規中要求的「人」是否相同而有影響。
申請人相同對於一案兩請的影響
首先,現行規定對於一案兩請申請人的要求,可分段如下:
- 新案送件時,新型與發明申請案申請人相同:
送件當下,二案的申請人必須相同,若有不同,智慧局會依專利第31條第2項規定,發函請二位申請人協議,協議不成者,則二件申請案均不予以專利權。
- 收到審查意見通知書
發明申請案審查過程中,當發出審查意見通知書當下,知曉該案存在著一案兩請狀況,則在函件中會載明「該案目前為一案兩請的狀況」。如果在發函時,發現二個申請人不相同時,則會轉依據專利法第31條第2項的規定,發函給二位申請人,請二位申請人申報協議結果。若無法協抑或是逾期申報協議結果者,均不予以專利權。
- 審查委員預計發出核准審定書與核准公告時:
此時二申請案的「人」也必須保持相同,若有不同者,審查委員也是依據專利法第31條第2項的規定,發函給二位申請人,請申報協議結果。若無法協議或是逾期申報協議結果者,均不予以專利權。
所以說,申請人若欲藉由一案兩請的制度,從新型專利權接續到發明專利權,除申請日當下,必須每案予以聲明外,也必須在審查過程中,保持「人」的一致性。只要在回覆審查意見通知書、核駁審定書以及核准公告時,出現「人」的不一致,都可能會導致專利權滅失。即使審查官疏漏而發給了專利權,在專利權存續期間,任何人都可以以違反一案兩請的規定而提出舉發,屆時也是整個專利權都滅失。
所以公司對於發明提出一案兩請時,必須注意前述的時間點,請勿任意移轉申請權或專利權給第三人,而導致二件專利權都不存在,可說是「賠了夫人又折兵」。
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作者: |
邱英武 |
現任: |
北美智權專利法規研究組主管 |
經歷: |
- 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門主管
- 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管
- 曾任大專院校講師(1995-2002)。
- 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。(2013--)
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