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依據現行審查基準，擬制喪失新穎性所稱之「內容相同」，其判斷基準除準用「新穎性之判斷基準」之（1）完全相同；（2）差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵；（3）差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念等情事外，尚包含（4）差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。發明專利審查基準中對於上述事項（4）之判斷，僅簡單記載「係指申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識即能直接置換者」。

有鑑於審查實務中可參酌的案例相當稀少，筆者在北美智權報327期「擬制喪失新穎性的直接置換」中，以智慧財產及商業法院(以下簡稱「智商法院」)的110年度民專訴字第32號判決(以下簡稱「一審判決」)為例，初步探討了關於擬制喪失新穎性直接置換的判斷要點。上述案件之後進入了二審(智商法院111年度民專上字第19號案件)，在二審判決中，就擬制喪失新穎性直接置換又進行了一番熱烈攻防，本期我們藉由上述案件的二審判決，分享筆者對於擬制喪失新穎性直接置換的一些想法。

智商法院在一審判決中具體指明，新穎性判斷之重點為先前技術是否已揭露與專利請求項所載者相同的發明，申言之，只要單一先前技術中揭露了該發明之所有技術特徵，該發明即因此而不具新穎性，無須考量二者間功能、手段、目的是否相同；相較於新穎性之判斷，擬制喪失新穎性判斷之重點雖又再多包含單一先前技術所載者與該發明間之差異，僅在於依通常知識即能直接置換之技術特徵，然並未要求二者間於手段、目的等均須完全相同。而所謂直接置換則係指「差異特徵係功能相同且基於通常知識即能進行的直接置換」，亦不以功能、手段、目的（均）完全相同為必要。

原告(權利人)的主張
一審原告(即二審上訴人)對上述判決見解不服而提出二審上訴，並於該上訴中提出下列主張:(1)基於「嚴格新穎性」之原則，擬制喪失新穎性之判斷根本不應該納入「直接置換」的態樣；(2)擬制喪失新穎性的直接置換應以差異特徵之功能、手段、目的、結果等均完全相同方足以斷定置換成立，故一審判決應予撤銷。

二審判決概要
全案經智商法院進行二審之審理，並於2023年4月20日判決(以下簡稱「二審判決」)上訴駁回，嗣後上訴人(即一審之原告)未再提起三審之訴。至此，系爭專利爭執之更正本請求項29因「擬制喪失新穎性」而無效確定。

以下依據二審判決，說明法院對於原告的上述主張(1)及(2)的見解。

(1) 關於擬制喪失新穎性之判斷，是否應納入「直接置換」態樣之爭執：
上訴人主張擬制喪失新穎性之判斷根本不應該納入「直接置換」的態樣，可謂是一種釜底抽薪、直搗黃龍的策略。若擬制喪失新穎性之判斷未納入「直接置換」態樣，那麼此系爭請求項自然不會因「擬制喪失新穎性」而無效。

針對此一主張，合議庭指明「我國專利法自正式引進第23條『全文內容制』後，專利審查實務及法院判決一向採行擴大新穎性之法律解釋適用方法…將『差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵』作為專利法第23條…判斷基準之一，並未逾越專利法第23條適用範疇，上訴人之主張不足採」。該判決中關於這部分的論述相當鞭辟入裡，涉及專利法第23條中先申請案(即擬制先前技術)先佔範圍係「先請求項制」或「全文內容制」，乃至「全文內容制」之效力係「嚴格新穎性、擴大新穎性、新穎性及進步性」等議題[1]。

(2) 關於擬制喪失新穎性的直接置換，是否需考量差異特徵之手段、目的、結果等方足以斷定置換成立：

關於此點，合議庭肯認一審判決的見解，再次陳明直接置換是否成立僅需考量差異特徵之功能是否相同而不以「…置換前後，…品質、結果、製備調整均完全相同」為必要，並指出(差異特徵功能相同之)直接置換之目的主要在於避免先後專利案的均等範圍互相掣肘。

如二審判決中所言，擬制喪失新穎性之判斷當中，(差異特徵功能相同之)直接置換之目的係為避免先申請案「極為近似、差異甚小之後申請案獲得專利，則先申請案與後申請案相互落入彼此之均等範圍而相互掣肘…此與專利法促進產業發展之目的相違。」。

因此，「直接置換」不但是擬制喪失新穎性判斷之必須，而且，為了讓先後申請案各自的均等範圍不要重疊，就應該是「僅考量差異特徵之功能相同，而不考量手段、結果是否相同」。

以下佐以示意圖，說明擬制喪失新穎性的「直接置換」判斷方式，如何讓先後申請案各自的均等範圍不要重疊。

(1) 擬制喪失新穎性之判斷的確應納入「直接置換」的態樣，以盡量避免先/後申請案獲准專利之權利範圍重疊，導致該重疊範圍之技術內容因彼此互相排他實施而二者均不能實施(即二審判決中所述「相互掣肘」)的情況，以免與專利法所述「促進產業發展」之目的相違背。

因為專利權範圍包含「文義範圍」與「均等範圍」，而擬制喪失新穎性之判斷所包含4種態樣中的前3種(即，完全相同、差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵、差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念)主要係排除先申請案(以下簡稱「甲案」)及後申請案(以下簡稱「乙案」)所請文義範圍重疊的部分，(惟排除後二者會可能因文義範圍緊鄰)而無從避免彼此均等範圍與對方文義/均等範圍發生重疊(如下圖1所示)之情況，因此，須有直接置換之第4態樣以適度避免該情況之發生。

圖1. 專利權範圍重疊示意圖（一）；繪圖：北美智權報／吾思

(2) 直接置換應僅需考量差異特徵之功能相同且與手段、結果(如目的、功效等)是否相同無關。

蓋若僅排除該特徵在甲案功能、手段、結果均相同的範圍，則可能發生乙案所請文義範圍緊接在甲案均等範圍邊，仍會造成乙案所請均等範圍與甲案均等範圍/乃至於文義範圍重疊之情況(如下圖2所示)；相對地，若使乙案所請文義範圍退縮至差異特徵功能相同的範圍外，才有可能使二者之均等範圍互相遠離(如下圖3所示)，在相當程度上避免彼此互相掣肘並達成專利法所述促進產業發展的目的。

圖2. 專利權範圍重疊示意圖（二）；繪圖：北美智權報／吾思

圖3. 專利權範圍重疊示意圖（三）；繪圖：北美智權報／吾思

事實上，如本案一/二審判決所述，就專利審查基準關於直接置換之規定，本無須考量差異特徵的手段、結果等是否相同之必要；無獨有偶地，智慧局於本案二審宣判後不久(2023年7月1日)即在專利審查基準中針對直接置換之判斷增列一個基板材料直接置換的例子，在該例中亦僅陳明直接置換之重點為差異特徵功能相同，完全未包含關於其手段、結果之敘述，似有與前述判決意旨相互呼應之妙。這是否意味著審查端與審判端的見解趨於一致，並奠定擬制喪失新穎性「直接置換」判斷之穩固基礎呢?尚待智慧局/智商法院/業界實務從業人員繼續在案例中進行驗證。

對此一議題有興趣的讀者，可以延伸閱讀《專利師期刊》第五十三期，台灣大學法律學院黃銘傑教授所著「從專利法第23條之規範原理及功能探討其規範效力及範圍」一文中針對該等議題有精闢的論述與說明。