367期
2024 年 10 月 23 日
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USPTO近月專利通知新訊
黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組

USPTO近月多次發布專利通知(Patent Alert),包括但不限於:IPR等程序的修正動議(motion to amend,簡稱MTA)規則、PTAB決定局長複審(Director Review)辦法拍版 ;受該局系統問題影響,一小部分美國專利的專利權期間調整(patent term adjustment,簡稱PTA)天數計算可能出錯 ;AFCP 2.0辦法試行多年,終於要在12月中旬下架退場 ;約3100件美國專利申請案,因冒名借牌行為被下令中止程序 。


圖片來源 : shutterstock、達志影像

PTAB授權公告後審理(trial)程序相關的兩項修法公告

USPTO先於2024年9月17日發布新聞稿,公告MTA規則最終修法版本,確認IPR等程序中:專利所有權人若提MTA,有權選擇請PTAB就其MTA製發初步指引(preliminary guidance),並依據前述指引提交修訂後MTA(revised MTA);且PTAB依職權提出新的不具可專利性事由時,可考慮案卷記錄全部證據(PTAB為考慮專利所有權人專利範圍修正,如主動請審查官協助,因此取得的審查官回應應包含在內);假設PTAB提出新的不具可專利性事由,同樣應採優勢證據(preponderance of evidence)標準。

而後同月30日,USPTO再發新聞稿,宣布PTAB決定局長複審最終辦法:一如先前臨時辦法運作模式,包括PTAB有關一案的成案(institution)決定、終局決定、前述兩項決定准予Rehearing決定、其他程序終局決定,程序任一方當事人皆可請求加做局長複審,USPTO局長也可依職權自行啟動(sua sponte)局長複審,並可指定交PTAB首席法官代行局長複審職務;假若有當事人請求或USPTO局長主動加做局長複審,向美國聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit,簡稱Fed. Cir.或CAFC)上訴的官期,將等局長複審程序告一段落後才到期,但PTAB既有程序各項官期不會因此擱置或展延。

部分美國專利PTA計算結果或因官方系統問題出錯

USPTO在2024年9月28日坦承,因該局系統更新的程式編碼錯誤,2024年3月19日至2024年7月30日間授權公告的部分美國專利,因PTA A延誤(A Delays)天數及PTA重疊(Overlapping Days)天數數據問題,導致自動加總的PTA天數出錯,估計數量約占期間授權專利的1%。

若專利所有權人發現其專利PTA天數有問題,USPTO提醒,可於授權公告日起2個月(可依37 CFR 1.136(a)繳費最多請求延長5個月)內,繳費按37 CFR 1.705(b)請官方重新計算。若純是更正前述PTA A延誤及重疊天數問題,USPTO不收重新計算請求及延期規費,但要是USPTO人工驗算後發現其他問題,即無法適用本項免費辦法,保險起見,建議所提請求直接授權USPTO自Deposit Account扣除必要額外規費。

AFCP 2.0辦法將於2024年12月15日廢止

AFCP 2.0是美國專利申請人收到終局核駁時的常用辦法,毋須繳納額外規費。然而,根據USPTO說法,AFCP 2.0的行政管理成本非常高,為支應相關花費,USPTO 2024年4月3日發布2025年度專利規費調整提案時,提議新增AFCP 2.0申請規費。但分析公眾回饋意見後發現,公眾對AFCP 2.0及收費提案頗有疑慮,付費參與AFCP 2.0的意願不高,USPTO 2024年9月30日宣布決定自12月15日起停辦AFCP 2.0。換言之,可請求適用AFCP 2.0辦法的最後一天落於2024年12月14日。

AFCP 2.0停辦後,申請人收到終局核駁,仍可依37 CFR 1.116提交修正答辯,且可請求加做審查官面詢,若要走訴願程序,亦可於Notice of Appeal送件時併提Pre-Appeal Brief Request,目前Pre-Appeal Brief Request for Review辦法仍在試行期間,尚無停辦或辦法變更訊息。

冒名借牌重大違規案例

USPTO於2024年10月2日針對一起冒名借牌事件作成終局命令,中止約3100件美國專利申請案相關程序,且封鎖前述案件在USPTO行政程序的一切救濟管道。除重申美國專利代理人須恪遵職業倫理規則,也提醒申請人,USPTO官網有該局註冊代理人及懲戒名單等公開資料[1]可供查詢。

遭冒名借牌的Jie Yang(Yang),2018年12月4日註冊成為USPTO執業代理人(Reg. No. 77,665),冒用其電子簽名的是Dr. Yu Mark Wang(Wang)及其事務所Wayne and King, LLC(又稱W&K IP或W&K),甚至包括複數美國境外實體。USPTO風紀單位(Office of Enrollment and Discipline,OED)先是發現,多件有Yang電子簽名(S-signature)的微實體聲明書明顯違反適用要件(37 CFR 1.29(a)(2)五案上限要件),2022年10月發函要求Yang說明(Request for Information,簡稱RFI),才使整起事件曝光。

依37 CFR 1.4(d)(2)(i)規定,代理人使用電子簽名方式署名時,須親自將電子簽名安插進文件檔案才算合規親簽,但2020-2022年間,W&K至少提交約4000份他人代為植入Yang電子簽名的文件給USPTO,Yang表示在收到OED RFI之前,對前述文件一無所知。因這一作業模式持續數年、牽涉數千案各類文件,USPTO認定係蓄意公然藐視其規定,除違反37 C.F.R. 1.56誠實義務(duty of candor and good faith)之外,向USPTO提交帶有不當目的文件,也違反37 CFR 11.18(b)(2)(i)規定,惡行重大(egregious),故USPTO決定依37 CFR 11.18(c)作出懲處。

自這道終局命令寄發日起,相關申請案的申請程序終止,不得提交Petition to Revive或Petition to Withdraw a Holding of Abandonment,並禁止主張其美國國內優先權的ADS或其他文件提交,且刪除案卷記錄上全部載有Yang簽名的檔案(相關文件實際上不會從案卷資料移除,但其作用相當於視為未提交,可能會導致申請案廢案)。而Yang坦承其行為及疏忽違反USPTO職業行為規則37 CFR 11.804(d),USPTO先前已另行發布終局命令[2],予以公開申斥,並自該項命令寄發日起開始12個月的Probation,但只要之後該位代理人沒有被另外公告停權、除名,這段期間仍可正常執業。

 

備註:

 

 

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