USPTO公告2025/01/19起調整美國專利規費,多項規費將大幅調高,且有數項新規費將開徵,其中包括IDS附加費及延續案附加費,美國專利申請人及所有權人務須特別留意。
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2024年11月20日USPTO公告2025專利規費調整方案,預定2025年1月19日生效[1]。領證費應繳金額仍以授權通知所載為準[2],但絕大多數的常用規費,若遲至生效日才繳納,即應依新費率繳交大幅調高後的金額,比方一基本美國發明、設計專利的取得成本(加總申請、檢索、審查及領證費)將各調高9%及47.8%,分別達到US$ 3,290及US$ 2,600。且USPTO還將開徵資訊揭露聲明(information disclosure statement,簡稱IDS)附加費及延續案(continuing application)[3]附加費,美國專利申請人及所有權人應特別留意。
關於調整及新增規費項目、變動比較,USPTO已釋出彙整表單及重點摘要供公眾參考[4],以下不再贅述。本文僅談新增的IDS附加費及延續案附加費,盼有助快速掌握相關重點。
1 IDS附加費
依USPTO統計,87%左右的IDS送件都不會觸及IDS附加費繳費門檻。
1.1 法規變動
1.1.1 新增37 CFR 1.17(v) 條文
IDS呈報資料累積超過50筆,將開始加徵IDS附加費:
37 CFR 1.17(v)(1) |
逾50筆但未逾100筆 |
加徵US$200規費 |
37 CFR 1.17(v)(2) |
逾100筆但未逾200筆 |
加徵US$500規費,原已繳交的IDS附加費可用以扣抵 |
37 CFR 1.17(v)(3) |
逾200筆 |
加徵US$800規費,原已繳交的IDS附加費可用以扣抵 |
此一新增規費並無小實體(small entity)或微實體(micro entity)優惠。依修訂後37 CFR 1.97(a)條文,累積已超過50筆的IDS呈報資料,須一併繳納IDS附加費,USPTO審查官才會加以考慮。
1.1.2 修訂37 CFR 1.98條文
新增37 CFR 1.98(a)(4) IDS附加費聲明要件,即聲明IDS呈報一併繳納適用的IDS附加費,或聲明依法不用繳IDS附加費。同時,37 CFR 1.98(a)法條文字也順勢改為,任一(any)IDS皆應符合37 CFR 1.98(a)(1)至(4)全部要件。也就是,新規費生效之後,每次提交IDS,都應聲明適用哪一IDS附加費或聲明依法不用繳IDS附加費,否則,依現行37 CFR 1.97(i)規定,會因未完全滿足37 CFR 1.98規定要件,所提IDS只會歸卷,但官方不予考慮。
1.2 收費原則
1.2.1 同一資料重複呈報,將被重複計算
比方同一資料重複呈報兩次,在USPTO計算IDS附加費時,將視為應計作兩筆資料。但有例外情況:IDS呈報的某筆資料,因未滿足相關規定、未被考慮,之後續提IDS重新呈報該筆資料,不會因此被重複計算。
1.2.2 遇新申請案/授權後程序,一律歸零重計
個別申請案(含延續案、CPA、Reissue申請案)、授權公告後程序(例:補充審查(supplemental examination)、再審查(reexamination)程序),若申請人或專利所有權人提交IDS,呈報資料總筆數都會從零開始計算。但USPTO提醒,RCE不是新申請案,也不是授權後程序,在此沒有歸零作用。
1.2.3 非主動呈報,即忽略不計
母案審查官考慮過的呈報資訊,如MPEP 609.02說明,不用申請人重新於子案提IDS呈報,子案審查官就會加以考慮,在這種情況下,USPTO計算子案IDS附加費時,不會計入這些申請人未主動呈報但審查官按慣例考慮的資料筆數。惟若希望子案證書印出官方考慮過的母案呈報資訊,申請人仍須在子案提IDS、揭露該些官方考慮過的母案呈報資訊。
1.3 說明例
1.3.1 申請期間只提一次IDS,而這次IDS呈報30筆資料,不用繳IDS附加費,但IDS呈報時應一併聲明依法毋須繳IDS附加費。
1.3.2 申請期間只提一次IDS,而這次IDS呈報101筆資料,須繳IDS附加費US$500,且於IDS呈報時一併聲明應繳37 CFR 1.17(v)(2) IDS附加費。
1.3.3 申請期間共提兩次IDS,第一次呈報D1~D49共49筆資料,並聲明依法毋須繳IDS附加費,但審查官認定D49模糊不清未予考慮。申請人遂提第二次IDS,除再次呈報D49,並新增呈報D50,因D49在第一次IDS被拒予考慮,第二次IDS呈報D49不會被重複計算,故只應聲明依法毋須繳IDS附加費。
1.3.4 申請期間共提兩次IDS,第一次呈報51筆資料,故聲明應繳37 CFR 1.17(v)(1) IDS附加費並繳US$200。第二次呈報50筆資料,故聲明應繳37 CFR 1.17(v)(2) IDS附加費並繳US$300(應繳US$500,但前次所繳US$200可用以扣抵)。第三次IDS呈報100筆資料,故聲明應繳37 CFR 1.17(v)(3) IDS附加費並繳US$300(應繳US$800,但先前總計已繳的US$500,可用以扣抵)。
1.4 專家看法
針對新增的IDS附加費及IDS附加費聲明要件,有美國專利律師分析:[5]
1.4.1 一方面要避免增加額外規費支出,一方面又要注意別不小心漏掉應呈報資料,勢必增加IDS呈報的判斷難度及作業成本。若決定不呈報特定資料,建議記錄作此決定的原因。
1.4.2 逐一篩選可專利性實質相關資料,成本可能高於IDS附加費最高額度的US$800,且為避免誤判風險、提升授權專利的品質強度,預料很多人還是會傾向安全操作,畢竟,「有報可能較有保庇」,但也要小心,萬一筆數計算錯誤,日後可能被指事涉不正行為(inequitable conduct)。此外,儘管USPTO公告說明,依MPEP 609.02作業慣例,母案官方考慮過的呈報資料,子案審查官會再加考慮,毋須於子案重複呈報,但有美國地方法院出現不同見解,因此,即使是母案官方考慮過的資料,為確保能納入子案審查官考慮範圍,且為在子案證書列出該些資料,預料還是會有人選擇在子案重送母案官方考慮過的呈報資料,未必能如USPTO所願,達成IDS減量目標。
2 延續案附加費
USPTO表示,按其2022年度統計數據,全部的延續案申請,約兩成可能須加繳延續案附加費。
2.1 法規變動
2.1.1 新增37 CFR 1.17(w)條文
若依35 U.S.C. 120/121/365(c)/386(c)及37 CFR 1.78(d),於一美國正式申請案(主張案)主張先申請美國案(被主張案)優先權,則按該主張案實際申請日(actual filing date)距其最早被主張案申請日(earliest benefit date,簡稱EBD)相隔時間長短,應於下述情況額外徵收附加費:
(1) 該主張案實際申請日距其EBD相隔逾6年但未逾9年,應依37 CFR 1.17(w)(1)加徵延續案6年附加費,大/小/微實體應繳金額各是US$2700/1080/540;
(2) 該主張案實際申請日距其EBD相隔逾9年,應依37 CFR 1.17(w)(2)加徵延續案9年附加費,大/小/微實體應繳金額各是US$4000/1600/800,原已繳交的延續案6年附加費可用以扣抵應繳金額。
EBD僅考慮依35 U.S.C. 120/121/365(c)/386(c)及37 CFR 1.78(d)主張的美國國內優先權,不考慮依35 U.S.C. 119主張的外國優先權及美國暫時案優先權,因此在發明案部分,EBD等同20年專利權期間的起計日。
2.2 收費原則
2.2.1 不重複徵收同一筆延續案附加費
即使依35 U.S.C. 120/121/365(c)/386(c)及37 CFR 1.78(d)主張複數美國國內優先權,同一主張案,不會重複加收第二份延續案6年附加費,或加收第二份延續案9年附加費。
2.2.2 有條件不溯及既往
2025年1月18日及該日前,即使依35 U.S.C. 120/121/365(c)/386(c)及37 CFR 1.78(d)主張美國國內優先權,有實際申請日距其EBD相隔逾6年的情況,不適用新開徵的延續案附加費。然而,2025年1月19日起,這類案件若依35 U.S.C. 120/121/365(c)/386(c)及37 CFR 1.78(d)改動美國國內優先權主張,仍有可能產生應繳的延續案附加費。(請參考說明例2.3.3)
2.3 說明例
以下說明例皆假設申請人為大實體。
2.3.1 取自USPTO公告中延續案附加費Example 9
日期 |
事件 |
EBD |
應繳延續案附加費? |
2028/07/03 |
提交美國正式案,申請日併提ADS,未聲明主張任何美國優先權 |
2028/07/03 |
否。 |
2028/09/03 |
提交Updated ADS,補主張2021年2月2日先申請的美國正式案A優先權 |
2021/02/02 |
是。實際申請日距其EBD相隔逾6年但未逾9年,補主張時應加繳延續案6年附加費US$2700 |
2028/10/03 |
提交Updated ADS,補主張2020年3月2日先申請美國正式案B優先權 |
2020/03/02 |
否。實際申請日距其EBD相隔逾6年但未逾9年,因先前已繳過延續案6年附加費US$2700,毋須再繳一份同樣規費 |
2.3.2 取自USPTO公告中延續案附加費Example 10
日期 |
事件 |
EBD |
應繳延續案附加費? |
2029/07/05 |
提交美國正式案,申請日併提ADS,聲明主張2021年2月2日先申請的美國正式案A優先權 |
2021/02/02 |
是。實際申請日距其EBD相隔逾6年但未逾9年,新案申請時,應加繳延續案6年附加費US$2700 |
2029/09/05 |
提交Updated ADS,補主張2020年3月2日先申請美國正式案B優先權 |
2020/03/02 |
是。實際申請日距其EBD相隔逾9年,補主張時應加繳延續案9年附加費US$4000,但因之前已繳過US$2700,此時只須再繳US$1300 |
2.3.3 取自USPTO公告中延續案附加費Example 12
日期 |
事件 |
EBD |
應繳延續案附加費? |
2025/01/02 |
提交美國正式案,申請日併提ADS,聲明主張2018年2月5日先申請的美國正式案C優先權 |
2018/02/05 |
否。實際申請日距其EBD相隔逾6年但未逾9年,不過申請之時,新規費尚未生效,毋須加繳延續案6年附加費US$2700 |
2025/03/02 |
提交Updated ADS,補主張2021年2月2日先申請美國正式案A優先權 |
2018/02/05 |
是。EBD未變動,實際申請日距其EBD相隔依舊是逾6年但未逾9年,但因先前尚未繳過延續案6年附加費US$2700,補主張時會被加徵US$2700 |
2.4 專家看法
針對新增的延續案附加費,有美國專利律師分析:[6]
2.4.1 目前一種延續案操作策略,是利用延續案申請,最大化同族專利案件繫屬(Pending)於USPTO程序的期間,這在製藥生技領域相當常見。未來相關申請人內部系統可能需設定新的提醒,在6年、9年的期限截止前考慮需否加提延續案,又或多多利用平行申請(parallel filing,即不等母案審結即加提子案,讓多案共同進行。)、減少接續申請(serial filing,即等到母案審結再提子案)比重,避免觸及6/9年期限的底線。
2.4.2 提前在2025年1月19日前申請延續案雖可省下申請規費,甚至省下延續案附加費,但有時,較晚申請反而有後見之明的優勢。比方外國有對應案,依該局檢索實審結果,可預料同一發明在美國較難克服相關核駁,那麼,或許本就不應申請美國案,搶在2025年1月19日前申請繳費,只是增加了無謂的支出。
2.4.3 若發明的商用潛力尚待驗證,一次提交複數件延續案,或單一新案寫入全部可能的請求項,恐怕面臨破表的新案申請或超項費支出,但若數年後才確認其市場價值、想加提延續案,又會被加徵超高額延續案附加費。該如何在眼前支出與未來風險中求取平衡,申請人要謹慎思考。
結語
USPTO此次大幅度調整規費金額,且有新增規費項目,美國案申請人及專利所有權人應盡快盤點自家專利組合、更新案件管理系統、擬定因應策略。當然,相關調整還需時日,若有意申請美國專利、在美國提起申請案或公告專利相關程序,當務之急是把握時間,盡可能在新規費生效前完成送件布局。只不過,送件前務必要仔細檢查核對,避免匆促求快留下瑕疵,若因瑕疵衍生額外的滯納金、需多花超過一倍的成本另提延續案,甚至留下隱患、難以補救,終是得不償失。
備註:
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