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簡介訴願過程中答辯理由書之程序與格式

作者╱北美智權法規研究組 葉乃嘉
2008.06.30
 

文章綱要：
答辯理由書之格式
注意事項
結論

上一期北美智權報中，曾簡介美國訴願體系中的「訴願先期審查會議」（Pre-Appeal Brief Conferences），本期將就訴願過程中，提出訴願理由書（Appeal Brief）後程序中的回覆文件「答辯理由書（Reply Brief）」之程序與格式作簡單介紹。

審查委員對於訴願理由書所作出的回應為訴願答辯書(Examiner’s Answer)，根據37 CFR 41.41(a) (1)，訴願人得於訴願答辯書或補充訴願答辯書(Supplemental Examiner’s Answer)發出後兩個月內遞交答辯理由書(Reply Brief)。一般而言，訴願人並未被要求遞交答辯理由書來回應USPTO所發出的訴願答辯書或補充訴願答辯書，若兩個月期間內並未遞交答辯理由書，則該案將逕交由專利訴願暨衝突委員會決議。

然而，當訴願答辯書包含對於所有核駁的專利申請範圍(All claims)提出新的核駁理由時，依據37 CFR41.39(b)以及MPEP 1207.03(c)的規定，必須於訴願答辯書發出後兩個月期限內回覆，否則將自動地被審查委員視為撤回訴願(Dismiss)。而若僅是部分請求項，被以新的核駁理由核駁且未有提出答辯理由書者，此時將會被視為授權審查委員，刪除該些被核駁的請求項，保留未被核駁的請求項處於訴願狀態。對於前述作業，審查委員必須以書面通知訴願人。

訴願人對於訴願答辯書可以選擇的回覆方式有兩種，其中一個是就訴願答辯書中認為不合理之處，提出答辯理由書，以使得申請案維持處於訴願狀態；另外，也可以依照37 CFR 1.111之規定回覆答辯(ROA, Response to Office Action) ，要求重起審查程序(Reopen prosecution)，前述的要求將會被視為撤回訴願。

答辯理由書之格式

為了回覆USPTO所發之訴願答辯書，提出答辯理由書時，需詳實瞭解與答辯理由書相關之規定與程序（見MPEP 1208）。

根據MPEP 1208.I的規定，答辯理由書需要包含以下四大要點，請注意必須分頁列出各個項目：

1.
 第一頁識別頁，須附訴願人的名稱、申請號、申請日期、發明名稱、審查委員姓名、審查委員所屬技術單位以及該文件之名稱（亦即：答辯理由書，Reply Brief）。
2.
 權利項（請求項、申請專利範圍）的現況。
3.
 寫明核駁理由需要復審之論點。
4.
 論點頁(Argument)。

在回覆訴願答辯書的答辯理由書時，可以使用替代理由書(Substitute Brief)取代原本的答辯理由書，且在替代理由書書面文件中，可以除了回覆新的核駁論點之外，亦可同時包括原本答辯理由書中回覆核駁理由的論點。但此時的答辯理由書需要符合37 CFR 41.37(c)所規範之所有對於訴願理由書(Brief)的要求。

注意事項

1.
 訴願人得於收到訴願答辯書兩個月內以答辯理由書回覆。
2.
 務必確定收到的訴願答辯書中是否包含了新的核駁理由。
3.
 若審查委員於訴願答辯書中包含了新的核駁理由，申請人於答辯理由書須標明為新的核駁理由。
4.
 答辯理由書所須包含之項目如上列答辯理由書格式中所示， (1)-(4)需分頁列出。
5.
 答辯理由書中不得包含任何新的或未經許可之宣誓書(Affidavits)或其他證據。
6.
 答辯理由書的提出必須依據37 CFR 41.41的規定，若是欲再提出新的修正時，必須依據37 CFR41.33 （Amendments and affidavits or other evidence after appeal）的規定提出，否則將不會被審查委員接受，因為此時的文件並不屬於37 CFR 41.41所定義的答辯理由書。
7.
 根據MPEP 1208.I，任何新的修正務必另外分開為一份文件，必須與答辯理由書分成兩份文件遞交。
8.
 收到含新的核駁理由之訴願答辯書的兩個月期限內得提交一份答辯理由書或依照37 CFR 1.111之規定回覆答辯，要求重起審查程序，重起審查程序的要求將被視為撤回訴願。

結論

申請人收到的訴願答辯書時，可以依據37 CFR 41.39（見MPEP 1207.03 ）規定，判斷是否包含了新的核駁理由。請注意若審查委員於訴願答辯書中若包含了新的核駁理由，申請人於答辯理由書中須標明為新的核駁理由，答辯理由書可依照此文章所整理之相關規則和程序簡介撰寫，並及時提交到USPTO。