226期
2018 年 12 月 13 日
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「正確地使用商標」其重要性優於保留使用證據
李翊群/北美智權股份有限公司 商標管理組 主任

筆者入行多年來,每當遇到客戶有需要以商標使用證據申請商標註冊,或是需要證明商標在法定期間內有持續使用之事實(以防禦他方廢止申請)時,常有申請人或商標權人由於平時沒有保留商標使用證據之習慣,而無法在關鍵時刻提出充足的使用證據來維護自身商標權益。然而,還有一種情形比提不出使用證據還遺憾,就是當商標權人辛辛苦苦地將商標使用於商品服務之行銷、包裝、廣告,也收集了各式各樣豐富的使用證據,卻因為沒有「正確地使用商標」,而導致所準備的證據資料,無法用以證明其商標之使用事實。


圖片來源 : shutterstock、達志影像

如何正確地使用商標,有許多應注意事項,其中最重要者,不外乎實際使用之商標圖樣與註冊商標圖樣之「同一性」。我國商標法第64條規定:「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同,而依社會一般通念並不失其同一性者,應認為有使用其註冊商標。」本文擬先就本國實務對商標圖樣本身「是否具同一性」之認定,以淺顯易懂的例子,就最多申請人註冊之一般平面商標(亦即文字商標、圖形商標及文字圖形聯合式商標)作說明。

就純[文字商標]而言

  1. 原則上重點在於「是否有完整使用商標文字」。例如假設有一註冊文字商標,其文字為「甲乙丙丁」,則適法的商標使用必須是完整連續地列出「甲乙丙丁」文字,缺漏任一文字皆不能被認定為有使用該註冊商標。
  2. 在完整連續使用商標文字之前提下,僅變更文字之「書寫排列方式」(例如橫書改為直書)、「字體」或「外文字母之大小寫」,原則上在本國實務會認定為具商標使用之「同一性」。

就[中、外文與圖形之聯合式]而言

  1. 聯合式商標適法使用的重點在於,是否有完整使用「商標圖樣中的每一個元素」。
  2. 當商標由「中文」、「外文」、「圖形」中的任意二個元素以上組成時,一般申請人常見的錯誤使用方式為,單獨使用「中文」、「外文」、「圖形」中的其中一項於不同的包裝或商品上,而自認為所有的元素皆已使用。殊不知,這般拆解商標之使用方式,將予商業競爭對手申請「廢止」的可趁之機。
  3. 此外,不同元素的排列方式亦以比照原註冊商標圖樣為佳,假設註冊簿上的排列是「圖形在上、文字在下」,則調整圖形、文字的排列為「上下相反」或「左右排列」,在爭議案上等同平白贈送對手一個可爭執之弱點,不可不慎!

商標圖樣之顏色為彩色或墨色,在使用上之注意事項

  1. 註冊之商標圖樣為[彩色]者,一般會認為原圖樣上之配色為商標識別性特徵之一。因此,任意變更商標圖樣配色之使用形式,實務上會被認定為[非]原註冊商標之使用。
    例如:
    若商標圖樣註冊為紅白「」,則將圖樣配色改變為黑白「」的使用,即不能被認定為原商標圖樣的使用。
  2. 註冊之商標圖樣為[墨色]者,在維持[色彩對比度] 之前提下,實務上一般認定變更配色之使用形式,是具同一性的商標使用。
    例如:
    1. 若商標圖樣註冊為黑白「」,則將圖樣配色改為紅白「」的使用,因為[色彩對比度]相同,被認定為原商標圖樣的使用。
    2. 若商標圖樣註冊為黑白「」,則將圖樣配色改為紅白「」的使用,因為[色彩對比度]不同,即不能被認定為原商標圖樣的使用。

總得來說,「申請商標」與「商標使用」兩者是共生共存的關係:申請人將來想如何使用商標(如文字、圖形各自單獨使用或任意方位組合),申請時就必須以適當的圖樣、方式(如文字、圖形各申請一個商標)來申請;一旦商標獲准註冊,申請人更必須忠實地依照當初申請之商標圖樣來使用商標,才能有效維護自身商標權益,使其免於被廢止的下場。

長久以來,有關「商標使用」之議題,不論在國內外學術或實務界皆已累積各種不同層次的論述與討論。未來,筆者會再撰文分享國內外各式不同的案例,並與各位讀者一同探討各國如何處理相關的「商標使用」議題。

 

作者: 李翊群
現任: 北美智權股份有限公司 商標管理組 主任
學歷: 國立政治大學法律學士

 

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