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根據我國商標法第63條規定，當無正當事由迄未使用或繼續停止使用註冊商標長達三年時，智慧財產局可依職權或申請來廢止該商標，美國商標法亦有此概念。15 U.S.C. § 1064（Lanham Act § 14）規定一旦商標「已經被放棄」（has been abandoned），則因商標權之行使而受有損害者可提出廢止（cancellation）商標的申請。此外，商標侵權訴訟中亦會出現的「商標放棄」爭點，因為被控侵權者可以此做為系爭商標權無效之抗辯理由。

我國商標法之「未使用」或「停止使用」規定，類似美國商標法之商標「放棄」（abandonment），其定義在15 U.S.C. § 1127中，當商標權人不繼續使用其商標且有「不再重起使用的意圖」（intent not to resume such use）時，會造成商標擬制為放棄。

因此，「維權使用」之關鍵在於「使用」的形式是否造成系爭商標的放棄。除了「維權使用」必須是在通常的交易活動（ordinary course of trade）中所從事的「善意」（bona fide）使用，且不是僅為了維持商標權有效性而使用之外，商標權人的使用意圖亦是重點。近期正逢台灣商標法修法討論之際，本文在介紹三則美國商標法判決，以就商標法第63條未使用之規定，提供修法參考。

根據2000年的Kellogg Co. v. Exxon Corp.案[1]（以下稱「Kellogg案」），商標權人對於商標使用方式的決策和執行方法是「善意」使用的判斷因素之一。系爭商標是Exxon公司的「卡通虎」商標[2]，於1965年取得註冊並指定於汽油商品的銷售。

1980年代初期，Exxon公司的廣告公司建議其應逐步更換「卡通虎」商標，以重新調整公司品牌形象。Exxon公司接受此建議，並於1981年開始執行商標更新計畫。這是個漫長的過程，因為Exxon公司對「直營商」和「經銷商」（distributor）採取不同的商標更新措施。

在1982年，Exxon公司發函給地區經理指出將停用「卡通虎」商標。1984年至1985年的內部文件顯示Exxon公司想減少「卡通虎」商標的使用，但又想找出維持權利有效性的方法。Exxon公司最後決定在加油箱上的廣告版（pump topper）上使用「卡通虎」商標。

1985年底至1986年初，約有2,500間的Exxon加油站如此使用「卡通虎」商標。1987年，Exxon公司曾將全美的Exxon加油站攝影記錄，但該攝影文件曾在1994年時因為文件定期清理而有部分已不存在。然而，就存在的攝影文件，可推估1987年當時約有10%的經銷商（約1,100家）仍使用「卡通虎」商標。

針對「經銷商」，在1993年Exxon公司施行了較嚴格的更新商標措施。在當年，Exxon公司以契約要求經銷商必須更新加油站的外觀，以符合Exxon公司的新品牌。如果經銷商未能在1995年4月1日前完成轉換，則Exxon公司可採取解除經銷的懲罰。

這些事實讓Kellogg案上訴法院認為，Exxon公司可能只是為了維持權利有效性而使用「卡通虎」商標，故應交給陪審團進行事實判斷，並因此廢棄地方法院的判決。

儘管Exxon公司有提出與加油服務有關的證據。例如，其延展「卡通虎」商標的保護年限。在1985年至1990年間，在加油站的開幕儀式或各項宣傳活動上，曾使用以「卡通虎」為服飾的表演者。在1989年年尾時，曾舉辦宣傳活動邀請大眾投稿「卡通虎」圖稿至數百個加油站，而同樣活動於1993年又舉辦一次。1990年代初期，Exxon公司使用「卡通虎」在德州博覽會（Texas State Fair）上從事宣傳活動。最後一個證據是自1973起至訴訟當時，其所屬的「經銷商」在高速公路旁樹立「卡通虎」的大型塑像以標示加油站的位置。不過，這些證據未能讓上訴法院認為就關鍵事實部分是無爭議的，因而權利人是否「善意」使用即是有爭議的。

根據2004年的Vais Arms, Inc. v. Vais案[3]（以下稱「Vais Arms案」），商標權人出售事業給他人之事實可做為考量權利人是否有意放棄商標之因素。系爭商標為非註冊商標「VAIS」，其原權利人為個人George Vais先生，並以「VAIS」做為其產品名稱。

Vais先生自1999年起經營槍枝零件的生產與銷售，而其事業名稱為「Vais Arms」。但因為Vais先生身體出問題，其於1999年夏天開始規劃離開美國而回到希臘，希望改變生活環境以改善身體狀況。在同時，Vais先生詢問一位製槍技工Ronald Bartlett先生是否願意承接其事業。Bartlett先生最後決定買下「Vais Arms」。1999年12月30日雙方簽訂合約，並約定2000年5月15日完全移轉事業。Bartlett先生以Vais Arms公司為名義承接Vais先生的事業，並於2000年5月15日開始營運。

不過，Vais先生卻在2001年初回到美國重新開始其槍枝零件的生意，並且仍沿用其之前的事業名稱。同年3月，Vais Arms公司收到客戶詢問關於Vais先生重起營業的問題。對此，Vais Arms公司隨即申請「VAIS」商標，不過也遭Vais先生的異議（opposition）。後於同年9月，在商標申請案仍未定案的情況下，Vais Arms公司向地方法院控告Vais先生，起訴理由包括商標權侵害。在一連串訴訟攻防戰後，地方法院做出中間裁定並禁止Vais先生使用「VAIS」商標和與Vais Arms公司競爭。裁定的理由包括Vais先生已經放棄了「VAIS」商標，Vais先生不服而上訴至上訴法院。

關於「商標放棄」之爭點，上訴法院主要檢視針對Vais先生放棄商標的意圖其相關證據，以判斷是應由陪審團認定爭議性的事實。

Vais Arms公司提出消費者的證詞，以佐證消費者相信當Vais先生出售其事業時，Vais先生不會再從事槍枝零件的生意。Vais Arms公司還提出一篇雜誌的報導，其指出Vais先生因為對於化學物品（包括用於生產槍枝零件的化學物）的過敏而必須回到希臘修養。另該報導並未指出Vais先生將在未來回到美國並且繼續其事業。

相對地，Vais先生主要依據個人的證詞來說明其回希臘只是因為那邊適合養病，但並沒有放棄以「Vais Arms」為名稱的事業。不過，上訴法院認為此為主觀意圖的證據，而僅顯示「模糊的、主觀的意圖」（vague, subjective intent）。

其次，Vais先生用來證明「客觀意圖」之證據並不被上訴法院所認可。在其售事業之契約中，Vais先生承諾要幫Vais Arms公司取得「交易名稱專利」（trade name patent），但該條款後來被Bartlett先生劃掉。Vais先生認為該劃掉動作表示他不想移轉系爭商標，而Vais Arms公司認為那只是解除Vais先生應協助申請商標之義務。對此，上訴法院認同Vais Arms公司之觀點。

最後，Vais Arms案上訴法院於維持地方法院關於系爭商標已被權利人放棄之中間裁判，因為商標權人已將其事業轉讓給他人。

根據聯邦巡迴上訴法院在1993年的Rivard v. Linville案[4]（以下稱「Rivard案」），如果商標權人有試圖開始使用商標的活動，此行為應做為考量商標權人是否有「重起使用的意圖」之因素。系爭商標為1986年註冊的「ULTRACUTS」商標，並指定於理髮美容服務使用；權利人為加拿大籍。不過，從註冊起到1991年間，系爭商標並未使用在所指定的服務。

1991年時，有人對系爭商標提出商標廢止申請。在過程中，該廢止申請人向USPTO的商標審判暨上訴委員會（以下稱「委員會）提出「中間裁定」之聲請，並主張其對系爭商標之「放棄」已盡初步舉證責任。對此聲請，商標權人提出證詞證據，以佐證在系爭期間內曾多次造訪美國，並與房地產仲介業和連鎖店代理商洽談開店事宜，而店面將使用「ULTRACUTS」為商標。然而，委員會認為商標權人不能以未能締結連鎖契約為由，而合理化其未使用系爭商標。因此，委員會裁定系爭商標應廢止。

商標權人不服USPTO的處分而上訴至聯邦巡迴上訴法院，最後聯邦巡迴上訴法院撤銷原處分。相關法理為「重起使用的意圖」可由商標權人於商標停止使用期間的活動而推得，或可由商標權人不可歸責的特殊情境而推得。因為商標權人所提出之證詞顯示，其在系爭期間內有意

圖在美國開設以系爭商標為名的美髮服務業，而在考慮對商標權人有利的證據下，聯邦巡迴上訴法院認為商標權人應有開始使用其商標的意圖。

因此，根據Rivard案，儘管商標無使用的事實，只要商標權人有從事與意圖使用商標有關的商業活動，例如交涉開店事宜，則儘管「使用商標」的目的未能達成，此仍可做為無意放棄商標的證據。

根據美國經驗，我國商標法第63條第1項第2款可修正為：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：二、無正當事由迄未善意使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。」此外，可定義「善意使用」指「商標權人於其正在營業或準備營業之事業中以表彰其商品或服務來源為主要目的而使用其商標。」在此「善意使用」之概念中，「正在營業」用語反映Vais Arms案判決所顯示的商標權人必須未放棄其事業。「主要目的」用語涵蓋Kellogg案判決中所考量的商標權人更換商標之意圖。最後，「準備營業」用語則採納Rivard案判決對於事業營運初期的準備工作之體諒。如此，可健全商標法，而讓真正在使用商標的權利人受到保護。

Kellogg Co. v. Exxon Corp., 209 F.3d 562 (6th Cir. 2000).
http://todaysinspiration.blogspot.tw/2009/06/bob-jones-and-esso-tiger.html。
Vais Arms, Inc. v. Vais, 383 F.3d 287 (5th Cir. 2004).
Rivard v. Linville, 1993 WL 472795 (Fed. Cir. 1993).