美國專利商標局 (USPTO)公告，自2019年8月3日起，外國申請人將無法直接提交美國商標申請案，必須透過美國執業律師代表，才能提交其美國商標註冊申請。「外國申請人」指的是其住所或主要營業地點在美國境外者，即使是擁有美國子公司的外國公司也不能例外，必須由代表他們的美國律師來送件。USPTO之所以實施新的政策，跟最近幾年來自中國申請人的商標註冊數大幅提升有很大的關係：自2013年至2017年間，來自中國的商標註冊申請量增加了1200％。

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USPTO於2019年7月2日發出公告[1]，指出自2019年8月3日起，如果商標註冊的申請人法定永久居住地或是主要業務所在地是在美國境外的話，必須要透過合法註冊的美國律師來代理他們的商標事務，包括送件及商標糾紛。USPTO局長Andrei Iancu表示「對廠商而言，商標和品牌一樣重要，必須要確保商標註冊的正確與公正性，因此必須要有一合適的工具可以強制所有申請人和註冊人遵守規定；另一方面，此新規定也對打擊欺詐性申請的提交邁出了重要的一大步。」

然而，這究竟與欺詐性申請有什麼關係？美國眾議院於7日18日舉行的聽證會提供了很詳細的說明，此次新規定的推行明顯劍指來自中國的商標申請。

在該場名為「假冒和混亂：對商標體系完整性之潛在威脅及對美國消費者和企業的影響」的聽證會中[2] ，眾議員Hank Johnson引述資料指出：自2013年至2017年間，來自中國的商標申請量增加了1200％，並且只有三張信用卡支付了大部分的費用，因此被認為有欺詐行為。

如同專利申請補助一般，中國政府對中國企業、產學研單位甚至是個人申請美國商標 ，一樣有補貼形式的獎勵，如此一來，即可解釋為什麼美國會出現大量來自中國的商標申請案。美國相關單位認為，這些大量的商標申請行為只是為了獲得中國政府的商標補助款，形同欺詐性申請。

有趣的是，自USPTO於7月2日發出公告之後，大批的中國商標申請人即開始加快申請的腳步，因為這意味著8月3日之後申請美國商標費用會增加：必須加上美國律師的代辦費，這應該會相當可觀。因此，於7月26日當天，即有2000份來自中國的商標申請案湧入了USPTO，占了當天過半的申請量（7月26日所提交的3,341份申請案中，56%來自中國）[3]。

商標申請氾濫對美國企業有什麼影響？

很多國家包括中國在內，都是採商標「先註冊制度」（first to register），也因為這樣，很容易出現商標被搶註的情況，也就是說，即使你在販售商品時使用一個標誌使用了20年，但如果沒有註冊商標，一旦被別人搶在你之前將該標誌註冊商標，那商標權便會落入別人之手，即使已經使用了20年之久也只能拱手讓人。但美國不一樣，針對商標申請，美國是採「先使用制度」(first to use) 的國家。就客觀條件來看，「先使用制度」比「先註冊制度」嚴格，至少必須確認商標申請人有使用此商標才能申請註冊，減低了被商標蟑螂搶註的風險。　

然而，美國的商標使用規定並不是很嚴格，加上來自中國的商標大多數使用中文 (文字商標或文字加圖形)，USPTO商標審查員對中文並不熟悉，因此很難洞察虛假申請，例如同一個圖案使用不同的名稱，或同一個名稱採用大同小異的圖案，大量申請商標。至於使用的部分，大部分只是在網路平台 (如阿里巴巴或亞馬遜)　販售一些錢包、充電器之類的小物品；有些甚至沒有真正販售，只是純粹在電商平台刊登販售訊息，即將之視為使用證明。　　

在美國一旦商標註冊獲得批准後，可於全美國境裡實施商標權，威力相當驚人。然而，近年來大量來自中國的商標有許多根本並未被使用、有一些則是因不同的理由已死亡 (失效)，對真正有需要申請商標的企業或是個人，都十分困擾。

乍聽之下，USPTO好像也難辭其咎：為什麼會讓那麼多的虛假商標通過申請，獲得商標權？代表USPTO出席7月18日聽證會的證人Mary Boney Denison (USPTO專員)表示，雖然USPTO已積極進行對審查人員的培訓，希望可以解決虛假商標申請的問題，但由於數量龐大加上人手有限，所以很難兼顧審查品質。

更重要的是，USPTO只能在授權前停止這些虛假商標的註冊行為，一旦商標通過申請被授權才發現不是正確的授權，USPTO只能仰賴第三方，通過取消或異議程序來質疑該商標的合法性，才有可能撤消授權。專家估計商標異議的成本從95,000美元到500,000美元不等，因此許多小企業都會選擇放棄。

很明顯的，為了提升商標審查的品質，USPTO現在希望將部分審查責任轉嫁給美國律師：當外國申請人遞交商標申請必須透過美國執業律師時，代理的律師即必須為自己代理的商標案之品質負責，理論上會於送件前好好把關，降低虛假商標之申請。

總結，自2019年8月3日起，外國人提交商標案件必須透過美國執業律師，如有不符合規定者，USPTO將發出補正通知，要求限期更正。此外，此規定亦適用於馬德里國際註冊案。其他相關詳細規定請參考USPTO相關網頁說明：Trademark rule requires foreign applicants and registrants to have a U.S.-licensed attorney。

參考資料：

備註：

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