雖然使用他人商標,但若構成描述性合理使用,可以作為商標侵權的抗辯。所謂的描述性合理使用,乃是將商標用語當成描述自己產品服務的名稱、形狀、品質、性質、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明,非作為商標使用者。美國2019年的SportFuel v. PepsiCo案,涉及的就是描述性合理使用的爭論。
2019年8月2日,美國第七巡迴法院判決SportFuel v. PepsiCo案,認為百事可樂旗下的Gatorade運動飲料,使用「運動燃料」(sports fuel),雖然使用了SportFuel公司的註冊商標,但屬於描述性合理使用。
SportFuel v. PepsiCo案事實
本案中的商標權人是SportFuel公司,是一家位於芝加哥的營養健康諮詢公司,旗下擁有二個「SportFuel」註冊商標。
被告百事可樂旗下的子公司「開特力」(Gatorade),是一家知名的運動飲料品牌。2013年開始在廣告行銷上,強調自己的產品是一種「運動燃料」(sports fuels)。
2016年,開特力(Gatorade)向美國專利商標局申請註冊了「Gatorade The Sports Fuel Company」這個商標,但專利商標局要求其聲明對「The Sports Fuel Company」(運動燃料公司)不在商標保護範圍,因為其只是對產品的描述。開特力同意對「The Sports Fuel Company」聲明不專用,並繼續在開特力(Gatorade)這個家族商標後面使用「The Sports Fuel Company」這個標語。
圖片來源:SportFuel, Inc. v. PepsiCo, Inc.( 7th Cir., August 2, 2019).
因此,2016年8月,SportFuel 對Gatorade提起訴訟,主張其行為構成美國蘭哈姆法(Lanham Act)下的和商標侵權(15 U.S.C. § 1051)、不公平競爭,以及錯誤標示產品來源(false designation of origin) (15 U.S.C. § 1125(a))。Gatorade則抗辯,要求進行即決判決,認為SportFuel 沒有提出足夠證據,可證明Gatorade對該標語的使用讓消費者混淆誤認,並主張對該系爭商標的使用,屬於蘭哈姆法案下的合理使用。
描述性合理使用的三要件
開特力要證明其使用屬於合理使用,必須證明:(1)其對「Sports Fuel」的使用,並非作為商標使用;(2)其使用是作為商品的描述使用,以及(3)其對該標示的使用是合理的,且出於善意。本案地區法院(伊利諾州北區法院)判決認為,開特力滿足了上述三要件,故構成描述性合理使用。SportFuel公司不服,上訴到第七巡迴法院。第七巡迴法院亦支持聯邦地區法院的即決判決。
圖片來源:SportFuel, Inc. v. PepsiCo, Inc.( 7th Cir., August 2, 2019)
第一要件:該商標使用並非作為商標使用
第七巡迴法院認為,在上述照片中開特力所使用到「Sports Fuel」,並非作為商品來源的標示。法官Michael Stephen Kanne指出:「該產品的獨特包裝和展示,凸顯了開特力的家族商標Gatorade,以及G Bolt這個商標。開特力很少直接將「Sports Fuel」使用在產品包裝上,而是將這個「The Sports Fuel Company」這個標語使用在廣告或展示架上,而且是作為家族商標Gatorade的子標題。就算少數時候有直接使用在產品包裝上,使用的也是「運動燃料飲料」(Sports Fuel Drink)這組字。」
圖片來源:www.gatorade.com
第二要件:作為描述性使用
就第二個要件,第七巡迴法院同意,開特力對系爭標語的使用,是一種描述性質(descriptive),而非一種暗示性質的(suggestive)。一般的商標,按照識別性程度,可以分成通用名稱商標、描述性商標、暗示性商標、隨意性商標、創作性商標。本案的爭議在於,到底「sports fuel」是一種描述性的,還是暗示性的?
要區分是描述性還是暗示性,美國法院主要仰賴二種區分方式。一種是看該字眼是否廣為該業界使用。第七巡迴法院認為,開特力提供了足夠的證據,認為健康營養產業確實廣泛將「sports fuel」來描述營養產品。而且,在開特力向美國專利商標局申請商標時,法院就要求其對「The Sports Fuel Company」聲明不專用,更證明了該字眼是一種描述性質的。
第二種方式是採取「想像力檢測」(imagination test),亦即消費者看到該字眼是否需要想像,才能理解其所描述的意涵。SportFuel公司主張,「Sports Fuel」是一種暗示性的,因為消費者需要稍微想像,才知道賣的是運動營養產品。但法院認為,開特力使用的是「Gatorade The Sports Fuel Company」這一組字,消費者很清楚賣的就是開特力的產品,並不需要想像。
問題是,如果「sports fuel」是一種描述性字眼、識別性低,當初SportFuel公司怎麼拿到商標的?法院指出,就算一個識別性低的商標,只要申請後超過五年沒有質疑,就成為「無法挑戰」(incontestable)的商標。但即便如此,其他人仍然可以對該字眼主張描述性合理使用。
第三要件:並不具有惡意
此外,SportFuel公司主張,開特力使用「sports fuel」這個標語是出於惡意。SportFuel 公司提出惡意的理由有三:(1)過去曾經在SportFuel 工作一段時間的營養師,後來也在開特力公司工作過一段時間,但現在已經離職;(2)開特力並沒有任何正當理由,說明為何採用這個標語;(3)開特力曾經考慮要將「sports fuel」這個標語申請取得專利。
但第七巡迴法院對上述說法逐一駁斥,認為都無法充分證明開特力對該標語的使用具有惡意。其認為,開特力對上述標語的使用是描述性的,是出於善意且構成合理使用。至於開特力使用「sports fuel」這個標語的目的,是想要更清楚的描述其事業和所銷售產品的特性。
【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】
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作者: |
楊智傑 |
現任: |
雲林科技大學科技法律所 教授 |
經歷: |
真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授 |
學歷: |
台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士 |
專長: |
智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法 |
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