LEGO曾於1996年以磚塊造型的積木申請共同體商標（現今為歐盟商標）獲准，惟與競爭對手Mega纏訟多年後，歐洲法院最終於2010年判決（Case C‑48/09 P）撤銷該立體商標。LEGO復於2000年以積木套組中的人偶申請商標保護，雖遭競爭對手Best-Lock主張註冊無效，但於2016年歐洲法院判決（Case C‑451/15 P及C‑452/15 P）出爐後，Lego這回確定保住該立體商標。同樣以玩具零件申請商標保護，同樣事涉商標之功能性排除規定，為何結果大不相同？本文試彙整歐盟普通法院及歐洲法院見解，並簡要比較兩案立體商標獲准與否的關鍵所在。

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本案緣於Best-Lock認為OHIM（現今為EUIPO）核准的兩項LEGO立體商標：No 50518及No 50450違反共同體商標規則（現今為歐盟商標規則）規定，故聲請撤銷該商標註冊。豈料，Best-Lock的主張不僅未被OHIM撤銷部門及上訴委員會接受，嗣後於2015年遭歐盟普通法院駁回，並於2016年經歐洲法院駁回確定[1]。

Best-Lock主要依據第7(1)(e)(i)條「源自商品本質之形狀」、第7(1)(e)(ii)條「僅是包含為達成特定技術成果所必須之商品形狀」等拒絕註冊事由以及第52(1)(a)條（現今為第59(1)(a)條）「違反第7條規定」之無效事由，主張系爭商標應屬無效；此外，Best-Lock另針對系爭商標No 50518，援引第7(1)(b)條「欠缺識別性特徵」之拒絕註冊事由以及第52(1)(b)條（現今為第59(1)(b)條）「基於惡意申請商標」之無效事由主張其註冊無效。但由於Best-Lock並未就第7(1)(b)條、第7(1)(e)(i)條及第52(1)(b)條等部分提供相關具體事證，故本文略而不談，只集中闡述歐盟普通法院及歐洲法院關注之第7(1)(e)(ii)條規定。

歐盟普通法院判決及其理由

Best-Lock主張，系爭商標「僅是包含為達成特定技術成果所必須之商品形狀」，系爭形狀之各元素均具備技術功能而藉此與其他元件相結合，尤其是組裝積木（interlocking building block）；再者，系爭形狀之特徵亦非創意性設計之結果。不過，Best-Lock並未進一步提供具體證據，而歐盟普通法院從多方面檢視系爭商標後，亦決定予以駁回，其理由大致如下：

關於技術成果之認定

1. 歐盟普通法院引述Lego案判決重申，不得僅憑商品形狀具有功能性特徵而拒絕賦予商標保護，因此，適用第7(1)(e)(ii)條時須符合「僅是」與「所必須」兩者條件，只限於排除「僅包含技術解決方案且准許註冊恐有礙競爭對手使用該技術解決方案之商品形狀」。
2. 上訴委員會認為本案並不適用第7(1)(e)(ii)條，主要原因是，系爭商標除作為玩具人偶外，Best-Lock並未表明其預定達成之技術成果為何；尤其人偶並非模組化元件，無法與其他相同人偶相結合，模組化（modularity）自然非其技術成果。
3. 其次，人偶係以人體模型（manikin）為外形並供兒童於遊戲情境中玩樂，此使用情形並非技術成果。至於若干可動部位也與技術成果無關，因為移動本身無法達成特定之技術成果。
4. 最後，雖可藉由人偶腳底圓洞等類耦合元素（coupling element）與Lego積木相結合，然而，與其他物件結合仍非人偶本身或其形狀之技術成果。更何況，該耦合元素並非系爭商標的主要特徵，鑑於系爭商標之整體印象係由人體模型外形決定且該形狀本身（per se）不具功能性，即使忽略不看人偶腳底圓洞，也無損系爭商標之整體印象。
5. 總之，歐盟普通法院贊同前述之上訴委員會觀點，認為除作為玩具人偶外，Best-Lock並未提供具體證據說明系爭商標之形狀係歸因於特定技術成果所致；況且，對於上訴委員會判定人偶腳底圓洞與Lego積木相結合非屬技術成果且該圓洞亦非主要特徵，Best-Lock並未加以反駁。

關於「僅是」與「所必須」條件之適用

1. 歐盟普通法院認為，本案並非「僅是」包含為達成特定技術成果所必須之商品形狀。依據Lego案解釋，「僅是」係指所有主要特徵均用以發揮技術功能，而不具技術功能的次要特徵則不納入考量，故判斷前務必先確定主要特徵，亦即系爭商標之最重要元素。
2. 在本案，系爭商標圖示呈現出一具備人類外觀之人偶外形，自然有頭、身體、手、腳等部位，這正是系爭商標的主要特徵，然而，並無任何證據顯示該等特徵具備第7(1)(e)(ii)條所稱之技術功能；更正確地說，無法與組裝積木相結合的若干元素，其形狀並無相關之技術成果，此點與Best-Lock主張「各元素均能與其他元件相結合」正巧相反。
3. 應注意的是，從玩具人偶手部、腳底圓洞、腿部後方圓洞（以及系爭商標No 50450之頭部凸出物（protrusion））等元素本身無法推論出（per se and a priori）是否具有技術功能或具備何種功能。縱然如Best-Lock所言，系爭形狀之各部位均能達成特定技術功能，亦即與其他元件相結合（特別是組裝積木），惟無論從系爭商標傳達之整體印象觀察，或從構成元素分析結果來看，該等元素均非系爭商標的最重要元素，因而不構成系爭形狀之主要特徵。此外，亦無證據顯示，該等元素形狀的主要功能性特徵係歸因於Best-Lock宣稱之技術成果所致。
4. 歐盟普通法院亦認為，不同於Best-Lock所指稱，系爭商標的整體形狀並非僅是包含為達成特定技術成果「所必須」之商品形狀，尤其並非是與積木相結合所必須。誠如上訴委員會所言，系爭形狀僅是傳達出人類特徵而已，兒童可在遊戲情境中以人偶象徵某個人物而進行玩樂，此情形當然非屬技術成果。

其他主張

1. Best-Lock雖主張系爭形狀之特徵無一屬於創意性設計結果，但歐盟普通法院認為，除Best-Lock未提出具體事證外，第7(1)(e)(ii)條實際上不以「系爭形狀是否為創意性設計結果」為適用條件。
2. Best-Lock聲稱Lego曾於公開報告指出本案玩具人偶之技術特性，惟同樣地，其並未指明報告出處，亦未附具相關內容；歐盟普通法院復認為，縱使人偶具有技術特性，亦與第7(1)(e)(ii)條之適用無關，因為該規定只關心系爭商標是否「僅是包含為達成特定技術成果所必須之商品形狀」。
3. Best-Lock另試圖援引歐盟普通法院先前於Lego案[2]認定商標（紅色長方積木）註冊無效之理由，惟歐盟普通法院認為，上訴委員會已於本案詳盡分析Lego案各爭訟階段之判斷，確認兩案系爭商標並無共通之處，唯一相同的是，該兩者皆為Lego生產的商品；更何況，Best-Lock對該分析結果亦未舉證加以反駁。

歐洲法院判決及其理由

在上訴理由中，Best-Lock主要指摘歐盟普通法院有幾點誤認，包括：(i) 否認系爭形狀之主要特徵均有技術功能；(ii) 玩具人偶各部位為系爭商標之主要特徵；(iii) 系爭形狀之特定部位與模型特徵是否實現技術功能與第7(1)(e)(ii)條之適用無關。其認為，既然各部位皆具有技術功能，人偶之整體外形不可能並無任何技術功能。

對此，歐洲法院僅是引述歐盟普通法院意見，表示Best-Lock對該判決內容有所誤解。再者，歐洲法院認為Best-Lock的爭執重點在於歐盟普通法院對涉訟事實之判斷（factual assessment）有誤，此部分並非歐洲法院之管轄範圍，因此最終駁回其上訴。

小結：挑戰成功與失敗的關鍵

Best-Lock之所以無法如同Mega成功挑戰Lego商標的有效性，除未提出具體證據支持其主張外，關鍵原因應在於兩案爭執的玩具零件性質大不相同：

1. 以Lego案[3]而言，其系爭商標（紅色長方積木）不僅曾獲得專利權，積木之凸鈕（高度、直徑、配置及圓柱形狀，此部分即為主要特徵）、側面（牆面高度）、底部凹洞、底部凹洞之次要突出物（管壁厚度及個數）、甚至於整體外觀（形狀及尺寸）等設計，皆明顯具備技術功能且有助於兒童進行組裝（即技術成果），僅有次要特徵之「紅色」不具備技術功能。
2. 反觀本案，其系爭商標（小人偶）除供兒童於遊戲中扮演角色之用外，上訴委員會及歐盟普通法院均認為無法探知其預定之技術成果為何，至於人偶之頭、身體、手、腳等主要特徵亦僅是呈現出人體模型而與技術功能無涉，即使手部[4]、腳底圓洞、腿部後方圓洞等元素可能發揮與其他元件相結合之技術功能，但該等元素既非主要特徵，且其形狀亦非由該技術功能所決定。

簡單來說，欲適用第7(1)(e)(ii)條規定，首先必須確定主要特徵，以及系爭形狀預定達成之技術成果為何，同時應符合「僅是」與「所必須」兩者條件。Lego案與本案所涉及之玩具零件，正巧是適用與不適用第7(1)(e)(ii)條之顯著範例。

本文綜合兩案之判決結果，大致整理差異情形如下：

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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