近期智慧財產局拋出修改商標法的議題[1]，於此時或可引入美國商標法判例中關於「維權使用」的法理，讓無使用意圖的商標提早下架。判斷「維權使用」的關鍵，在於「商標使用」的方式是否造成系爭商標視為「放棄」。根據美國商標法第1127條（15 U.S.C. § 1127）規定，商標權人不繼續使用其商標且有「不再重起使用的意圖」時，其擬制為放棄該商標。

本文將介紹兩件美國判決。一則是美國聯邦第二巡迴上訴法院於2002年的Del-Rain Corp. v. Pelonis USA, Ltd.案[2]（稱「Del-Rain案」），其維持地方法院所認定商標權人已放棄商標的裁定，因為商標權人事實上要讓系爭商標退出市場，而其商標使用僅是出清存貨。另一則是聯邦第九巡迴上訴法院於2006年的Electro Source, LLC v. Brandess-Kalt-Aetna Group, Inc.案[3]（稱「Electro Source案」），其廢棄地方法院認定商標已放棄之中間裁定，因為在生意不佳的情況下銷售商品是屬於「善意」使用，即使後來停業亦然。

圖片來源：Pixabay

Del-Rain案：以退出市場為目的而出清產品不屬於「善意」使用

本案商標權人Del-Rain公司的商標為「PELONIS」，其在1993年起開始策略性地將「PELONIS」商標從產品市場中退出，包括推出新的商標產品，以及在廣告中強調「PELONIS」商標的產品具有瑕疵。不過該策略最後失敗，消費者依然想購買「PELONIS」商標的產品。

「PELONIS」商標的產品的代工廠原本是Pelonis USA公司。但後來Pelonis USA公司即自行銷售「PELONIS」商標的產品，因而Del-Rain公司於1994年8月對Pelonis USA公司控訴商標侵權。不過，地方法院裁定Del-Rain公司已放棄「PELONIS」商標。

上訴時，Del-Rain公司抗辯地方法院誤解「使用」的意涵。Del-Rain公司指出其於1993至1994年間內出售了25,000件「PELONIS」商標的產品，並主張雖該出售是為了清理存貨，但其仍屬於商標「使用」。

然而，上訴法院認為15 U.S.C. § 1127所規範的「使用」並非「任何使用」，特別是對於將放棄的產品線所遺留的存貨予以清倉，此行為並非「在通常的交易活動中所從事的『善意』使用」。因此，「PELONIS」商標產品的清倉銷售量儘管有25,000件，上訴法院認為此銷售行為無關於「維權使用」的認定。

此外，Del-Rain公司質疑地方法院忽視了其對於「PELONIS」商標產品的投入與行銷。但上訴法院認為地方法院事實上有考慮該證據，問題在於Del-Rain公司的行銷是為了讓「PELONIS」商標產品退出市場。因為「該行銷行為之目的是為了摧毀『PELONIS』商標」，其非「對商標所正在進行之商業上開發利用的活動」，因而不能視為「商業上的善意使用」。進一步，上訴法院認為「以摧毀商標價值和打擊競爭者為目的的惡意競爭活動」其本身不是一種「商業上的善意使用」，而無法做為抗辯「商標放棄」的爭點。

因此，根據Del-Rain案，當商標權人為了讓其商標從市場上消失而採取相關行銷活動，就算之後有清倉的產品銷售活動，此活動亦不能視為「善意」使用其商標。特別是當商標權人有進行傷害其商標聲譽的活動時，清理存貨的販售行為更不能視為商標的「善意使用」。

Electro Source, LLC案：結束營業前的「善意」使用

本案商標權人Electro Source公司，其前手為Ronald Mallett。Mallett先生自1995年開始以「Pelican」商標為名販售商品，並於1997年正式取得系爭商標的註冊。2002年Mallett先生將其事業及商標或商譽等轉讓給Electro Source公司。

從1995年到2002年，Mallett先生持續以「Pelican」商標銷售產品。起初生意還不錯，但從1997年起營運開始走下坡。1998年起不但辭去銷售人員，Mallett先生改變以往採取報價單的交易模式，而開始以現金交易，並定點販售產品。1999年起，Mallett先生以汽車行李箱推銷方式販售其商品。雖然事業下滑，Mallett先生仍維持其自創業時每年赴佛州商展（Florida Trade Show）參展二次的活動，繼續以此行銷其商品。此外，因為公司無獲利，Mallett先生的報稅時，對於「Pelican」商標產品的銷售收益不再區分公司所得和個人收入，而全以個人所得提報。

雖然Mallett先生的事業不如預期，但其產品仍保有市場的高度評價。在出售事業給Electro Source公司以前，Mallett先生持續從事產品的行銷或參展等商業活動。甚至在1999年Mallett先生開始擔任其他公司產品的銷售商時，其仍推銷「Pelican」商標產品。但在與他公司有競爭衝突時，Mallett先生會避免雙方產品的不當競爭狀況。

2002年8月，Mallett先生出售事業給Electro Source公司，並同時獲得Electro Source公司的「回饋授權」，也就是在維持品質的條件下繼續使用系爭商標來行銷庫存的商品。不過，在同年12月，Mallett先生將剩下的存貨賣給Electro Source公司。

Electro Source公司接手「Pelican」商標後，發現有被告Pelican Products公司和Brandess–Kalt–Aetna Group公司等以「Pelican」為名銷售，而對其提出商標侵權訴訟。在地方法院階段，被告主張「Pelican」商標在移轉給現在商標權人之前就已被放棄。在被告聲請下，地方法院以中間裁定方式判決系爭商標已被放棄。

商標權人不服而上訴。其中關鍵法律問題為：「儘管商標權人的事業走下坡，其持續透過善意的行銷與銷售等方式，並以減價來出清囤積過多的商標商品」，對此事實，如果訴訟記錄支持這樣的事實推論，則根據商標法是否必然認定有商標放棄之情事發生？上訴法院認為「不是」，因為關鍵是「不去重起商標使用的意圖」而非「預備在未來放棄商標的意圖」。因而，在「使用」仍持續的狀況下，儘管商標權人曾宣示預備在未來不使用系爭商標，此乃無關於「不去重起商標使用的意圖」之判斷。

其次，上訴法院認為商標放棄的前提是「完全的停止或不繼續商標的使用」。儘管從事僅為了維持商標有效而進行的銷售，只要商標權人有「正當的商業理由」，則上訴法院仍會承認此銷售行為為「善意」使用。再者，雖然「商標使用」之概念是針對「正在營運的事業」，但對於「走下坡」的事業，在其仍繼續經營的狀態下，上訴法院不認為「走下坡」就會被視為該事業放棄其商標。甚至，上訴法院指出該事業有可能必須在經營走下坡時繼續維持「聲譽」，以便未來的重整。

關於「Pelican」商標的「使用」是否為「善意」，上訴法院特別指出判斷「通常的交易活動」所需考慮的因素為：

（1）活動的本質性與商業特質；

（2）商標的曝光度在公眾內心的適當區域中是否足夠，以能識別所指示之服務或產品是商標權人之服務或產品；

（3）與行銷服務或產品時，會採用的商業上合理的作為所相對之商標活動的範圍；

（4）商標權人為能從事使用商標的生意所正在從事活動之程度；

（5）生意交易的量；

（6）能區別服務或產品是否事實上已進入商業狀態之其他因素。

上訴法院發現各項證據並無顯示Mallett先生的銷售活動是「假裝的、非商業的、不夠公開的、或只是為了維持商標權」，也無證明Mallett先生的銷售活動從其經營處境來看是不合理的。相反地，證據顯示雖辛苦經營但Mallett先生仍然運送與公開地展示其商標產品，以努力推銷其商品並且有實際販售。在此情況下，儘管是從對被告有利的角度來看這些證據，上訴法院認為並無放棄商標的事情，故廢棄地方法院的中間裁定。

因此，根據Electro Source案，儘管商標權人處在準備結束營業的狀態中，只要其使用商標的商業行為是符合該營業狀態下的合理抉擇，則該商標使用是可視為「善意」使用。

修法之建議

商標法第63條第1項第2款規定，商標註冊後有「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者」，智慧局「應依職權或據申請廢止其註冊」；但「被授權人有使用者，不在此限」。同條第3項進一步規定，「因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前三個月內開始使用者」，將「廢止其註冊」。此第3項規定過於機械化，而未考慮商標權人是否有符合其商業狀態應有的使用行為。因此，根據美國法經驗，建議商標法修法可於增加一項「第一項第二款規定之使用指商標權人應在通常的交易活動中善意使用其商標，而非僅為了維持商標有效性而使用」。藉此修正，搭配法院於個案中引入美國法判決，將有助於促進合理的商標維權使用狀態。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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