在全球貿易商業活動中,同一個商標在不同國家的商標權人可能不是同一人。最常見的情況是,外國公司擁有外國商標權,本國代理商則擁有臺灣商標權。若外國公司在外國製造銷售的合法商品,由第三人在外國購買後,進口到臺灣銷售,臺灣商標權人是否可以對之主張商標侵權?第三人是否可以主張,該商品在外國屬於合法銷售取得,商標權已經權利耗盡?
最高法院108年度台上字第397號判決事實
最近臺灣最高法院在「最高法院108年度台上字第397號判決」[1] ,採取了一個有爭議的見解,認為系爭商品屬於在外國合法銷售的產品,進口到臺灣仍然屬於「真品」,不會侵害臺灣的商標權。
圖一、系爭的PHILIP B商標的化妝品
圖片來源:PHILIP B官網
該案涉及的事實是,美國商標權人PHILIP B公司,在臺灣的代理商為O公司。O公司也用相同的圖案,在臺灣取得商標,為臺灣的商標權人。下面為系爭的二個商標。
臺灣註冊第01629381號「PHILIP B」商標
臺灣註冊第01608207號「倒立花述設計圖」
本案的原告是I公司,分別於105 年1 月7 日及同年3 月15日向美國PHILIP B 公司之官方網站訂購系爭產品輸入臺灣,並於公司網頁、PChome網站或Facebook平台上使用系爭商標作為廣告宣傳,販賣使用有系爭商標及「倒立花述設計圖」商標之系爭產品。因而,O公司通知PChome網站、Facebook平台、露天拍賣、雅虎奇摩拍賣、GOOGLE網站,表示I公司侵害被上訴人系爭商標權。I公司主動提起訴訟,欲確認自己的進口銷售行為,符合商標法第36條第2項的權利耗盡抗辯。
商標法第36條權利耗盡中「商標權人同意流通」之爭議
臺灣商標法第36條第2項的權利耗盡規定為:「附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通 ,商標權人不得就該商品主張商標權。」
套用在本案,有問題的地方是,臺灣的商標權人是O公司,而系爭的化妝品,是美國商標權人在美國製造銷售,並非「臺灣商標權人同意於國內外市場上交易流通」。從法條文字表面來看,臺灣商標權人沒有同意流通。
但最高法院這次採取的見解,並不是從條文表面出來,而是採取立法目的解釋:「...商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標,雖然在屬地主義概念下是不同的商標權,但其圖樣相同,本質上排他權的發生亦源自於同一權利人,不同國家之商標權人,只要彼此具有授權或法律上關係,亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。」
最高法院所提出的「本質上排他權的發生亦源自於同一權利人」,或者「只要彼此具有授權關係或法律上關係」,就不用再將商標分成美國商標或臺灣商標。只要物品經其中一個商標權人同意製造銷售,就權利耗盡,另一個商標權人不可再主張權利。
這樣的見解表面上似乎也有道理,但仍覺奇怪。以下筆者以美國法作為比較對象,思考問題所在。
美國關稅法對於商標權利耗盡之規定
美國聯邦商標法本身,並沒有直接規定商標的權利耗盡問題。聯邦商標的權利耗盡問題,規定於美國的關稅法1526條。
美國國會在1930年之所以制訂這一個條文,主要是想修正1921年的Bourjois & Co. v. Katzel案[2] 判決。該案的基本故事是,一個法國製造商製造一款商標為「Java」的粉底,將產品銷售給美國的公司Bourjois & Co.,並也將在美國的商標權利都賣給該公司。因此,該公司在美國註冊了「java」這個商標,並開始廣告行銷。因為經營成本提高,產品價格也開始提高。不久後,有另一家公司Katzel決定直接跟法國製造商進口該產品,在美國銷售,與Bourjois & Co.公司直接競爭。Bourjois & Co.公司控告Katzel公司侵權,而法院認為,由於被告賣的產品是合法購買於法國,也是真品,故原告的商標權不能禁止被告的進口銷售。
這樣的判決結果,對於花錢向法國公司購買商標的美國公司是不利的。仔細思考,法國公司雖然有從銷售產品中獲得利益,但美國Bourjois & Co.公司卻沒有獲得利益,卻花大錢白買了美國的商標權。因此,美國國會才會修法糾正這樣的判決結果。
美國關稅法第1526條(a)(1)規定,禁止進口「至美國任何外國製造之商品(merchandise of foreign manufacture),如果該商品....上有使用美國公民、或美國境內公司、組織或機構的商標,並且由美國之居民註冊於美國專利商標局...,除非該物品進口時有得到該商標所有人之書面同意。[3] 」
這個條文規定,所有國外進口產品只要侵害美國商標權人的權利,原則上都禁止進口,除非得到美國商標權人的同意。這樣又好像太過嚴格。因為在有些情況下,也許所謂外國製造之產品,跟美國商標權人之間,也會有某種關連。
三種平行輸入情境
在美國最高法院1988年的K Mart Corp. v. Cartier, Inc.一案[4] 中,提到了三種平行輸入的情境。
第一種情況(case 1),所謂的典型的平行輸入受害者,就是國內廠商向外國廠商購買商標權利,在美國註冊,並銷售向外國廠商製造進口的產品。如果外國廠商已經將美國的商標權賣給美國廠商,卻又可以自己製造銷售,獲透過第三人製造銷售,進入美國市場,則最早的美國廠商成了冤大頭,因此被稱為典型的平行輸入受害者[5] 。
第二種情況(case 2),大致上是美國商標權人與外國商標權人,兩者間具有某種彼此控制或從屬關係。又可以分為三種情況。Case 2a是外國廠商希望控制美國的銷售管道,自己到美國成立子公司,並以美國子公司註冊美國商標。Case 2b是美國公司到外國設立負責製造的子公司,並由外國子公司註冊擁有外國商標。Case 2c則是,外國的製造部門並不是獨立的子公司,但外國商標權同樣在外國部門手上[6] 。
第三種情況(case 3),則是美國廠商原來先在美國有商標權,決定授權給外國的無關連的獨立公司製造銷售。美國廠商有向外國公司收取授權金,並限制其銷售的區域範圍僅限於外國,不可進口到美國[7] 。
實質上為同一公司時
美國財政部在1987年,想要針對第二種情況和第三種情況,制訂例外規定。其規定於聯邦法規命令19 CFR 133.21(c):
「 (c)不適用限制的情形。該限制規定....不適用於下列的進口物品:
(1) 外國和美國的商標或商號,由同一個人或事業實體擁有;或
(2)外國和本國的商標或商號所有人,是母子公司,或有其他的共同股權或控制關係(common ownership or control)...
(3)外國製造物品,其上使用的註冊商標或商號,乃是基於美國所有人授權下所申請....[8] 」
財政部的法規命令規定這三種例外下,並不禁止將商標產品平行輸入進美國。
前面的(c)(1),是指外國和美國商標都是由同一人或同一公司擁有,所以不管是在哪裡製造銷售,都可以自由進口到美國,反正利益都歸於同一家公司。
最重要的是(c)(2),美國財政部這樣的規定,是想要採取某種「實質上屬同一家公司」或「彼此是關係企業」的角度,認為雖然外國商標和本國商標屬於不同公司,但兩家公司實質上是同一家公司或彼此是關係企業。那麼不論從哪一家公司在哪一個國家製造銷售,都可以權利耗盡,進口到美國。
有問題則是(c)(3),美國公司雖然授權給外國公司申請商標,可能已經有所獲利,也許也可以允許讓該產品回銷到美國。但1988年美國最高法院多數意見認為,財政部頒佈的法規命令,主要是要解釋關稅法1526條(a)(1)的條文中,何謂「外國製造之商品」,何謂「擁有」等字眼,因為有解釋上的模糊空間,因而可以制定法規命令。第19 CFR 133.21條(c)(1)和(c)(2)這兩種例外,並沒有逾越母法的意涵;但(c)(3)最後一種例外,則違反了母法的意涵[9] 。
比較美國與臺灣判決
美國國會之所以在1930年制訂美國關稅法第1526條(a)(1),就是想要處理典型的平行輸入受害者,就是外國商標權人和本國商標權人並不是同一家公司,只有代理關係。本國代理商付出大筆金額取得代理權、並在本國註冊商標,結果卻允許其他第三人從外國直接購買產品進口,那麼,花錢買商標權或在本國註冊的公司,成了冤大頭。
但美國財政部訂的法規命令意識到,如果本國商標權人和外國商標權人是不同公司,但兩家公司實質上是同一家公司,或彼此有控制從屬關係,則所謂的得到商標權人的同意,就算是外國商標權人的同意,也可以當成是本國商標權人的同意。
臺灣最高法院最高法院108年度台上字第397號判決的判決中提到,「只要彼此具有授權關係或法律上關係」,就算不是本國商標權人同意製造銷售,仍然可以構成權利耗盡。此時,臺灣的代理商作為商標權人,付出了大筆金額得到授權並在臺灣取得商標註冊,卻無法禁止其他人從美國購買產品進口,就是美國判決中所說的典型的平行輸入的受害者,成了超級冤大頭。
備註:
最高法院 108 年台上字第 397 號民事判決(2020/1/6)。
Bourjois & Co. v. Katzel, 275 F. 539 (CA2 1921).
19 U.S.C. § 1526(a)(“(a)Importation prohibited Except as provided in subsection (d) of this section, it shall be unlawful to import into the United States any merchandise of foreign manufacture if such merchandise, or the label, sign, print, package, wrapper, or receptacle, bears a trademark owned by a citizen of, or by a corporation or association created or organized within, the United States, and registered in the Patent and Trademark Office by a person domiciled in the United States, under the provisions of sections 81 to 109 of title 15, and if a copy of the certificate of registration of such trademark is filed with the Secretary of the Treasury, in the manner provided in section 106 of said title 15, unless written consent of the owner of such trademark is produced at the time of making entry.”).
K Mart Corp. v. Cartier, Inc. , 486 U.S. 281 (1988).
Id. at 286.
Id. at 286-287.
Id. at 287.
19 CFR § 133.21(c) (1987).
K Mart Corp. v. Cartier, Inc. , 486 U.S. at 291-95.
【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】
作者:
楊智傑
現任:
雲林科技大學科技法律所 教授
經歷:
真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷:
台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長:
智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法
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