256期
2020 年 03 月 11 日
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當代理商遇上平行輸入:花錢註冊臺灣商標成了冤大頭?
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

在全球貿易商業活動中,同一個商標在不同國家的商標權人可能不是同一人。最常見的情況是,外國公司擁有外國商標權,本國代理商則擁有臺灣商標權。若外國公司在外國製造銷售的合法商品,由第三人在外國購買後,進口到臺灣銷售,臺灣商標權人是否可以對之主張商標侵權?第三人是否可以主張,該商品在外國屬於合法銷售取得,商標權已經權利耗盡?

最高法院108年度台上字第397號判決事實

最近臺灣最高法院在「最高法院108年度台上字第397號判決」[1],採取了一個有爭議的見解,認為系爭商品屬於在外國合法銷售的產品,進口到臺灣仍然屬於「真品」,不會侵害臺灣的商標權。

圖一、系爭的PHILIP B商標的化妝品
費立B Russian Amber Imperial Shampoo
圖片來源:PHILIP B官網

該案涉及的事實是,美國商標權人PHILIP B公司,在臺灣的代理商為O公司。O公司也用相同的圖案,在臺灣取得商標,為臺灣的商標權人。下面為系爭的二個商標。

臺灣註冊第01629381號「PHILIP B」商標

臺灣註冊第01608207號「倒立花述設計圖」

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https://twtmsearch.tipo.gov.tw/imageLoad.jsp?path=/20160227/102/026/500/pic_102026500_20130524_1.jpg&formatName=jpeg&pathCodeId=282_pic

本案的原告是I公司,分別於105 年1 月7 日及同年3 月15日向美國PHILIP B 公司之官方網站訂購系爭產品輸入臺灣,並於公司網頁、PChome網站或Facebook平台上使用系爭商標作為廣告宣傳,販賣使用有系爭商標及「倒立花述設計圖」商標之系爭產品。因而,O公司通知PChome網站、Facebook平台、露天拍賣、雅虎奇摩拍賣、GOOGLE網站,表示I公司侵害被上訴人系爭商標權。I公司主動提起訴訟,欲確認自己的進口銷售行為,符合商標法第36條第2項的權利耗盡抗辯。

商標法第36條權利耗盡中「商標權人同意流通」之爭議

臺灣商標法第36條第2項的權利耗盡規定為:「附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。」

套用在本案,有問題的地方是,臺灣的商標權人是O公司,而系爭的化妝品,是美國商標權人在美國製造銷售,並非「臺灣商標權人同意於國內外市場上交易流通」。從法條文字表面來看,臺灣商標權人沒有同意流通。

但最高法院這次採取的見解,並不是從條文表面出來,而是採取立法目的解釋:「...商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標,雖然在屬地主義概念下是不同的商標權,但其圖樣相同,本質上排他權的發生亦源自於同一權利人,不同國家之商標權人,只要彼此具有授權或法律上關係,亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。」

最高法院所提出的「本質上排他權的發生亦源自於同一權利人」,或者「只要彼此具有授權關係或法律上關係」,就不用再將商標分成美國商標或臺灣商標。只要物品經其中一個商標權人同意製造銷售,就權利耗盡,另一個商標權人不可再主張權利。

這樣的見解表面上似乎也有道理,但仍覺奇怪。以下筆者以美國法作為比較對象,思考問題所在。

美國關稅法對於商標權利耗盡之規定

美國聯邦商標法本身,並沒有直接規定商標的權利耗盡問題。聯邦商標的權利耗盡問題,規定於美國的關稅法1526條。

美國國會在1930年之所以制訂這一個條文,主要是想修正1921年的Bourjois & Co. v. Katzel案[2]判決。該案的基本故事是,一個法國製造商製造一款商標為「Java」的粉底,將產品銷售給美國的公司Bourjois & Co.,並也將在美國的商標權利都賣給該公司。因此,該公司在美國註冊了「java」這個商標,並開始廣告行銷。因為經營成本提高,產品價格也開始提高。不久後,有另一家公司Katzel決定直接跟法國製造商進口該產品,在美國銷售,與Bourjois & Co.公司直接競爭。Bourjois & Co.公司控告Katzel公司侵權,而法院認為,由於被告賣的產品是合法購買於法國,也是真品,故原告的商標權不能禁止被告的進口銷售。

這樣的判決結果,對於花錢向法國公司購買商標的美國公司是不利的。仔細思考,法國公司雖然有從銷售產品中獲得利益,但美國Bourjois & Co.公司卻沒有獲得利益,卻花大錢白買了美國的商標權。因此,美國國會才會修法糾正這樣的判決結果。

美國關稅法第1526條(a)(1)規定,禁止進口「至美國任何外國製造之商品(merchandise of foreign manufacture),如果該商品....上有使用美國公民、或美國境內公司、組織或機構的商標,並且由美國之居民註冊於美國專利商標局...,除非該物品進口時有得到該商標所有人之書面同意。[3]

這個條文規定,所有國外進口產品只要侵害美國商標權人的權利,原則上都禁止進口,除非得到美國商標權人的同意。這樣又好像太過嚴格。因為在有些情況下,也許所謂外國製造之產品,跟美國商標權人之間,也會有某種關連。

三種平行輸入情境

在美國最高法院1988年的K Mart Corp. v. Cartier, Inc.一案[4]中,提到了三種平行輸入的情境。

第一種情況(case 1),所謂的典型的平行輸入受害者,就是國內廠商向外國廠商購買商標權利,在美國註冊,並銷售向外國廠商製造進口的產品。如果外國廠商已經將美國的商標權賣給美國廠商,卻又可以自己製造銷售,獲透過第三人製造銷售,進入美國市場,則最早的美國廠商成了冤大頭,因此被稱為典型的平行輸入受害者[5]

第二種情況(case 2),大致上是美國商標權人與外國商標權人,兩者間具有某種彼此控制或從屬關係。又可以分為三種情況。Case 2a是外國廠商希望控制美國的銷售管道,自己到美國成立子公司,並以美國子公司註冊美國商標。Case 2b是美國公司到外國設立負責製造的子公司,並由外國子公司註冊擁有外國商標。Case 2c則是,外國的製造部門並不是獨立的子公司,但外國商標權同樣在外國部門手上[6]

第三種情況(case 3),則是美國廠商原來先在美國有商標權,決定授權給外國的無關連的獨立公司製造銷售。美國廠商有向外國公司收取授權金,並限制其銷售的區域範圍僅限於外國,不可進口到美國[7]

實質上為同一公司時

美國財政部在1987年,想要針對第二種情況和第三種情況,制訂例外規定。其規定於聯邦法規命令19 CFR 133.21(c):

「 (c)不適用限制的情形。該限制規定....不適用於下列的進口物品:
(1) 外國和美國的商標或商號,由同一個人或事業實體擁有;或
(2)外國和本國的商標或商號所有人,是母子公司,或有其他的共同股權或控制關係(common ownership or control)...
(3)外國製造物品,其上使用的註冊商標或商號,乃是基於美國所有人授權下所申請....[8]

財政部的法規命令規定這三種例外下,並不禁止將商標產品平行輸入進美國。

前面的(c)(1),是指外國和美國商標都是由同一人或同一公司擁有,所以不管是在哪裡製造銷售,都可以自由進口到美國,反正利益都歸於同一家公司。

最重要的是(c)(2),美國財政部這樣的規定,是想要採取某種「實質上屬同一家公司」或「彼此是關係企業」的角度,認為雖然外國商標和本國商標屬於不同公司,但兩家公司實質上是同一家公司或彼此是關係企業。那麼不論從哪一家公司在哪一個國家製造銷售,都可以權利耗盡,進口到美國。

有問題則是(c)(3),美國公司雖然授權給外國公司申請商標,可能已經有所獲利,也許也可以允許讓該產品回銷到美國。但1988年美國最高法院多數意見認為,財政部頒佈的法規命令,主要是要解釋關稅法1526條(a)(1)的條文中,何謂「外國製造之商品」,何謂「擁有」等字眼,因為有解釋上的模糊空間,因而可以制定法規命令。第19 CFR 133.21條(c)(1)和(c)(2)這兩種例外,並沒有逾越母法的意涵;但(c)(3)最後一種例外,則違反了母法的意涵[9]

比較美國與臺灣判決

美國國會之所以在1930年制訂美國關稅法第1526條(a)(1),就是想要處理典型的平行輸入受害者,就是外國商標權人和本國商標權人並不是同一家公司,只有代理關係。本國代理商付出大筆金額取得代理權、並在本國註冊商標,結果卻允許其他第三人從外國直接購買產品進口,那麼,花錢買商標權或在本國註冊的公司,成了冤大頭。

但美國財政部訂的法規命令意識到,如果本國商標權人和外國商標權人是不同公司,但兩家公司實質上是同一家公司,或彼此有控制從屬關係,則所謂的得到商標權人的同意,就算是外國商標權人的同意,也可以當成是本國商標權人的同意。

臺灣最高法院最高法院108年度台上字第397號判決的判決中提到,「只要彼此具有授權關係或法律上關係」,就算不是本國商標權人同意製造銷售,仍然可以構成權利耗盡。此時,臺灣的代理商作為商標權人,付出了大筆金額得到授權並在臺灣取得商標註冊,卻無法禁止其他人從美國購買產品進口,就是美國判決中所說的典型的平行輸入的受害者,成了超級冤大頭。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

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