為加強保護頗負盛名、極具創意的商標，台灣商標法於2003年修正時新增「減損之虞」規範，讓著名商標保護不再受限於同一或類似商品或服務。本文透過智慧財產法院107年民商上易字第4號民事判決（後稱「本案」），闡述「減損之虞」與「混淆誤認之虞」在適用上之異同與關聯性，協助釐清此兩者概念。

圖片來源：Pixabay

事實

上訴人兄長曾與其配偶以「香奈兒」為名經營SPA休閒旅館，於旅館招牌、廣告傳單、面紙盒、原子筆、毛巾、浴巾、床單、枕套等行銷物件使用「香奈兒」及「CHANNEL」字樣，並以「CHANNEL」字樣作為網域名稱之特取部分，被上訴人瑞士商香奈兒股份有限公司對此提起侵害商標權訴訟，且獲勝訴確定（後稱「前案民事訴訟」） 。

嗣後，上訴人於103年與他人出資設立香馜兒有限公司（即上訴人公司，105年更名為「心媞公司」），並受讓香奈兒SPA休閒旅館之經營權與營運設備，將原本行銷物件上之「香奈兒」字樣變更為「香馜兒」；被上訴人復對此提起訴訟，主張上訴人行為不僅使相關消費者有混淆誤認之虞，亦減損「香奈兒」商標之識別性及信譽 。

主要爭點

1. 是否屬於商標法第68條第3款 之侵害商標權行為？

法院認為本案不構成混淆誤認之虞，其理由如下：

(1) 消費者無法知悉「香奈兒」多角化經營情形

「香奈兒」商標雖指定使用於紙盒、面紙等商品，另亦指定使用於汽車旅館、休閒度假中心、餐廳等商品或服務，且被上訴人主張「香奈兒」品牌確實跨足酒莊與餐廳，惟單憑靜態註冊資料、新聞報導及相關證據，實無法證明消費者知悉「香奈兒」品牌有經營紙盒、面紙盒、汽車旅館等業務之情形。

(2) 「香馜兒」與「香奈兒」品牌價值差異甚大

「香奈兒」品牌以高級精品形象深植消費者心中，而上訴人公司經營之香馜兒SPA休閒旅館係位於交流道附近的平價汽車旅館，其內裝潢、設備、氣氛等均與奢華時尚之精品印象有極大落差，無論是實際消費或瀏覽網頁之人，實不可能誤認該汽車旅館與「香奈兒」為同一來源或存在關係企業、授權、加盟或其他關係，自然不致產生混淆誤認之虞。

2. 是否屬於商標法第70條第1款 之視為侵害商標權行為？

法院認為本案構成商標減損，其理由如下：

(1)「香馜兒」與「香奈兒」兩者商標高度近似

上訴人係以略經設計之「香馜兒」較大字體由左至右排列，且結合「Spa休閒旅館」較小字體而呈現其商標，就整體而言，刻意突顯的「香馜兒」字樣予人寓目印象深刻。儘管如此，該商標與「香奈兒」商標相較，皆是由三個中文字組成，第一及第三個字皆為「香」與「兒」，其排列順序與位置完全相同；縱然中間「馜」（ㄋ一ˇ）與「奈」（ㄋㄞˋ）字有些許差異，但兩者發音相仿，僅母音部分有「ㄧˊ」與「ㄞˋ」之別，連貫唱呼頗為雷同，故認定兩者在外觀及讀音上均相似，係構成近似商標且近似程度甚高。

(2)「香馜兒」有致減損「香奈兒」著名商標識別性或信譽之虞

根據《商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準》，是否有減損之虞，須參酌下列因素：

1. 商標著名之程度：越著名之商標越可能遭受減損
2. 商標近似之程度：如兩者商標近似程度不高，較能證明有減損之虞
3. 商標普遍使用於其他商品或服務之程度：如商標廣泛使用，較不可能遭受減損。
4. 商標先天或後天識別性之程度：創意性商標較易達到減損保護所要求之識別性與著名程度
5. 其他參考因素

• 在減損識別性方面
  法院指出，「香奈兒」並非既有詞彙或事物且極為著名，無論先天或後天均具有高度識別性（因素I.與IV.）。再者，上訴人未能證明「香奈兒」字樣已廣泛使用於不同的商品或服務（因素III.）。鑑於使用「香馜兒」商標之SPA休閒旅館與使用「香奈兒」商標之時尚精品，兩者市場區隔明顯，再加上兩者商標近似程度甚高（因素II.），曾強烈指示單一來源之「香奈兒」商標若變為指示兩種以上來源，或在消費者心中留下非單一聯想或非獨特性之印象，將沖淡「香奈兒」商標與所表彰商品或服務來源間的關聯性，以致有減損識別性之虞。
• 在減損商譽方面
  依上訴人所述，「香馜兒SPA休閒旅館」提供的住宿服務一晚僅需2,000元至4,000元，此與「香奈兒」所標榜之國際精品形象落差甚大，將使其精緻、時尚及高品味印象產生平價旅館聯想之結果，以致有減損商譽之虞。

(3)減損保護係以「消費者未產生混淆誤認之虞」為前提

上訴人雖辯稱，兩造所經營事業之消費者有市場區隔性及差異性，僅需施以通常之辨別及注意，即不致產生混淆誤認，惟法院認為，減損保護本即適用於市場有所區隔且營業利益衝突不明顯的商品或服務，與混淆誤認之虞不同。更何況，此番說詞恰能證明，消費者日後看見「香奈兒」商標時，不僅想到提供高級精品之「香奈兒」品牌，亦聯想到商標近似程度甚高之「香馜兒SPA休閒旅館」，因而沖淡「香奈兒」著名商標的單一來源指向功能。

(4)「香馜兒」商標註冊非出自善意

上訴人雖辯稱「香馜兒」商標經合法註冊在案，惟法院認為，獲准註冊並非擔保未侵害他人商標權。再者，「香馜兒」商標申請註冊之日期為103年12月5日，晚於前案民事訴訟之起訴日期，亦即103年10月28日，顯然上訴人係因兄長經營的休閒旅館遭控告侵害「香奈兒」商標權，始以近似之「香馜兒」商標申請註冊，實難謂有善意可言。

概念辨異

從法條規定觀察，大致可歸納出「混淆誤認之虞」與「減損之虞」兩者異同點如下：

除「減損之虞」係專屬於著名商標之保護外，兩者概念均涉及消費者對商標的各類聯想，就表面而言，看似差異不大，且可能發生重疊適用之情形——特別是減損識別性之虞。惟實際上是否果真如此？自從美國商標法引進淡化法則（dilution doctrine）後，其與「混淆誤認之虞」之適用關係如何，一直是爭議不斷。而同樣情形也在台灣上演，舉例來說：

在本案，法院主張兩者理論基礎並不相同，前者旨在避免消費者對商品或服務之來源產生混淆誤認，後者則是保護著名商標所建立之單一來源識別性或其商譽；尤其是，「減損識別性之虞」本即建立在「消費者不會產生混淆誤認之虞」上，因為，若是消費者可能誤認第三人提供的商品或服務係來自於著名商標權人或與其有所關聯，此時，著名商標之識別性反而是「被強化」而非「被淡化」，換言之，唯有消費者可清楚區辨屬於不同商品或服務時，才有發生沖淡著名商標識別性之危險，故本案情形僅可能構成其中一種侵權態樣。

惟有法院持不同看法：例如智慧財產法院101年行商訴字第145號判決，即認定相同或近似商標使用於類似商品或服務之情形，同時構成「混淆誤認之虞」及「減損之虞」 。又如智慧財產法院102年行商訴字第111號行政判決，雖一開始承認「減損識別性之虞」係指使用與他人著名商標相同或近似之商標，於不同之商品或服務，進而降低著名商標的獨特性印象，但隨後卻又表示，兩造指定之商品性質相同或類似（主要指定使用於服飾類），因此，系爭商標普遍使用於具競爭關係或類似商品之結果，可能減損著名商標之識別性。

本文認為，「混淆誤認之虞」與「減損之虞」規範基礎有別，不可能同時適用。在本案之法院心證中亦敘明其背後緣由：

• 「減損之虞」法則之所以誕生，正是為彌補傳統商標保護之不足。因為，傳統上係以「混淆誤認之虞」為核心，未禁止他人使用相同或近似商標於不同商品或服務，惟長久以往，此情形便可能沖淡著名商標之獨特性。
• 鑑於淡化法則之適用已跨及營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響甚大，因此僅限投注大量金錢、精力時間才形成之著名商標，方能享有淡化法則保護。

結語

本案判決以不少篇幅清楚區辨「混淆誤認之虞」與「減損之虞」概念，頗具參考價值。只是，關於「香馜兒」與「香奈兒」商標是否近似，本文認為容有爭執，理由是：兩者字樣排列雖雷同，但中間之「馜」與「奈」字在外觀、發音、聲調上均有差異，尤其「馜」字外觀複雜，屬於需要「有邊讀邊」之罕見字，試想，若兩者同時使用在化妝品、服飾等商品上，其雷同程度是否足以讓消費者陷入混淆誤認之危險？恐怕可能性不高。若是如此，更不可能符合前述因素II.。

當然，前案民事訴訟牽扯出的善意問題，難免會影響法院心證，但鑑於減損保護對市場競爭有較大限制，適用上宜更加嚴謹。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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