260期
2020 年 05 月 13 日
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Amazon代商標侵害者提供庫存貨
和發送商品,是否也會侵權?
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

電子商務世界中,較大規模的網路商城或電子市集,除了提供網頁空間讓各商家張貼商品資訊銷售其貨品,還提供各種方便的配套服務,包括金流運作、庫存、發送等等服務。當商家所銷售的產品侵害商標權時,網路商城或電子市集,是否也會被認為構成侵害商標或是幫助侵害商標?2020年4月歐洲法院的Coty Germany v. Amazon 案,就涉及亞馬遜網站替其商家提供庫存與發送貨品服務,是否也算是侵害商標?

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圖片來源:Pixabay

亞馬遜電子商城替商家庫存並發送貨物

2020年4月,歐洲法院判決了Coty Germany v. Amazon Services Europe案[1]。該案的商標權人Coty,擁有一個歐盟商標DAVIDOFF(大衛杜夫)的專屬授權,指定使用於香水、精油、化妝品。

被告歐盟亞馬遜服務公司(Amazon Services Europe),讓個別商家可以在德國的亞馬遜網站上銷售商品。在亞馬遜所提供的配套服務下,商家所欲銷售的商品乃庫存在亞馬遜的倉庫,消費者下訂後,由亞馬遜倉庫透過外部的送貨公司配送商品[2]

本案商標權人Coty在2014年發現亞馬遜德國網站上有商家販售大衛杜夫的香水,商標權人先寄信告知該商家,其所販售之香水並不是合法流通入歐盟市場的香水,在歐盟境內並未權利耗盡,其提供銷售(offer for sale)已經構成侵權[3]

進而,商標權人Coty要求「歐洲亞馬遜服務」公司,將所有庫存的香水交回給Coty。「歐洲亞馬遜服務」公司交回了30瓶香水,但是,其中有11瓶,卻屬於其他的商家擁有。因而Coty又要求歐洲亞馬遜服務公司,將銷售這11瓶的其他商家資訊揭露給Coty。但亞馬遜拒絕這項請求[4]

德國提起訴訟主張亞馬遜構成侵權

因而,Coty在德國法院對亞馬遜公司提起訴訟。Coty認為歐洲亞馬遜服務公司,替商家庫存及發送侵害商標權的商品,亦屬於商標侵權行為,故要求法院下令亞馬遜不得再有此類行為[5]。其主要的依據乃是,歐盟商標規章中所謂的商標侵權行為,包括:「提供銷售、流通入市場,或為了上述目的庫存、提供相關服務」[6]

但是亞馬遜公司認為,自己雖然替商家庫存、發送商品,但是對於這些商品是否侵害商標權,無從知悉。所以,亞馬遜公司主張,自己並不符合上述歐盟商標規章中的行為,並不需要負責[7]

德國一審、二審法院,都判Coty敗訴。上訴到德國聯邦最高法院,德國聯邦最高法院停止審判,將此案移送給歐洲法院,請歐洲法院確認,歐盟商標規章中的行為,對於替第三人庫存商品或發送,卻不知道該商品構成侵權,自己是否也會構成商標侵權行為?[8]

關鍵點:單純的庫存是否為商標使用?

本案問題關鍵在於,亞馬遜是替其商家庫存或發送商品的人,是否會構成歐盟商標規章207/2009版第9條(2)(b),或2017/1001版第9條(3)(b)的商標使用行為?該條規定:「提供銷售、流通入市場(offering the goods, putting them on the market),或為了上述目的庫存(or stocking them for those purposes under the sign)」。而爭執點在於,亞馬遜公司雖然有庫存或發送,但自己並不知道該商品侵權,所以,在解釋上,這裡的庫存者,是否需要是「為上述目的(想為了提供銷售、流通進入市場)」而庫存的人?[9]

本案德國法院認定的事實為,亞馬遜公司只是庫存相關貨品,但並不是自己提供銷售或流通入市場(是利用其服務的商家),亞馬遜也沒有想要將該商品提供銷售或流通入市場[10]

商標使用行為

亞馬遜公司的行為,是否屬於商標使用(using)?歐洲法院認為,歐盟商標規章2017/1001第9條(1)和(2)並沒有明確定義何謂商標使用[11],而第9條(3)只是列舉出可能的行為態樣,但並非侷限於那些行為態樣。而根據過去的案例,所謂的使用,乃指積極的行為(active behaviour),或直接或間接控制構成使用的行為[12]

歐洲法院指出,在電子商務平台,例如亞馬遜或eBay這類平台,使用這個平台的商家才是商標的使用者,而平台若無積極行為,並非商標的使用者[13]

歐洲法院舉一個之前的判決為例[14],某一個代工廠商幫其他公司製作罐裝飲料,主要是將委託廠商提供好的瓶罐,根據委託廠商的指示,注射入飲料。此時,由於該瓶罐上印的商標是委託廠商印好的,飲料代工廠只是執行製造過程中的「技術部分」,代工廠並沒有想要對外呈現這些瓶罐或其上的商標,因而,這個代工者只是為了第三人使用商標而「創造了必要的技術條件」,但自己不算使用這個商標[15]

歐洲法院認為,如果一個庫存業者,只是替其他公司提供庫存或發送服務,其他公司的產品上有用到商標圖案,但這個庫存業者並不算自己在使用這個商標[16]。也就是說,對於使用商標過程中創造必要技術條件的人(提供這類服務的人),並不算自己在使用商標[17]

限於為了提供銷售或流通入市場之庫存

歐洲法院也指出,從歐盟商標規章第9條(3)(b)的條文,很清楚的看出,其條文一開始是說「提供銷售和流通入市場」,然後說「或為了上述目的而庫存」。所以,條文寫得很清楚,單純為他人庫存,本身並不算是商標的使用。必須是自己先想提供銷售或流通入市場,並且自己進行庫存,才算是這一條所講的商標使用[18]

本案中,德國法院的事實調查認為,亞馬遜本身並沒有參與提供銷售或流通入市場,是其上的商家自己單獨地想要利用該網站提供銷售、流通入市場,而亞馬遜只是為商家提供庫存服務。因此,亞馬遜並沒有自己使用該商標[19]

但歐洲法院也指出,如果亞馬遜無法指出,其是替哪些商家庫存這些香水,那麼,法院還是有可能認定,亞馬遜並不是替第三人庫存這些香水,而可能是為了自己的提供銷售或流通入市場而庫存[20]

比較

歐洲法院曾經在2011年L’Oréal and Others v. eBay案[21]中,認為eBay網站有部分商家上賣的香水化妝品等,侵害商標權;並認為eBay因為有使用該商標關鍵字進行廣告行銷,故也要負侵害商標之賠償責任,且不能主張歐盟電子商務指令數位資訊服務提供者的免責規定。

看起來,2011年的eBay案,歐洲法院認為電子商城也要對其上商品侵權負商標侵害責任;但2020年的Coty v. Amazon案,歐洲法院卻認為電子商城不用為其上商品侵權負商標侵害責任。差別點何在?

主要的關鍵在於,eBay案中,法院認為eBay主動花錢用商標買關鍵字廣告,扮演積極角色(active role),一方面就是商標使用行為,二方面也不能主張網路平台的免責規定。相對地,Coty v. Amazon案中,法院認為Amazon提供的是某種後勤支援,沒有積極行為(active behaviour),不算是商標使用。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

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