為因應小螢幕電子裝置的閱讀需求，蘋果公司於2014年開發出San Francisco字型，並在2015年全球開發者大會宣布，該字型將取代Helvetica Neue，成為OS X El Capitan與iOS 9的預設字型。與此同時，蘋果公司以「SAN FRANCISCO」字樣申請電腦軟體、字型相關商品之商標，並陸續於歐盟（No.013801758）、美國（No.86556282）等地區獲准註冊。不過，同樣的申請卻在台灣被打回票。

本文透過「智慧財產法院107年行商訴字第52號行政判決」與「最高行政法院108年判字第566號行政判決」，淺析「San Francisco」為何無法獲准註冊，以及地理名稱申請商標保護之限制何在。

本案概述

蘋果公司於2015年以未經設計的「SAN FRANCISCO」字樣申請商標，並指定使用於第9類「電腦軟體；可下載之印刷字體」以及第16類「鉛字；印刷鉛字及印刷簽字模」商品。然而，智慧財產局以違反商標法第29條第1項第1款為由核駁，蘋果公司提起訴願後仍遭駁回，復向智慧財產法院提起行政訴訟，敗訴後再上訴至最高行政法院，終獲法院認定本案上訴為有理由，廢棄原判決、撤銷訴願決定及原核駁處分。本案主要爭點有二[1]：

1. 「SAN FRANCISCO」是否屬於描述性標識？
2. 「SAN FRANCISCO」若屬於描述性標識，是否因使用取得後天識別性？

以下分述智慧財產法院與最高行政法院對於爭點有何不同看法。

「SAN FRANCISCO」是否屬於描述性標識？

智慧財產法院見解

舊金山（San Francisco）是北加州與舊金山灣區的核心都市名稱，且在廣義上，舊金山灣區或舊金山半島包括矽谷在內，兩者地區皆有眾多網路、電腦軟硬體等類高科技公司。因此，蘋果公司在本案之指定使用，容易使消費者聯想「SAN FRANCISCO」係指電腦軟體、字型相關商品之製造地、生產地、設計地或使用地係在舊金山等類描述或說明，而未發揮指示商品來源之作用，故欠缺先天識別性。

最高行政法院見解

如地理名稱以特定商品或服務而聞名，消費者容易將該名稱視為產地說明，自然屬於描述性使用而不具備先天識別性；反之，則屬於任意使用，當然有先天識別性。再者，另應參酌商標與指定使用商品或服務之關係、競爭同業使用情形、申請人使用方式與實際交易情況等客觀因素綜合判斷，倘若特定標識有商品或服務的強烈說明意涵，即使無競爭同業使用，仍屬於描述性。

基於此前提，最高行政法院按本案指定使用之不同類別而為分別處理：

1. 第9類
   針對指定使用於「電腦軟體；可下載之印刷字體」此部分，原則上贊同前審法院之意見，認為地理名稱是否產生商品說明的聯想，係以我國消費者認知為準；即使在國外因先天識別性而獲准註冊，亦不影響我國判決。
2. 第16類
   前審法院僅泛稱，舊金山以眾多網際網路公司而聞名，且有眾多大型公司總部設於此處，故「SAN FRANCISCO」涉及商品產地或相關特性之說明，然而，卻未具體指出該地理名稱與「鉛字；印刷鉛字或印刷鉛字模」商品的關聯性。更何況，前審法院認定之事實雖能佐證第9類情形，但無從證明能給予消費者如下印象：「舊金山係『鉛字；印刷鉛字或印刷鉛字模』商品之製造、生產、設計或相關服務之商業來源地或服務提供地」，故「SAN FRANCISCO」指定使用於第16類應屬於任意使用，係具備先天識別性，前審法院就此部分之判決自非適法。

「SAN FRANCISCO」是否取得後天識別性？

智慧財產法院見解

1. 相關資料不足以證明取得後天識別性
   蘋果公司所提出之字型相關報導、全球軟體開發者年會介紹影片或網路討論資料，部分係使用外文，非屬於我國行銷資料。再者，其使用方式係將「SAN FRANCISCO」作為行動通訊設備的預設字型名稱，並非作為表彰商品來源的標識，消費者自然僅認識該名稱為可選擇字型之一，而未意識到該字樣的指示來源作用。更何況，蘋果公司也未檢附本案申請商標使用於指定商品之銷售量、營業額或廣告額等具體數據資料。
   總言之，相關資料無法證明「SAN FRANCISCO」因蘋果公司在我國廣泛行銷使用，進而取得後天識別性。
2. 國外獲准註冊無法作為有力證據
   針對蘋果公司主張「SAN FRANCISCO」在美國、歐盟及其他國家獲准註冊之事實，智慧財產法院回應兩點意見，表示無法作為相關佐證：
1. 根據商標識別性審查基準，縱使特定標識在國外因大量使用而取得後天識別性，但若未在我國使用，且國外使用情形不足以使我國相關消費者認識該標識為商標，仍無法單憑國外註冊資料證明在我國具有識別性。換言之，國外註冊資料係作為後天識別性證明方法之一，蘋果公司無法藉此證明先天識別性。
2. 儘管商標法保護趨向國際化，但各國實際規範、審查標準仍有差異，再加上相關消費者觀念、消費習慣、教育程度、外文熟悉程度等社經文化環境皆不相同，自然無法以國外獲准註冊作為我國亦應核准之理由，仍應從我國相關消費者就「SAN FRANCISCO」理解的一般涵義，認定是否屬於所指定使用商品的相關說明，以判斷是否具先天識別性。

最高行政法院見解

1. 第9類
   除贊同前審法院看法外，最高行政法院另指出，蘋果公司銷售的電子產品中，仍有部分可選用字型並非自行設計產製，因此，若將「SAN FRANCISCO」字型安裝於以其他商標行銷的電子終端產品，並未如同蘋果公司所主張，因「SAN FRANCISCO」已長期使用於蘋果公司通訊設備、電腦系統及電腦軟體之字體，消費者可清楚識別判定該字型的電腦軟體或可下載的印刷字體商品，係源自蘋果公司。
2. 第16類
   此部分係屬於任意使用，理由已如前述。但為保障申請人權益，最高行政法院認為應允許蘋果公司在核駁審定前，以減縮指定商品或分割申請案之方式，先行取得部分註冊，因此，要求智慧財產局重新踐行核駁理由通知程序，並根據相關事證（包括是否要求減縮或分割、第16類有無其他駁回理由）以及本判決法律見解，再行作成決定。

結語

在最新核駁通知書中[2]，智慧財產局按最高行政法院之指示，分別就第9類及第16類提出駁回理由，並補充網路資料說明「印刷為舊金山的主要工業之一」、「舊金山從古至今印刷業發達」、「公共圖書館設有專門收集印刷術與製書歷史的專門館」等情形，依舊認定「SAN FRANCISCO」指定使用於第16類係不具先天識別性。不過，通知書中也建議蘋果公司提供商標使用態樣、非商品說明之具體事證、後天識別性證據等資料，供進一步審酌。顯然，本案後續發展仍有待觀察。

地理名稱究竟能否作為商標？其關鍵正如蘋果公司在上訴旨意中爭執之「舊金山並非以電腦軟體或字型聞名於世」此點——亦即，商品或服務與地理名稱之間具備何種程度的關聯性，以致消費者將該地點單純視為產品說明、而非指示來源的標識？法院雖然表示商標審查情形因個案而異，且蘋果公司使用「SAN FRANCISCO」之方式無法發揮指示來源作用，但本文認為說理上仍有不完善之處，譬如：為何我國消費者會認為舊金山係以電腦軟體、字型商品或服務著稱，且認為舊金山與矽谷幾可完全劃上等號，而至少在歐盟申請案，看不出有如此跡象？恐怕光憑網路旅遊資料或論壇文章佐證尚不充分。又如，從電腦字型名稱的顯示方式觀之（指實際使用情形，通常出現在文件工具選項），一般應該不容易認為是字型商品產地或相關說明；反倒是「消費者認識『SAN FRANCISCO』為字型名稱且來自某家廠商（未必清楚知道是蘋果公司，也未必知道該字詞為商標）」此一事實，是否已滿足識別性要件？此點頗值得探究。

附帶一提的是，最高行政法院判決某段論述似有些疑義：「依歐盟智慧財產局之資料顯示，關於『SAN FRANCISCO』商標是否取得識別性（Acquired distinctiveness）乙節，則記載『NO』，且該商標係經異議程序（opposition proceedings）始獲准註冊，則上訴人據此主張上開資料足證系爭商標指定使用於『電腦軟體、可下載之印刷字體』部分，應具有先天識別性，亦非有據」。查法院所指稱之該案，雖經過異議期間方完成註冊，但實際上並無異議記錄；再者，「acquired distinctiveness」一語意指「後天識別性」，該欄位標記為「NO」應是指該案並非主張後天識別性而獲准註冊，亦即，該案商標係有先天識別性，如此解讀正巧與法院陳述相反，但吻合蘋果公司的主張——儘管如此，歐盟智慧局認定「SAN FRANCISCO」具備先天識別性之事實，仍未必會影響我國法院心證。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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