263期
2020 年 06 月 24 日
  北美智權官網 歷期電子報   電子報訂閱管理  
 
商標因未使用被廢止前仍可主張侵權?
歐洲法院2020年Cooper International Spirits and Others案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

在歐盟,商標若連續五年不使用會被廢止。但這五年期間發生他人侵害商標時,商標權人是否因為商標被廢止了,就不能主張被廢止前的侵害行為與損害賠償?歐洲法院於2020年3月底做出一判決Cooper International Spirits and Others案,認為各會員國可自己決定商標廢止之生效日。

瓶,酒精,飲料,飲料,玻璃,酒吧
圖片來源:Pixabay

歐盟商標五年不使用會被廢止

歐盟2008/95商標指令第12條(1)和歐盟207/2009商標規章第51條(1)(a)規定:「下列情況,商標應與廢止,如果在連續不中斷的五年,商標並沒有在共同體內使用於所註冊之商品或服務,且沒有其他不使用之正當理由;...[1]

歐盟商標規章第55條(1)規定「廢止或無效之效果」,其規定:「歐盟商標在被申請廢止或提出反訴之日之前,應該被視為,並沒有該商標權被廢止所產生的效果。不過,法院可以在判決中,根據當事人之要求,明訂廢止事由發生之日(比申請廢止或反訴主張廢止日更早之日),作為廢止效果發生之日。[2]

Cooper International Spirits and Others案事實

歐洲法院第五法庭在2020年3月做出Cooper International Spirits and Others判決[3],認為商標被廢止之前的侵害行為,仍可控告商標侵權。

原告BUOB Laurent先生(在判決中簡稱AR,以下簡稱AR先生)在法國販售酒類商品。2005年12月,其在法國智慧財產局註冊了一個「SAINT GERMAIN」商標,指定使用於尼斯公約第30類、32類、33類之商品,包括酒類飲料(除了啤酒)、蘋果酒,消化液,葡萄酒和烈酒,以及酒精提取物和香精[4]

法國商標(申請號:3395502

https://supertrademarks.marcaria.com/bdb/trademarkImage/MS05eWR6Y05IYUpYdHFrNHV5cjNtZ3Fua2tVb2cyY2JyZFRqYzVIREVjTGdNPXxGUlRNLjMzOTU1MDJ8NTUvMDIvMzM5NTUwMi10aC5qcGc=.jpg

指定使用類別:第30類、32類、33類

2012年6月,原告得知,被告Cooper International Spirits公司,銷售一款由St Dalfour和Établissements Gabriel Boudier製造的烈酒,以「St-Germain」為名進行銷售。因而,原告在法國巴黎地方法院對這三名被告提起商標侵權訴訟[5]

訴訟進行期間,另一個法國楠泰爾地方法院的2013年2月的判決,判決「SAINT GERMAIN」這個商標因為五年未使用而被廢止,廢止生效日從2011年5月開始起算。該判決在2014年2月被上訴法院支持而確定[6]

既然商標都被廢止了,在巴黎地方法院的侵權訴訟,是否仍要進行?AR先生主張,其控告被告的侵權活動,是在2009年6月到2011年5月之間,也就是是在系爭商標廢止生效日之前的侵權[7]

巴黎法院判決認為不構成侵權

2015年1月,巴黎地方法院判決,由於系爭商標在2005年申請後都一直沒有使用,故判決被告不構成侵權。該判決在2016年9月也獲得巴黎上訴法院支持[8]

巴黎上訴法院認為,所謂的商標侵害,包括影響商標的「指示來源功能」,商標法賦予獨占使用商標的權力,或者對商標形象的投資等...等等。但因為原告從來沒都有使用過自己的商標,則被告沒有造成原告上述這幾種傷害[9]

但原告主張,上訴法院之所以敗他敗訴,是因為他申請商標之後超過五年都沒有使用,但是,不論歐盟法或法國的智慧財產權法(Intellectual Property Code)都沒有規定,商標權人在取得商標後的法律保護,必須一定要開始使用,才會獲得保護。而且,其主張所謂的商標混淆誤認,可以抽象的以註冊商標圖案進行判斷,不必以實際使用商標進行判斷[10]

2016年歐洲法院Länsförsäkringar案

2016年歐洲法院在Länsförsäkringar案[11]中,曾經判決,根據歐盟207/2009商標規章第15條(1)和第51條(1)(a)的用意,是賦予商標權人一段優惠期,亦即有五年優惠期可以開始使用其商標,在這段優惠期中,商標權人在向他人主張商標侵權時,不需要證明有真正的使用。亦即,在做侵權判斷時,商標權人可以直接根據指定使用於商品服務上的商標圖案,作為是否混淆誤認的判斷基礎,而不需要根據商標權人實際使用的商標來做判斷[12]

歐洲法院認為:被廢止前仍可主張侵權

歐洲法院指出,在2016年的 Länsförsäkringar案中,確實認為,在申請之後有五年的優惠期,就算沒有真正使用商標,也可以用註冊之商標圖案主張侵權;但同時,該案也指出,若在五年優惠期過後,對他人主張侵權,則在判斷是否有混淆誤認侵權時,就要考量到,商標權人並沒有真的使用商標此一事實[13]

歐洲法院指出,根據歐盟商標指令2008/95之前言第6段指出:「會員國有權決定商標被廢止或無效的效力」,包括會員國可以決定商標廢止的生效日。二,根據同指令第11條(3)規定:「...在訴訟中有人提出反訴主張商標應撤銷時,會員國可以規定,如果確實符合第12條(1)之商標撤銷要件,該商標在侵權訴訟中不能在被主張。[14]

因此,法國智慧財產權法第L714-5條(6),做了下述規定:「...廢止生效日,應該於本條第1項所定的五年到期之日。廢止有絕對之效力。[15]」而法國並沒有根據前述指令第11條(3),明確規定到底在訴訟中商標被廢止時,能否主張被廢止前的侵權?

故歐洲法院認為,在解釋上,根據法國商標法,即便商標因五年未行使而被廢止,仍有可能控告在這五年之間的侵害行為[16]

雖然可以主張商標侵權,但是在計算損害賠償時,則要考量2004/47智慧財產權施行指令第13條(1),亦即損害賠償必須與商標權人真正受到的損害相當[17]。歐洲法院指出,商標從來沒有使用,未必就一定沒有損害,但是在考量商標權人實際所受損害時,商標權人從未使用仍然是一個重要考量因素[18]

比較臺灣

臺灣在商標侵權訴訟中,可以抗辯被告的商標有廢止事由而主張廢止,似乎意味著就不得主張侵權。但有問題的是,臺灣商標法並沒有明確規定,若商標具有廢止事由,到底廢止的生效日是哪一天?由於商標法沒有規定,回到行政程序法第125條規定:「合法行政處分經廢止後,自廢止時或自廢止機關所指定較後之日時起,失其效力。」通常是指智慧財產局做成廢止決定之日。

但是在商標侵權訴訟被告提出廢止抗辯,則法院認為廢止生效日到底是哪一天?是指三年未使用期滿之日?還是法院判決之日?而原來的侵權行為若發生在三年屆滿日前,商標權人是否還是可以主張侵權?針對這一點,臺灣過去似乎並沒有處理過相關案件。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們       

 





感謝您閱讀「北美智權報」,歡迎分享智權報連結。如果您對北美智權電子報內容有任何建議或欲獲得授權,請洽:Editorial@naipo.com
本電子報所登載之文章皆受著作權保護,未經本公司授權, 請勿轉載!
© 北美智權股份有限公司 & 北美聯合專利商標事務所 版權所有     234新北市永和區福和路389號五樓 TEL:+886-2-8923-7350