向來想法天馬行空的特斯拉（Tesla, Inc.）不久前推出一款龍舌蘭酒，上架後幾乎是瞬間秒殺。雖然這個點子噱頭十足，但商品面世卻歷經不少曲折。本篇藉由「特斯拉的龍舌蘭」（Tesla Tequila）這項商品命名，講述讓馬斯克（Elon Musk）難以如願的兩項法律問題：「商標混淆誤認」以及「地理標示」。

圖片來源：Pixabay

從2018年愚人節的「TESLAQUILA」空酒瓶玩笑，到2020年11月正式發售，特斯拉這項搞怪商品不僅造型一百八十度大轉變（從普通酒瓶變成不易製作的閃電型瓶身），連預計使用的商品名稱也從「TESLAQUILA」變成「Tesla Tequila」——這究竟是怎麼回事？讀者不妨參照下列圖示，先從混淆誤認問題看起。

USPTO註冊遭駁回——構成商標混淆誤認

特斯拉在2018年10月以「TESLAQUILA」字樣（後稱「系爭標識」）向美國專利商標局（USPTO）提出申請，指定使用在國際分類第33類「酒精飲料（不含啤酒）；用於調製飲料之酒精製品」，主要產品為蒸餾龍舌蘭酒（distilled agave liquor）以及蒸餾藍龍舌蘭酒（distilled blue agave liquor）。本申請案（No. 88146961）並主張牙買加申請案之優先權，優先權日為2018年4月10日。USPTO後於2019年9月16日發出駁回通知書，判定系爭標識違反蘭哈姆法（15 U.S.C. §1052(d)）而有混淆誤認之虞。

駁回理由

USPTO根據「杜邦因素」（du Pont factors）[1]，認定系爭標識可能與先前註冊之文字商標「SPIRIT TESLA」（ No. 4481366，後稱「引證商標」）發生混淆。引證商標同樣是指定使用於第33類，主要產品為白蘭地及蒸餾酒，而在實際使用上，瓶身通常附有尼古拉．特斯拉（Nikola Tesla）的肖像（如上表所示）。

USPTO表示，並非所有杜邦因素均屬相關，本案主要是從「標識是否相似」及「商品是否相關」兩項分析加以判斷。

1. 標識之相似程度

○ 在外觀、發音、意義及商業印象上是否相似
由於系爭標識與引證商標皆包含「TESLA」一詞，故在外觀及發音上屬於部分相同，也因此會產生相似的整體商業印象；又即使實際上的外觀或發音不太相像，但若是傳達相同構想（idea）、激發相同心理反應或蘊含同一整體涵義，在意義上也屬於相似。總言之，系爭標識與引證商標都容易令人聯想到電氣工程師暨發明家尼古拉．特斯拉，自然可能造成混淆誤認。

再者，儘管是從整體標識比對異同，但通常有某些特徵在創造商業印象上具重要性或占主導地位，不過須排除描述商品、或屬於商品通用名稱而聲明不專用的部分。在本案，引證商標於申請時已聲明不專用描述商品之「SPIRIT」一詞，其主要部分「TESLA」在比對分析上便占有較大權重，而該主要部分又與系爭標識的前半段相同，故兩者標識確實頗為相似。

○ 消費者的一般印象是否相似
判斷有無混淆誤認不是並列標識加以比較，而是著重在普通消費者的記憶，亦即對標識保留的一般印象（而非特定印象）是否相似，因而足以認為兩者標識有所關聯。在本案，由於系爭標識與引證商標都包含可能聯想至特定人物之「TESLA」一詞，故USPTO認為，消費者對該兩者標識的一般商業印象可能頗為相似。

雖然特斯拉聲稱，消費者會自然而然地認為系爭標識「TESLAQUILA」是來自汽車製造商「TESLA」，但USPTO表示，就算汽車產品的相關消費者普遍知悉「TESLA」，不過，對於酒精類產品的相關消費者而言未必如此。

2. 商品之相關程度

至於商品是否相關，USPTO認為兩者商品不必相同，即使不具競爭性亦無妨；只要兩者商品在某些方面有所關聯，或是行銷情況及環境令人誤信來自同一來源即可。由於系爭標識申請人與引證商標所有權人均未加以限制交易性質、類型或管道、或者購買者族群，故USPTO假定，雙方皆是透過相同交易管道向同類購買者銷售商品。

雖然特斯拉聲稱，其僅製造龍舌蘭酒，而引證商標所有權人可能製造某種白蘭地，兩者蒸餾過程並不相同，故非屬相同商品。然而，USPTO表示，商品相關與否是根據申請案與註冊案所載之商品判定，而非實際使用情形；況且，根據搜尋結果顯示，蒸餾龍舌蘭酒屬於蒸餾酒類別之一，引證商標指定使用之商品類別又涵蓋各類蒸餾酒，自然包含系爭標識指定使用之商品，因此，兩者商品在法律上應屬相同。除此以外，USPTO也舉出不少認定各種酒精飲料屬於相關商品之先前決定，加以佐證。
USPTO特別指出，此處考量的不只是避免消費者發生混淆誤認，也必須保護商標權人不因市場新進者使用類似標識而蒙受商業上之不利益，因此，如對有無混淆誤認存在疑問，宜做出有利於商標權人的決定。

後續發展

最終，特斯拉並未在6個月期限內對駁回決定提交證據或意見，顯然選擇放棄註冊「TESLAQUILA」商標的構想，本申請案因而於2020年3月17日確定失效。其實這結果並不太意外，因為特斯拉原本即是基於話題而銷售龍舌蘭酒，一方面既未達到相當商業規模，另方面使用「Tesla Tequila」即使不註冊亦無妨——只要符合龍舌蘭酒的產銷標準，便能冠上「Tequila」之名。而截至目前為止，特斯拉似乎也無意將超難製作的閃電型瓶身註冊為商標或設計專利。

「TESLAQUILA」的故事並未到此結束。某位法籍人士於2019年1月以相同文字申請註冊（ No. 88278344，後稱「344申請案」），指定使用於國際分類第32類「啤酒；非酒精飲料；礦泉水及氣泡水；果汁飲料及果汁；糖漿及其他用於調製飲料之非酒精製品」。儘管344申請案在同年11月曾因系爭標識准駁未定而卡關，但隨著特斯拉棄權，USPTO已於2020年10月6日發出核准通知（Notice of Allowance）。

有趣的是，344申請案其實也遇上可能與先前商標混淆誤認的質疑：USPTO在審查過程中所比對的商標是「Tesla Water」（ No. 4946950，後稱「950商標」），指定使用於「瓶裝水；調味水；礦泉水；能量飲料」並聲明「Water」不專用。344申請案在接獲USPTO初步意見後，隨即將原本指定使用之商品類別「啤酒；能量飲料；軟性飲料（即蘇打水）」縮減至「啤酒」，方才倖免於遭到駁回。

相似與不相似恐怕只是相對而言

就前面四項標識而言，扣除聲明不專用部分後，標識構成的共同元素都是「Tesla」，但為何最終只有系爭標識無法獲准註冊？關鍵應是在於「商品之相關程度」，畢竟系爭標識指定使用之類別確實落在引證商標範圍之內，而344申請案與950商標指定使用之類別明顯不同。但值得注意的是，USPTO在本申請案駁回決定中引述的兩項案例，分別認為啤酒與龍舌蘭或白蘭地在商品上具相關性[3]，這不免令人好奇：如果344申請案比對的對象是引證商標，是否同樣難逃駁回的命運？

墨西哥CRT抗議：違反地理標示保護

「TESLAQUILA」遭遇的另一項難題是，墨西哥龍舌蘭酒規範委員會（Consejo Regulador del Tequila, CRT）抗議特斯拉使用該名稱，認為會讓消費者聯想到「Tequila」而可能有所誤認，況且，「Tequila」已經是受保護的地理名稱[4]。CRT指出，特斯拉若想銷售龍舌蘭酒，必須接洽經授權的龍舌蘭酒廠、遵守產銷標準，並且獲得墨西哥工業財產局（Institute of Industrial Property）核准[5]。

從超有梗的商品命名牽扯出地理標示（Geographical Indication, GI）爭議，這點恐怕是馬斯克始料未及。以下僅做一簡要介紹，詳細留待另文再敘。

何謂地理標示

根據世界智慧財產權組織（WIPO）介紹[6]，地理標示是指表示「產品源自特定地理區域且該產品品質、特性或聲譽係因其來源地所致」的一種標記，換言之，此類標記突顯著產品與其原產地之間的明顯關聯性。著名例子包括香檳酒（Champagne）、大吉嶺紅茶（Darjeeling）、洛克福乳酪（Roquefort）、龍舌蘭酒等皆是。

地理標示旨在防止未遵照相關規範的業者，利用該標記搭便車、混淆消費者認知，因此背後均設有相當嚴格的產銷標準。例如，根據CRT規範，必須使用產自於墨西哥Jalisco全州以及Guanajuato、Michoacán、Nayarit與Tamaulipas等州部分地區的藍龍舌蘭心製作；如有添加糖蜜類共同釀造，比例不得超過49%；蒸餾所得的龍舌蘭酒分為Silver、Gold、Aged、Extra-aged及Ultra-aged五大類，酒精濃度介於35%至55%⋯⋯等多項條件，方能稱為「Tequila」。

保護方式各國大不同

簡單來說，地理標示之爭議源自「舊世界」與「新世界」的利益衝突（亦即某些地名是否得由特定國家獨占），其中往往牽涉到殖民／移民國與母國之間的歷史、人文及情感等複雜問題。國際間針對地理標示保護仍存在不少歧異，這也是導致《與貿易有關之智慧財產權協定》（TRIPs）杜哈回合談判停滯不前的主因之一。

目前，各國保護地理標示的途徑大致分為三類，包括不正競爭法、商標法以及特別立法，並且可能兼採兩種以上方式，例如我國即以公平交易法與商標法之「產地證明標章」及「產地團體商標」保護，適例包括池上米、日月潭紅茶、麻豆文旦等；美國同樣是以商標法賦予保護，例如，USPTO已於2017年6月20日核准「TEQUILA」證明標章（No. 5225126）。至於歐盟，則另以「原產地名稱保護制度」（Protected Designation of Origin, PDO）、「地理標示保護制度」（Protected Geographical Indication, PGI）等標誌保護其傳統特色農產品，前者要求生產、加工及配製程序全部必須在特定地區完成，後者僅要求有任一項即可使用該標誌。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們