278期
2021 年 02 月 03 日
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「N」標誌的另一場勝仗(下):
New Balance v. New Bunren之損害賠償認定
許慈真/北美智權報 專欄作家

在前篇(「N」標誌的另一場勝仗(上):New Balance v. New Bunren之爭點判斷)提及,儘管仿冒事實明顯,但要透過訴訟維護權利仍須耗費不少時間。New Balance歷經2年多贏取勝利後,究竟可獲得多少損害賠償,將是本篇說明的重點。


圖片來源:unsplash.com

在德拉瓦州法院判定本案[1]被告USA New Bunren International Co. Limited LLC違反蘭哈姆法(Lanham Act,15 U. S. C. §1051及以下規定)第1114(1)條、第1125(a)條及第1125(c)條規定後,緊接而來的便是如何認定原告New Balance Athletics, Inc.應獲得之損害賠償金額。在2019年裁判中,法院僅判定原告可獲得第1117(c)(1)條之法定損害賠償,但金額未決,並且初步拒絕判給原告合理律師費;至2020年裁判,法院方就「合理賠償金額」以及「不得主張第1117(a)或(b)條之律師費」兩項爭議做出結論。

在本案遭控侵權的系爭商標如下所示:

No. 4580787

No. 4585058

No. 4860914

No. 4878478

法定損害賠償金之計算

被告須使用仿冒標誌

第1117(c)條[2]規定,損害賠償金額之認定須視原告能證明「有多少仿冒標誌之使用係出自故意」而定。如無法證明故意,法院應對被告所出售、要約銷售或經銷之各類商品或服務,就每仿冒標誌判給1000美元以上且20萬美元以下之公正金額;如可證明故意,則可請求3倍的懲罰性損害賠償,但上限不得超過200萬美元。

因此,為請求損害賠償,原告首先須證明系爭商標與其註冊商標完全相同或實質上無法區分;若僅是一般消費者認為不明顯的細微差異,在法律上非屬重要而可予以忽略。根據前篇混淆誤認之虞的判斷結果,系爭商標確實屬於仿冒標誌。

損害賠償之計算方式

為計算法定損害賠償之金額,法院應秉持公正(just)裁定每一違反行為之賠償金額(dollar amount per violation)再乘上3項變數(variable),包括:「仿冒標誌數量」、「商品種類」以及「故意侵權時之適當損害賠償金」。

1. 仿冒標誌數量

根據以往判決,仿冒標誌數量應按「被告仿冒原告註冊商標之數量」計算。被告對該計算方式並無異議,也承認原告遭仿冒的註冊商標共計4個。

2. 商品種類

曾有判決指出,如產品的功能用途不同,即可視為不同商品種類加以計算。另外,也可按照「被告申請商標註冊時所列出之商品清單」決定種類數量,因為這表示被告向美國專利商標局(USPTO)申請時即表明各該商品有所不同而應予分別處理。在本案,被告申請時共列出21項商品,包括帽子、襪子、手套、皮帶、鞋子、連身衣、圍巾、舞衣上著、舞衣下著、泳衣、T恤、polo衫、短袖襯衫、長袖襯衫、短褲、長褲、毛衣、套頭衫、緊身衣、夾克與連帽運動衫;而根據被告提交的使用聲明書(Statement of Use),其在商業上使用「N」標誌之範圍係涵蓋前述所有種類。

法院認為,縱使部分商品範圍有所重疊,例如T恤、polo衫與短袖襯衫,或是套頭衫與連帽運動衫,但仍應按照使用聲明書認定被告侵權涉及的商品種類,被告對此並無異議,故即以21種商品作為計算基礎。

3. 故意侵權

故意侵權雖是指意圖侵害或故意無視商標權人之權利,但如被告接獲警告函後仍持續侵權,也可推論為具有故意。關於本案被告侵權是否出自故意,法院在兩次裁判的認定略有不同:

就事實而言,原告於2016年1月向商標審理暨上訴委員會(TTAB)聲請撤銷系爭商標時,即發函制止被告的侵權行為,而被告直至2017年或2018年方結束網站www.new-bunren.com的營運,且任由USPTO在2018年6月撤銷其「N」標誌。

  • 在2019年裁判,法院表示被告最終是自願結束侵權行為,至於為何需要1年甚至更久才能終止侵權,原因並不明確。或許因為如此,法院認為暫時無法確定被告在接獲警告函後仍有侵權行為。
  • 在2020年裁判,由於被告坦承在美國銷售仿冒商品至少持續至2018年7月31日為止,顯然在接獲警告函後仍不斷侵權;再加上被告使用與原告商標相同的標誌,這表示其有意利用原告之商譽進行交易,鑑於「持續侵權」與「相同標誌/商品」兩點,法院認定被告侵權係出自故意。

不過,法院也澄清,關於原告提及被告「使用網路而非實體商店銷售」一事,儘管網路銷售會讓仿冒商品散布範圍更為廣泛,但此點僅能作為增加損害賠償金額的理由,而無法據此認定故意侵權。

4. 每一違反行為之賠償金額 

在決定適當且公正之賠償金額時,法院擁有極大的裁量權限。本案法院基於下列理由,認為裁決較低的賠償金額即足以對被告產生威懾效果:

  • 被告經營手法粗糙而非精心策劃,例如公司所有人本身另在零售店擔任收銀員,而且是利用法律服務網站Legalzoom.com準備商標申請案。
  • 被告出現時間不長且鮮為市場所知,例如其僅有兩個銷售點,一是無任何購買說明的網站,另一是中國網站Taobao.com(亦即需借助第三方中介機構方能完成交易)。
  • 尚無證據可證明被告因其經營獲利。

承上所述,法院裁決每一違反行為之賠償金額為2000美元。該金額乘上4項遭仿冒商標及21種商品後,因故意侵權再乘上3倍,最終,法院依據第1117(c)(2)條判給原告的法定損害賠償金額為50萬4000美元(而非依據2019年裁判認定之第1117(c)(1)條)。

無法請求律師費之理由

法律要件

依據第1117(a)條請求實際損害賠償時,法院得在特殊案件(exceptional case)判給合理律師費。所謂「特殊」,係指兩造當事人訴訟立場之依據(merits of the position)顯有差異,或敗訴方以不合理之方式進行訴訟;換言之,如當事人訴訟地位上之實質強度(substantive strength)(需考量所適用法律及案件事實)或訴訟進行方式之不合理程度,相較於其他案件有顯著不同時[3]。

此外,依據第1117(b)條請求懲罰性損害賠償時,如被告明知系爭商標或標示為仿冒而仍故意使用,法院得在無減輕事由(extenuating circumstance)之情況下判給合理律師費。

法院見解

在2019年裁判中,法院因無法認定被告使用行為是否出自故意,而拒絕依據第1117(a)或(b)條判給合理律師費。至2020年裁判,法院基於下列理由,確定駁回原告有關律師費之請求:

  • 被告的訴訟地位並非毫無依據,也未以不合理方式進行訴訟,故本案非屬於第1117(a)條之特殊案件。
  • 原告未針對第1117(b)條要件舉證。
  • 原告雖可不主張第1117(a)條之實際損害賠償而請求第1117(c)條之法定損害賠償,但後者並無合理律師費。

結語

2017年,New Balance對New Boom的商標訴訟贏得勝利,三名被告總共須賠償150萬美元,創下外國企業在中國主張侵權的最高判賠金額。同年,New Balance對New Bunren製造商的勝訴也獲判50萬美元;而歷經6年努力後,New Balance在2020年成功撤銷琪爾特公司的兩項中國商標(即New Bunren之「N」標誌)。這一連串的勝利正是受益於中國在商標保護上的大幅變革:

依據2001年中國商標法第56條,如侵權所得利益或所受損失難以確定,則按行為情節判給人民幣50萬元以下的損害賠償(約合7.5萬美元);至2014年修正,第63條將金額上限提高至300萬元(約合45萬美元),並增設1至3倍的懲罰性損害賠償;而2019年修正後,更將上限提高至500萬(約合75萬美元)並放寬懲罰性損害賠償的倍數為1至5倍,威懾力道可說是不遜於美國。對於中國立法嚴懲侵權,不少外國企業皆樂見其成,也對未來的爭訟更具信心。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 許慈真
學歷: 輔仁大學外語學院財經法律翻譯學程
輔仁大學法律學系博士
輔仁大學財經法律學系碩士
輔仁大學法律學系學士
專長: 智慧財產權、法律翻譯

 

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