在《決戰時刻》(Call of Duty)系列遊戲中,悍馬車的形象會出現在各種場景畫面中。例如,在某個救援任務,悍馬車是待救援的車輛,玩家不但會看到悍馬車,還會進入到悍馬車中搜尋。又例如,某些任務,玩家是駕駛悍馬車前進。而在某些畫面中,會明確的標示該車輛的資訊為「悍馬」(Humvee)。悍馬車也出現在《決戰時刻》的某些預告影片中[4]。
圖片來源:AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc., 450 F.Supp.3d 467, 475 (N.Y.S.D. 2020).
圖片來源:AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc., 450 F.Supp.3d 467, 475 (N.Y.S.D. 2020).
甚至,被告Activision Blizzard公司自己也授權給玩具製造公司,製造帶有「Call of Duty」品牌的相關產品,包括悍馬車造型的玩具汽車[5]。
2016年6月20日,原告的一家代理商,對被告Activision Blizzard公司寄發了警告信函,要求其不得在使用悍馬車造型與名稱於其《決戰時刻》系列電玩中和相關的玩具產品上。但被告於2016年11月4日推出的新一代遊戲《決戰時刻:現代戰爭重啟》(Call of Duty: Modern Warfare Remastered)仍然繼續使用悍馬車。因此,AM General公司於2017年11月7日向紐約南區地區法院,提起本件商標侵權訴訟[7]。
紐約屬第二巡迴法院管轄,第二巡迴法院在1989年的Rogers v. Grimaldi案[8],建立了藝術創作豁免侵害商標的二步驟檢測法。第一步驟,是看該商標對被告創作,是否具有「某些藝術相關性」(some artistic relevance);第二步驟,如果具有某些藝術相關性,則再看該創作對商標的使用,是否會明顯地誤導(explicitly misleads)消費者,讓他們混淆該作品之來源或內容[9]。Rogers案本身,是一部電影的標題,使用了他人商標,但第二巡迴法院認為,該案的「衡平判斷法」,也可以適用到一般藝術表達作品內容使用他人商標的案例中[10]。
紐約南區地區法院分析過去的案例,討論這二個步驟的實際運用。首先,就第一步驟「某些藝術相關性」,其發現這個標準相當的寬鬆,或至少並不嚴格。例如,在原本的Rogers案,該電影名稱使用了《Ginger and Fred》,是因為電影中的主角,被命名為「Ginger」和「Fred」,且主角名稱對於電影故事的展開有一些實質相關性,因此,片名使用《Ginger and Fred》,就被法院認為具有藝術相關性[11]。
至於第二步驟,則要看被告作品對商標的使用,「是否會明顯誤導該作品來源或內容」。法院發現,只有一般商標侵權的「混淆誤認之虞」(a likelihood of confusion),並不構成明顯誤導,必須該混淆誤認的情況特別重大(particularly compelling),才會大過言論自由保障的利益。 不過,在操作上,仍然採用一般混淆誤認判斷的判斷因素。第二巡迴法院是在1961年的Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.案[12]發展出混淆誤認的判斷八因素。
第二個案件是 Simon & Schuster案[14]。原告出版了一本書《美德之書》(The Book of Virtues),而被告出版了一本《兒童美德之影音書》(The Children’s Audiobook of Virtues),並打算出版。法院認為《兒童美德之書》。但法院調查書本內容發現,被告並沒有提出「有說服力之解釋」(persuasive explanation),書的內容與美德並沒有大大關係,被告只是硬取一個模仿暢銷的書名。法院提到,被告使用這個書名,這個書名並非該藝術表達創作的「整合元素」(integral element)。而採用混淆誤認八因素判斷後,至少有五個因素,會構成混淆誤認[15]。