所謂的惡意搶註冊他人未註冊商標，在歐盟商標法也有類似條文，但較特別的是，其認為惡意搶註冊屬於絕對無效事由。歐洲普通法院在2021年的Tornado Boats International v EUIPO案判決，原商標創立者並未註冊其商標，合作廠商惡意搶註冊其商標，原商標權人雖然異議失敗，但最後法院判決該商標無效。

圖片來源：Tornado Boats官網

龍捲風（Tornado）船公司

1975年，英國的Haygreen先生開了一家造船修船公司。經營了幾年，換了幾次公司名稱，在1985年改為龍捲風充氣船公司（Tornado Inflatable Boats Ltd ），1995年改名為「龍捲風船公司」（Tornado Boats Ltd），不久又改為「龍捲風船國際公司」（Tornado Boats International Ltd）[1]。

2006年，一位丹麥的商人A先生主動與Haygreen先生接觸，表達想要替其擴展在丹麥的剛性充氣艇（igid-hull inflatable boats）市場。2007年2月，A先生以丹麥的公司，開始進口銷售Haygreen先生製造的充氣艇[2]。

在2008年時，雙方曾經在丹麥開會。在Haygreen先生的授權下，A先生將丹麥公司的名稱，改為「丹麥龍捲風船國際公司」（Tornado Boats International ApS，以下簡稱丹麥公司），並討論相關的產品、價格、客戶等等[3]。此後，A先生已經慢慢接管Haygreen先生的英國事業，但Haygreen先生並沒有完全退出管理。

併購談判破裂

2011年5月、6月間，A先生和Haygreen先生雙方洽談，A先生想把英國的龍捲風船國際公司的事業買下（併購）。在email往來過程中顯示，.Haygreen先生仍是雙方合作關係的主導者，且他認為自己擁有龍捲風（Tornado）這個商標，這點A先生好像也同意。此外，雙方認為，有必須另外簽約轉讓Tornado這個名稱以及相關事業[4]。

不過後來談判破裂，2011年7月，A先生以自己的丹麥公司為申請人，向申請註冊Tornado這個商標[5]（如圖一），並指定使用於尼斯公約第12類的「艇、船隻」[6]。

圖一、系爭的Tornado商標

圖片來源：歐盟智財局

2011年9月，歐盟智財局公告了此一共同體商標的註冊案。丹麥公司的律師並向Haygreen先生的英國公司寄發警告信，請其不准再使用Tornado這個商標。因而，Haygreen先生於11月提出異議[7]。但此異議到2015年，最終仍不成功[8]。

惡意搶註冊

2016年2月，Haygreen先生改根據歐盟商標規章舊法的52(1)(b)（第59條(1)(b)），認為該商標註冊屬於惡意搶註冊，應屬無效[9]。

第59條(1)規定：「1.因下列事由，歐盟商標應被智財局或侵權訴訟中之反訴，宣告無效：

(a) 歐盟商標註冊時違反本規章第7條（絕對無效事由）之規定；
(b) 申請人在提出該商標之申請時，乃出於惡意（bad faith）。[10]」

惡意的概念，表示有不誠實的心理狀態或意圖。歐盟商標法是想要促進歐盟不受扭曲之競爭。相關的證據若顯示，商標申請人的目的並不是想公平參與競爭，而以不誠實的運作、意圖阻礙第三方的利益，或者意圖獲得商標功能以外的排除性權利，就是具有惡意[11]。

此外，在判斷是否為惡意，尤其主觀是否具有意圖時，必須考量所有相關的客觀證據。而相關的整體考量可以包含：系爭商標的起源、創立商標之後的使用、申請人提出申請背後的商業邏輯、以及導致該商標申請的事件時間序等。此外，雙方當事人間的商業關係，也可以納入評估[12]。

因惡意而被撤消該商標

2018年4月，歐盟智財局的商標撤銷部門（Cancellation Division）支持Haygreen先生之主張，認為該商標屬於惡意搶註冊，而宣告該商標無效[13]。2020年1月17日，第一救濟委員會維持撤銷部門之決定。此案丹麥公司向歐盟普通法院上訴。歐盟普通法院於2021年5月12日做出判決，支持歐盟智財局救濟委員會之決定。

有無事實上轉讓該商標？

申請人丹麥公司認為，Tornado這個商標，已經事實上（de facto）轉讓給丹麥公司[14]。
丹麥公司主張，從2008年到2009年間的交涉，雙方已經口頭同意，未來將由丹麥公司併購Haygreen先生的英國事業，包括TORNADO這個商標的權利。而且，此後Haygreen先生也介紹A先生給其經銷和商業伙伴，說他是未來公司的新老闆。此外， 在2008年秋天，丹麥公司也接管了之前Haygreen先生網站使用的網址[15]。

救濟委員會認為，(1)接管或協助管理一家公司，並不等於取得這家公司的所有權；(2)表達未來想要轉讓一公司或事業或商標，並不表示真的就已經發生轉讓[16]。從雙方的對話中很清楚可知，丹麥公司知道，系爭商標屬於Haygreen先生，且是在雙方意見交換且協商破裂之後不久，丹麥公司就立刻申請歐盟商標[17]。在歐盟法和英國法下，並沒有所謂的智慧財產權的「事實上轉讓」，亦即，必須以書面契約約定轉讓或授權智慧財產權。因此，本案既然雙方沒有簽署收購協議，故對商標所有權的轉讓，也沒有達成協議[18]。

整體來看，丹麥公司申請該商標的理由，似乎只是為了在談判破裂之後，讓Haygreen先生無法使用該商標、對其事業活動造成阻礙，除此之外，並沒有任何清楚的商業邏輯[19]。 

最後，救濟委員會整理過去歐洲法院關於惡意搶註冊所發展出來的三個原則，認為本案均符合這些原則。

(1) 丹麥公司無法忽略下述事實：Haygreen先生是與系爭商標幾乎相同的未註冊商標的所有人；

(2) 丹麥公司乃刻意的註冊該商標，以阻止Haygreen先生繼續使用之；

(3) 丹麥公司也承認，在2011年時想要購買的TORNADO商標，是屬於Haygreen先生的。
由於在申請系爭商標之前，雙方已存在事業合作關係，故救濟委員會認為，丹麥公司申請該商標確實屬於惡意[20]。

法院支持救濟委員會之認定

法院基於相關證據，認為A先生雖然在2008年到2009年，對於雙方的合作事業，是擔任管理者，但無法因而認為，丹麥公司已經併購了該事業[21]。

其中，在雙方於2011年協商出現裂縫時，丹麥公司在沒有通知Haygreen先生的情況下，自己去申請歐盟專利，這個行為可以被看做是「隱藏行為」（concealed act），其一方面可能是想規避自己支付授權金的義務，二方面可能是想阻止Haygreen先生繼續使用該商標[22]。

Haygreen先生沒有權利主張商標無效？

丹麥公司第二個主張則是：就算認定雙方間沒有事實上轉讓商標權，但也不應認定其具有惡意。因為，Haygreen先生並沒有註冊該商標，故沒有專屬排他權，且Haygreen先生已經數年沒有使用該商標，或者無法證明在最近五年有真正使用該商標[23]。

法院指出，由於歐盟商標規章第52條(1)(b)（新法第59條(1)(b)）中惡意申請而無效的條文，主張者並不需要是在先商標之權利人[24]。因此，主張無效者，並不需要證明自己在五年內（2006-2011年）有真正使用該商標[25]。

法院認為，Haygreen先生從創立這個商標起就使用這個商標，丹麥公司過去的使用也是在Haygreen先生的授權並支付權利金下得以使用。即便Haygreen先生後來沒有用自己的公司使用該商標進行行銷，但仍透過授權他人繼續使用[26]。

因此，最後法院支持智慧財產局救濟委員會之決定，維持該商標因屬惡意註冊而無效。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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