本文建議就「足以使相關消費者認識其為商標」之要件可更精緻化,以針對未按照原申請型態使用之商標,建立明確的廢止判斷因素。以下本文舉美國聯邦第四巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Fourth Circuit)於2003年的Sloan v. Auditron Elec. Corp.案判決[1](稱「Sloan案」)為例,介紹針對字體商標(文字、字母、數字等類型的商標),如果以造型字體申請商標時,使用該商標時必須依獲准之造型字體使用;否則可視為「未使用」。
美國商標法之相關概念
15 U.S.C. § 1064(或Lanham Act § 14)規定申請商標廢止(cancellation)之條件;而其指出一旦商標已經被放棄(has been abandoned),則因商標權之行使而受有損害者可提出廢止商標的申請。另於商標侵權訴訟中,被控侵權者可以「商標放棄」爭點做為系爭商標權無效之抗辯理由。
此「商標放棄」的爭議其關鍵在於「使用」的形式是否造成系爭商標的放棄(abandonment)。根據15 U.S.C. § 1127,有兩種狀況會導致商標「擬制為放棄」(shall be deemed to be “abandoned”)。第一種為商標權人未繼續使用其商標且具「不再重起使用的意圖」(intent not to resume such use),而Sloan案即屬此類。第二種為系爭商標已變成通用名詞(generic name)。另判例法創設第三種「放棄」類型,即所謂「赤裸授權抗辯」(naked licensing defense)[2],其指出造成系爭商標被放棄之授權行為,包括:(1)於授權時未考慮如何維持商標產品或服務的品質;(2)授權的結果竟是准許「侵權使用」(infringing use),亦即授權契約未規範使用的限制或範圍。
根據§ 1127,證明第一類「擬制放棄」之相關證據原則有三項。第一是「不再重起使用的意圖」可藉由情況證據(circumstantial evidence)所佐證。第二是當商標未使用達連續三年時,其可視為「放棄」的初步證據(prima facie evidence),因而有「推定放棄」的效果。第三是商標的「使用」指在通常的交易活動(ordinary course of trade)中所從事的「善意」(bona fide)使用,而僅為了維持商標權有效性的使用則不屬之。值得注意的是,雖「使用」用語從文義上而言並無「商業上」(in commerce)的要件,但是法院認為該「使用」即「商業上使用」(use in commerce)。
在商標侵權訴訟程序中,法院得在當事人聲請下以「中間裁定」檢視商標放棄是否成立。對「不繼續使用」和「不再重起使用的意圖」等二要件,上訴法院於審理「中間裁定」時,其檢視有無相關事實證據屬必須由陪審團來認定者。判斷上,上訴法院會以中間裁定聲請人的「對造」為有利的考量,來檢視相關證據是否支持下級法院的裁定。另在「商標廢止」程序中,對於商標之放棄,申請人的舉證責任為「優勢證據」(a preponderance of the evidence)。
商標權人William G. Sloan先生(稱「Sloan先生」)於1965年獲得系爭商標(圖1)。系爭商標為「Auditron」的造型字體,其特徵在於「A」字母右部分有延伸的部分以在其他字母下面形成「底線」,而其他字母除了「i」之外皆為「大寫」。此外,「Auditron」的字體部分為淺色,而背景部分為深色。系爭商標指定使用在記帳、會計、稅務等服務類。Sloan先生在加州(California)提供會計服務。自1968年起,Sloan不再使用原註冊時的「Auditron」造型字體,但在維持「Auditron」文字的情況下以其他造型字體做為營業識別用。
Sloan先生主張他當初希望申請的是「Auditron」文字商標且並未限定特定的設計。對此,上訴法院認為主管機關的法規規定申請人於商標申請時應選擇提出「書寫體圖樣」(typed drawing)或「特殊型態圖樣」(special form drawing),前者的權利範圍不限於文字的表現形態,而後者針對的商標圖樣為文字、字母或數字之特別形式的書寫(lettering)或特別的標點(punctuation)方式。因為Sloan先生選擇「特殊型態圖樣」,則其商標使用必須依照其當初申請的圖樣。