對於著作及其改編作品的管理者或相關企業而言，若能將創作者姓名和著作名稱註冊為商標，無疑是在著作權之外增添一項強而有力的保護，然而，實際上是否能獲准，在歐盟實務上卻有相當的不確定性。因此，歐盟上訴委員會有意藉由一代英國文豪喬治歐威爾（George Orwell）的相關商標申請案，請求大上訴委員會做出一致性解釋，以解決裁決歧異情形。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

申請人The Estate of the Late Sonia Brownell Orwell[1]曾於2018年向歐盟智慧局（EUIPO）申請註冊商標「ANIMAL FARM」、「1984」及「GEORGE ORWELL」（後稱系爭標識），惟均遭到部分否准。2020年，申請人向上訴委員會（Board of Appeal，BoA）提出上訴，BoA雖做出裁決[2]，但並未真正解決爭議，而是根據歐盟商標授權規則（Delegated Regulation 2017/1430）第37條提交大上訴委員會（Grand Board）定奪，請求解釋系爭標識是否僅是描述系爭商品及服務類別的內容或主題。

一般而言，BoA通常是由3名成員（其中一人擔任主席）共同做出裁決，部分案件則可由單一成員決定，但若是當BoA或主席團（Presidium）認為案件存在法律困難點或重要性、或是在特殊情況下——例如BoA過往就相同法律問題曾做出不同裁決（亦即本案情形）——便可向大上訴委員會提交該案件。大上訴委員會由9名成員組成，包括擔任主席的BoA庭長（President）、委員會主席以及其他獲選的普通成員。

BoA表示，主管機關過去對於書名、著名作品人物或知名作者姓名能否註冊為商標，看法上多有分歧，尤其是在第9類（影片、CD、電影）；第16類（印刷物、照片、書籍、繪畫）；第28類（遊戲、玩具、小雕像）；第41類（娛樂、文化活動、教育服務）：有時，即使此類標識眾所週知，卻以公眾將之視為印刷物或教育服務的來源指示而仍獲准註冊；但有時又認定此類標識僅是內容資訊或說明商品或服務的主題，不具識別性且為描述性而不准註冊。

EUIPO的否准理由

EUIPO主要是以歐盟商標規則第7(1)(b)及(c)條為由，認定系爭標識就系爭類別而言欠缺識別性且屬於描述性。

關於書名「ANIMAL FARM」和「1984」

某些書名由於極富盛名，其主題意義（thematic significance）已遠超出實際書籍內容之外而成為「日常語言」（entered into the language），即使是未曾閱讀過該書的消費者，也能從書名立即聯想到書中的某些概念，而這些概念彷彿有了自己的生命一般，在公眾的日常對話中頻繁出現。

儘管名氣並非是商標保護的障礙，但公眾經驗仍是必要考量之點。EUIPO認為，系爭書名與已獲得寓言故事地位的「THE JUNGLE BOOK」及「PINOCCHIO」類似，歷經多次改編後已削弱與原始著作的關聯性，得以在重新想像和重新脈絡化（例如嘲諷）之下而仍保留核心資訊，其性質與呈現日復一日的敘事作品「e journal d’Anne Frank」大不相同，後者自然無法作為本案的裁決先例。

至於作品的著作權保護，則與商標的絕對不准註冊事由之判斷無涉。

關於人名「GEORGE ORWELL」

雖然作者姓名並非當然無法註冊，但喬治歐威爾與僅有單一作品的安妮法蘭克（Anne Frank）不同，除了寫出經典作品《1984》和《動物農莊》外，作品還包括其他小說、散文、回憶錄、文學批評和政治評論，是20世紀的重要文學家之一。因此，就系爭類別而言，消費者不僅認為系爭人名不具識別性，更會將之視為指向喬治歐威爾的描述性標識。EUIPO認為，此情形與自傳體作品《安妮日記》（Le journal d’Anne Frank）不同而無法加以援引，反而是與經長久使用後成為通用標識的SIBELIUS（R 2382/2017-2）一案類似。

此外，著作權存續並非提供人名永久商標權的充分理由。

BoA可能否准的其他理由

BoA雖未做出最終裁決，但仍提出其他可能否准的理由，並要求申請人進一步說明：

關於書名「ANIMAL FARM」和「1984」

就「1984」而言，消費者可能將該標識視為系爭商品或服務的內容或主題資訊，並合理認為系爭商品或服務與該年份發生的事件或情況相關，而且，該年份是否發生重大事件或公眾是否有所意識皆無關緊要，單憑指明某個時間範圍就足以構成描述性。

申請人認為，即使是以說明性的方式將「1984」作為書名使用，也是歐盟商標規則第14條所允許。不過，為避免駁回，申請人刪除「日曆」商品且有意附加上「涉及政治及/或社會性虛構藝術作品」等語，並提出後天識別性證據。至於「ANIMAL FARM」，BoA表示，搜尋後可以發現該標識是出版物、遊戲、娛樂及教育領域的流行詞彙，也有眾多以農場和動物為主題的遊戲或玩具人偶，顯然就系爭類別而言屬於廣為使用的經典主題，當然不具識別性且屬於描述性。

同樣地，為避免駁回，申請人有意附加上「與玩具農場無關」「涉及政治及/或社會性虛構藝術作品」等語，並提出後天識別性證據。

關於人名「GEORGE ORWELL」

儘管申請人透過其使用和控制系爭人名標識的方式，可確保消費者輕易瞭解系爭商品或服務是來自申請人或是相關企業，但BoA認為，該作法反而是在系爭類別與涉及喬治歐威爾的內容或主題之間建立直接連結。

不過，申請人反駁，人名也可能基於名氣而作為著作名稱之一部分，如此未必會使人名具描述性而無法作為商標，更何況，歐盟商標規則第14條也允許此類說明性的使用方式。再者，EUIPO過去已准許不少人名註冊為商標，例如「STEPHEN HAWKING」「AMY WINEHOUSE」等，足見主管機關亦承認人名可作為商品或服務的來源指示。

先前裁決的歧異情形

為了突顯先前見解的不一致性，BoA列舉出幾項重要裁決摘述如後。

以書名註冊商標

• THE JUNGLE BOOK（R 118/2014-1）
  若公眾認為標識只是提及某個著作（包括改編作品）或故事類型，而無其他傳達識別功能的附加要素以供指示商業來源，就以該故事作為主題之商品或服務而言，通常屬於描述性且不具識別性。
• PINOCCHIO（R 1856/2013-2）
  倘若書名廣為公眾所知悉，以致在指定使用之商品或服務中僅是指涉該著名故事或書名，則欠缺識別性。這通常是因爲故事有眾多出版版本，或有電視、戲劇、電影等大量改編作品而可以觸及廣泛群眾所致，例如長久流傳的兒童故事「PINOCCHIO」即是一例。
• Le journal d’Anne Frank（R 2401/2014-4）
  儘管安妮法蘭克的故事廣為人知，但由於「Le journal d’Anne Frank」並未描述或表明第9、16及41類商品或服務的特性，公眾可能將之視為商品的製造商或服務的供應商。
• Der kleine Hey（R 881/2014-5）
  書名未必會傳達出版物主題的資訊，除非該標識不僅是作為書名，在公眾認知及理解中已演變成為一般性指示。
• Winnetou（R 1297/2016-2）
  「Winnetou」不僅是著名文學作品所創造的人物，也已衍生出其他抽象獨立意義（意指可敬的美國原住民），故就第9、16、28及41類商品或服務而言屬於描述性且不具識別性。

BoA特別指出，EUIPO有關書名的審查基準應更為具體：一方面，該基準認為（著名）書名可視同說明出版品等商品的內容或主題，但另一方面，卻也要求在適用歐盟商標規則第7(1)(b)條時需從「日常語言」的角度解讀書名。

以人名註冊商標

• MUSEO GAUDI（R 2196/2016-2）
  由於「MUSEO GAUDI」可使公眾立即在指定使用之商品（電子／印刷出版品）或服務（文化和教育服務）與知名西班牙建築師高第（Antoní Gaudí）及其作品之間建立說明性連結，故不具識別性且屬於描述性。
• JANIS JOPLIN（R 2292/2014-4）
  若將藝術家姓名貼附於CD、DVD且在包裝及網站上顯示，無論是否知名，都不能排除消費者可能將之視為來源指示，而不僅是認知為表演者姓名或相關資訊的主體。由於「JANIS JOPLIN」並未描述CD、DVD或網站資訊屬於特定類型（例如搖滾或藍調音樂），因此消費者不太可能將之視為商品內容或主題（CD、DVD或可下載音樂檔案）或服務（提供音樂或娛樂資訊之特色網站）的說明，自然不適用歐盟商標規則第7(1)(b)及(c)條規定。

結語

國際商標協會（INTA）曾在2021年3月向大上訴委員會提交兩份法庭之友意見書，表示不該排除知名作者姓名與著名文藝作品名稱的商標保護可能性，也不該從更嚴格的角度檢視此類標識，而是必須考量到個案情況與隨著時間變化的大眾認知；再者，書名不因名氣而當然屬於某些商品或服務的描述性標識，如此一來將導致所有知名標識都無法獲得商標保護。

大上訴委員會最終會如何裁決，相當值得關注，因為單就「書名／人名」與「指定使用類別」兩者結合觀察，先前裁決顯然有不一致，又或者該說是，不容易瞭解主管機關是基於哪個關鍵點予以准駁。舉例來說，華納兄弟（Warner Bros. Entertainment Inc.）以「Harry Potter」相關文字及圖形，共計向EUIPO申請16件商標，指定使用類別大多涵蓋第9、16、28、41類，其中甚至包括系列作品的各集完整書名——就書籍而言，書名不就是有關商品內容的描述嗎？

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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