根據美國商標審查手冊（TMEP），單一創意作品名稱不得註冊為商標，其理由與商標法及著作權法的保護期間不同有關；相對地，若是系列作品，則不受此限制。儘管如此，美國商標審判暨上訴委員會（TTAB）在本案卻從「指示來源功能」著眼，例外允許單一書籍名稱得受商標法保護。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

本案[1]商標申請人Celeste Ortiz於2017年11月18日註冊標識「ENGIRLNEER」（後稱系爭標識）並指定使用於第21（茶杯、咖啡杯、馬克杯）、22（徽章及鑰匙使用的頸部掛繩）及25（套頭衫、襯衫、運動衫）類。Shannon DeVivo隨即提出異議，主張在本案申請日之前即已持續使用「ENGIRLNEER」標識提供STEM領域的教育資訊及書籍，因而兩造標識有混淆誤認之虞。異議人也於2018年9月7日及2019年5月23日申請註冊相同文字並指定使用於第16、35及41類，審查官則以可能與系爭標識產生混淆誤認為由，暫停准駁程序。

異議人是否善意先使用

系爭標識是結合「engineer」與「girl」的新創詞彙，暗指女性工程師。該詞彙在異議人使用的類別領域並無固有涵義，可視為具識別性的普通法標識。為主張先使用之權利，異議人必須舉證其首次使用早於本案申請日。

標識用於商品或服務

美國商標法上並未定義何謂「服務」，但根據判決先例及TTAB觀點，服務範圍包羅萬千，標識所涉及的活動只要是定期或反覆發生，均無不可。

異議人本身為環境工程師，在2017上半年創造「ENGIRLNEER」一詞後，於同年6月申請網域名稱engirlneer.com，9月開始發布網站內容，各網頁頂部均以大型字母置中顯示「ENGIRLNEER」，並且以互動方式為訪客提供資訊。

最遲於2017年10月30日，異議人即已在網站上透過女性虛構角色，提供各STEM領域介紹（包括化學、地質、生物、交通安全與供水）、實際應用的解決方案、未來職業等資訊，同年11月11日開放書籍免費下載，並於2018年1月首次在amazon.com上架書籍（唯有此時點晚於申請日）。而異議人在供下載書籍的末頁放上戳章設計，中央有「Engirlneer」字樣，圍繞的圓環則有「Teamwork · Creativity · Hard Work · Design · Innovation」等文字。

為推廣STEM相關書籍、資訊服務及網站，異議人也定期為學齡女性舉辦演講與活動。

標識實際使用情形

異議人並未主張以書籍名稱作為標識，且表示「ENGIRLNEER」一詞是作為書籍的來源指示之用，主要出現在下列位置：

書籍內容雖未表明任何角色為「ENGIRLNEER」，但根據書名及網頁編排，顯然Betty、Chole、Elan、Sally等角色皆是「ENGIRLNEER」。至於申請人指稱末頁的讚揚性戳章意圖偽裝成第三方認可戳章，故無法作爲來源指示，TTAB則認為，圓環中的文字旨在描述工程專業女性的特質，並非第三方認可戳章。

簡言之，異議人使用「ENGIRLNEER」至少包括三個作用：融入戳章設計；作為書名之一部分；指稱書中虛構角色。

根據美國商標法，商標包含得以與他人商品或服務相區隔之任何文字、名稱、符號、圖樣或兩者以上組合，並且必須創造出獨特商業印象，藉以發揮識別來源的商標功能。TTAB指出，儘管實務上許多商標都與書籍相關，包括作者、系列作品名稱、部分書名、虛構人物、出版商等，但單一書籍名稱僅是作為描述性指示（說明書本內容），自然不具商標作用[2]；同理，書名及書中出現的角色也未必能識別書籍來源。不過，異議人未單純使用「ENGIRLNEER」作為書名之一部分或指稱虛構角色，而是用於戳章設計——此舉可作為來源指示。

參考先例：In re Polar Music Int’l AB, 714 F.2d 1567 (Fed. Cir. 1983)

TTAB援引流行音樂團體ABBA的商標訴訟案件，說明該案法院在檢視唱片、商品封面及唱片銷售據點使用的標籤後，發現「ABBA」確實可獨立作為唱片的來源指示，並非僅用以表明歌手身分。法院指出，唱片與錄音帶不單是塑膠製品，還包含聲音，各個錄音作品因而具備獨特性，這也是消費者購買的原因。消費者期待的不只是聲音品質，還包括唱片的錄製品質及其本身的物理品質，並且，貼附著「ABBA」標識——這正是標識在錄音作品上代表的意義。

同樣地，異議人除了在書名及書中人物團體使用「ENGIRLNEER」，在書籍次頁以大型字母顯示作為資訊出處，並且結合戳章設計，不僅可用以識別來源，也向公眾表明某種品質及永續性。

TTAB的其他回應

• 申請人質疑消費者未必知悉異議人的網頁，但證據顯示，該網站自2017年11月11日起提供書籍免費下載，異議人也透過相關社群推廣、定期舉辦教育活動並且提供貼附「ENGIRLNEER」標識的小物品。
• 申請人質疑異議人未以樣本提供下載或訂購說明，但TTAB指出，點選書籍圖片即可免費下載，而申請人所援引的規定（TMEP § 904.03(e)）是適用在軟體及影音檔案下載情形。
• 申請人認為異議人未主張網站上的商業使用為善意交易（bona fide monetary transaction），TTAB認為，證明先使用不必有盈利的銷售行為，即使是基於宣傳或教育推廣而提供貼附標識的小物品，亦視同使用。

TTAB認定，異議人在為有意瞭解STEM職業的學齡女性及其父母與導師提供後述商品及服務上，確實是先使用「ENGIRLNEER」標識：(1)STEM相關資訊服務，包括互動式網站；(2)介紹STEM教育資訊的特色網站；(3)不可下載的線上教育資訊；(4)可下載的兒童讀物。

兩造標識是否構成混淆誤認之虞

TTAB在本案使用DuPont因素[3]判斷是否可能致生混淆誤認，「標識」與「商品或服務類別」的相似程度最為關鍵。

標識近似程度

異議人所使用的標識與系爭標識完全相同，而且申請人是以標準字母註冊，故系爭標識的呈現方式不限於特定字型風格、大小或顏色。

商品或服務類似程度

單憑商品或服務具競爭性或是透過相同管道交易，都不足以構成混淆誤認之虞，必須兩造商品或服務的關聯性、或行銷條件或活動會觸及相同消費族群而導致誤認來源方可。不過，因為兩造使用的標識相同，所要求的商品或服務類似程度較低，只要申請人指定使用的品項與異議人實際使用範圍有關聯性即已足。

異議人表示，雖然是在申請日之後，但其已在T恤、背心、運動衫、連帽衫、馬克杯、貼紙、明信片、賀卡、托特包等附隨商品（collateral product）上使用「ENGIRLNEER」標識，而根據證據，TTAB認定申請人之運動衫／襯衫、杯子／馬克杯以及用於徽章與鑰匙的頸部掛繩，和異議人之書籍、STEM相關教育及專業資訊具商業上關聯性（尤其是對學齡女性及其父母與導師而言）。

交易管道重疊性及消費族群

異議人主張，申請人註冊時並未就交易管道設限制，故可假設其商品或服務會進入相同交易管道並接觸相同消費者；但TTAB指出，唯有在兩造商品相同或極為類似之情況下，才能如此推論。儘管如此，未明確設限即可假定，申請人指定使用之類別會透過所有的通常交易管道銷售並接觸一般潛在消費者。

異議人在amazon.com上販售書籍，並透過工程師社群的朋友、同事以及專業人脈推廣書籍與網站，也持續使用Facebook、Twitter等社群媒體宣傳網站、資訊服務及商品；申請人則是在Facebook、Instagram等平台行銷商品，並在myshopify.com上銷售T恤，足見兩造的交易管道雖非完全相同，但仍有關聯之處（都涉足網路）。再者，申請人的銷售對象是消費大眾，異議人則鎖定「有意瞭解STEM職業的學齡女性以及在旁協助的父母、導師與其他人」，消費族群顯然有所重疊。

銷售條件與購買型態

異議人在amazon.com銷售的書籍價格便宜（7.99美元），網站則是免費提供資訊服務，而申請人的商品同樣定價不高，因此，消費者大多屬於衝動型購買（impulse purchasing），且購買時的注意力程度較低。

使用／未使用標識之類別

如果異議人使用的類別範圍廣泛，消費者容易認為使用近似標識的類似商品是屬於其業務延伸。但實際上，異議人的使用範圍僅包括童書、T恤、背心、運動衫、連帽衫、馬克杯、貼紙、明信片、賀卡、托特包、STEM相關資訊及教育服務，稱不上廣泛，也只提出少數證據證明使用「ENGIRLNEER」標識進行銷售。

排除他人使用之權利

申請人並未提出足夠的使用證據（例如足以建立顯著之消費者認可的行銷宣傳成本），而異議人使用「ENGIRLNEER」標識行銷的證據也不充分，明顯兩造在本項因素上均未占有優勢。

最終，TTAB以「標識相同」、「商品或服務類似」、「定價便宜」、「交易管道部分重疊」等因素，認定申請人在第21、22及25類商品上使用系爭標識有構成混淆誤認之虞，故異議有效並駁回本案商標申請。

結語

以書名註冊商標看似單純，但根據書名由來（日常用語、新創詞彙或舊詞新義）及使用方式，准駁與否仍受眾多環境條件影響。就本案而言，TTAB雖同意實際上屬於單一書籍名稱組成部分之「ENGIRLNEER」得受保護，但更確切理由卻是基於戳章設計此點。嚴格來說，TTAB並未違反In re Cooper一案原則，只是也未能進一步釐清，拒絕單一著作名稱註冊是否確實能消除商標永久保護引發的疑慮（亦即藉由註冊商標阻礙自由使用資訊）。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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