無論商標或設計，功能性始終是訴訟核心爭議之一。在Yokohama與Pirelli的本次商標爭議中，將功能性的戰場從整體產品形狀帶往「極其有限」的部分形狀，整體上雖是延續2010年Lego案的判例法，但仍讓人隱約嗅到一絲改變的味道。

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Pirelli Tyre SpA（後稱Pirelli）在2001年7月向歐盟智慧局（EUIPO）申請註冊圖形標識（圖1），指定使用於尼斯分類第12類，商品範圍包括「各式車輪之輪胎、半實心及充氣輪胎、輪圈與保護罩；各式車輪；各式車輪之內胎、鋼圈、零件、配件與零備件」。該標識在2002年10月獲准註冊（No 2319176，後稱系爭商標）。

圖1：Pirelli申請註冊之圖形標識

事隔十年之後，Yokohama Rubber Co. Ltd（後稱Yokohama）在2012年9月以歐盟商標規則第52(1)(a)、7(1)(b)及7(1)(e)(ii)條為由，請求EUIPO就「各式車輪之輪胎、半實心與充氣輪胎」等商品宣告系爭商標無效。2014年8月，無效部門根據第7(1)(e)(ii)條作成無效裁決，商品範圍不僅包括Yokohama主張的類別，也涵蓋「各式車輪之輪圈與保護罩」。上訴委員會（BoA）嗣後雖駁回後者，但針對Yokohama主張的範圍仍維持無效裁決。

普通法院撤銷原裁決：認定非純屬功能性

Pirelli在2016年8月向普通法院起訴，請求撤銷有關「各式車輪之輪胎、半實心與充氣輪胎」等類別（後稱系爭商品）的無效裁決。Pirelli主張，系爭商標並非純粹由產品形狀構成，其重要特徵（essential characteristics）亦非純屬功能性，故未違反第7(1)(e)(ii)條規定。普通法院認定系爭商標非純由產品形狀所組成，並撤銷BoA的無效裁決。其撤銷理由大致如下：

• 系爭商標呈現出輪胎胎面的單一溝槽（single groove of the tyre tread），既非純由系爭商品（即輪胎）形狀所組成，且無論就質或量而言（quantitatively and qualitatively），亦不屬於系爭商品的重要部分。
• 根據Yokohama提交的證據以及BoA檢視的資料，無法認定單一溝槽（即系爭商標之圖形）能夠實現BoA裁決所討論的技術成果（technical result）。
• 系爭商標無法禁止Pirelli的競爭對手製造及行銷包含相同或近似於系爭商標圖形的輪胎，因為當該圖形結合其他胎面要素後，便能創造出不同於各個要素的形狀。

歐洲法院：維持原判決並駁回上訴

在本案[1]，除Yokohama未能明確指摘事實判斷上有何扭曲誤認外，歐洲法院針對商標的功能性解釋作出幾點回應：

如何確認重要特徵

Yokohama主張，普通法院認定BoA檢視系爭商標的方式違法，反倒是見解錯誤。根據普通法院見解，討論系爭商品功能時，BoA不應該斟酌未呈現在圖樣上的額外資訊（亦即增添非圖形構成部分的外部要素），並據此分析源自系爭商標的形狀特徵。

歐洲法院重申，根據判例法[2]，適用第7(1)(e)(ii)條規定時，首先必須確認標識的重要特徵，其次，所有重要特徵均為實現產品的技術功能。檢視圖樣及EUIPO提交的證據後，普通法院認定系爭商標僅呈現出「單一溝槽」，是輪胎胎面上極其有限的一小部分[3]：胎面是由多項要素交錯形成，並與其他部分（例如胎側）共同組成系爭商品，亦即「各式車輪之輪胎、半實心與充氣輪胎」，顯然，系爭商標呈現的並非系爭商品或胎面。至於BoA在檢視系爭商標時所增添的外部要素，形同修改其原始圖樣，如此做法只是為使系爭商標能夠呈現出系爭商品的形狀，自非正確解釋。

歐洲法院也進一步釐清，普通法院並未認為BoA不得藉助系爭商品或額外資訊來分析系爭商標的形狀特徵，其反而肯定，為確認重要特徵，BoA有權詳細審酌可用以評估系爭商標實際呈現內容的相關資料，包括根據系爭商品來考量系爭商標性質。只不過，BoA所參酌的各項要素皆無法讓系爭商標呈現的圖形變為「胎面」。

適用第7(1)(e)(ii)條的額外條件

Yokohama主張，普通法院錯誤認為第7(1)(e)(ii)條所適用的標識，必須呈現出產品在質與量上的重要部分。歐洲法院指出，關於此點，其實是普通法院從EUIPO觀點延伸而來，其認為基於規範所欲保護的公共利益，該項絕對不准註冊事由可解釋適用於：由實現技術成果所必須之部分產品形狀構成的標識，尤其是，該形狀就質或量而言屬於產品的重要部分。既然系爭商標僅呈現出胎面的單一溝槽、而非整個胎面（因為未納入其他要素），與其他要素組合時，自然可構成許多複雜不同且與各個溝槽或要素有別的形狀，故不但非純由產品形狀所構成，在質或量上也不屬於產品的重要部分。

況且，Yokohama提交的證據並不足以認定單一溝槽（即系爭商標呈現的形狀）可實現BoA裁決所討論的技術成果，而普通法院據此所為之判斷是源自不受拘束的事實認定（unfettered assessment of the facts），不僅可單獨作為廢棄原裁決的充分理由，也非法律審可爭執的事項，因此，縱使普通法院提出「屬於質或量上之重要部分」此額外條件的解釋有誤，仍然無法以此推翻其判決。

如何解釋產品所含形狀的技術功能

EUIPO主張，第7(1)(e)(ii)條適用的條件包括：

• 可證明標識形狀的所有重要特徵乃是實現技術成果所必須；
• 且該形狀有助於實現相關產品功能；
• 即使該標識本身不足以獲致預期的技術成果亦無妨。

但普通法院卻錯誤認定，系爭商標呈現的單一溝槽不足以實現第7(1)(e)(ii)條所討論之技術成果。不過，歐洲法院反而認為是EUIPO對普通法院判決有所誤解。因為普通法院僅是認為，根據BoA檢視的證據不足以判斷系爭商標可實現相關技術成果，並未否認或排除上述條件適用的可能性。

有關商標保護的討論

Yokohama與EUIPO同時對普通法院有關保護範圍的說法（亦即前述普通法院判決理由3）表示質疑。根據普通法院見解，系爭商標註冊取得之保護僅限於圖樣呈現的形狀，Pirelli的競爭對手不因此無法製造及行銷包含相同或近似形狀的輪胎，該形狀若結合其他胎面要素，便能創造出迥然不同的其他形狀，尤其是，該其他形狀在輪胎胎面上的呈現方式未必能夠讓人識別出系爭商標。

歐洲法院表示，前述情形已牽涉與系爭商標不同的形狀，Pirelli當然無法主張排除。至於「未必以可識別系爭商標的方式呈現」此段說法[4]，僅是普通法院所為的事實認定，除非Yokohama可明確指摘扭曲誤認之處，否則非屬於法律審的裁判範圍。

結語

在本案，歐洲法院仍維持Lego案立場，亦即特徵重要與否因個案而異，檢視方法自然也因個案不同解釋上可就標識之整體印象判斷，或按各部位逐一審查，甚至是審酌問卷調查、專家意見、智慧財產權相關文件等資料不一而足。想在法律審爭執檢視方法的合理性，其實並不容易，以Lego案而言，先前專利權文件便成為確認重要特徵（以及判定純功能性）的鐵證。

此外，由於系爭商標牽涉的是產品之部分形狀（且極其有限），在功能性判斷上不免浮現了額外條件的考量（無論正面或負面），包括部分形狀本身的比重，以及其對技術成果實現的貢獻。這些條件未來會如何發展、如何影響功能性解釋，相當值得關注。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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