305期
2022 年 03 月 23 日
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「川普太小」?可以使用川普姓名作為商標?
2022年In re: Steve Elster案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

世界各國商標法均規定,所申請商標不得使用他人姓名,除非得到他人書面同意。2018年,Steve Elster先生向美國專利商標局申請註冊「TRUMP TOO SMALL」(川普太小)商標,被專利商標局駁回。但他不服,主張其限制了他的言論自由。2022年2月底,聯邦巡迴上訴法院法官判決,相關條文確實違憲。

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圖片來源:Pixabay

Steve Elster申請「川普太小」商標

2018年,Steve Elster向美國專利商標局註冊「TRUMP TOO SMALL」(川普太小)文字商標,指定使用於第25類商品。第25類商標包括:「襯衫;襯衫和短袖襯衫;圖案T恤;長袖襯衫;短袖襯衫;短袖襯衫;短袖或長袖T恤;運動衫;T恤衫;T恤;可穿戴的服裝和服裝,即襯衫......」[1]

根據Steve Elster的註冊申請書的說明,這個短詞,是希望喚起川普總統和參議員馬可盧比奧(Marco Rubio)在 2016 年總統初選辯論中令人難忘的交流,希望「傳達川普總統及其政策的某些特徵是微不足道的」[2]

圖一、Steve Elster所註冊的「TRUMP TOO SMALL」商標示意圖。
Federal Circuit Holds Bar on Registering “Trump Too Small”… – Roadmap to  the Right of Publicity
圖片來源:https://rightofpublicityroadmap.com/news_commentary/federal-circuit-holds-bar-on-registering-trump-too-small-violates-first-amendment/

美國專利商標局駁回

美國專利商標局審查官拒絕了此申請案。其主要依據兩項理由。

第一項,援引美國商標法第1052條(c),認為此商標包含了尚在世的川普前總統的姓名,且沒有得到他的書面同意[3]

申請人Elster先生主張,此標誌希望作為「政治評論」(political commentary),但審查官認為,只要含有他人姓名就不得註冊,因為在法條上和過去的判例法中,並沒有寫「政治評論」屬於例外[4]

第二項,審查官認為,根據美國商標法第1052條(a),此商標乃錯誤暗示與特定人有關聯[5]

Elster先生主張該條款違憲

Elster先生對專利商標局決定不服,向商標審理救濟委員會提出上訴。上訴的主要理由認為,第1052條(c)和(a),都屬於對言論自由之限制,且屬於「基於內容之限制」(content-based restrictions),違反美國憲法第一增補條文言論自由之保障。

但委員會維持了駁回決定,且認為本案只需要依據第1052條(c),而不需要依據第1052條(a)[6]

Elster不服,將此案上訴到聯邦巡迴上訴法院。2022年2月底,由Dyk法官做出判決,認為第1052條(c)禁止註冊含有他人姓名之商標,違反了言論自由,構成違憲[7]

美國最高法院之前宣告「可恥」和「貶損」條款違憲

美國聯邦商標法中第1052條(a)的前半段規定:「能夠將申請人的商品與其他人的商品區別開來的商標,不論其性質,均能在主註冊簿上註冊,除非該商標:(a)包含不道德、欺騙性、可恥的(immoral, deceptive, or scandalous)事物或由其所構成;或包含貶損(disparage)生存或死亡的自然人、機構、信仰、國家象徵的事物或由其構成,或錯誤暗示(falsely suggest)與生存或死亡的自然人、機構、信仰、國家象徵有某種聯繫,或使其受辱、名譽受損;…[8]

上述條文第一句為「可恥的」(scandalous)條款,第二句中又分為貶損(disparage)條款和「錯誤暗示連結」(falsely suggest a connection)。由於美國法院非常重視言論自由保障,認為商標申請之限制,也是一種言論自由限制。故美國最高法院在2017年的Matal v. Tam案[9],宣告「貶損」條款違憲;又在2019年的Iancu v. Brunetti案[10],宣告「可恥」條款違憲。

最高法院在這兩個案件中,認為「貶損條款」和「可恥條款」,有觀點歧視(viewpoint discrimination)問題。

申請商標「包含他人姓名」不得註冊

美國商標法第1052條(c),則規定:「包含可辨識在世特定自然人的名字、肖像或簽名或尤其構成,除非獲得其書面同意;或者已故總統之姓名、簽名、肖像且其遺孀仍在世者,除非獲得該遺孀之書面同意。[11]

我們姑且稱第1052條(c)為「包含他人姓名」條款。「包含他人姓名」條款與前面的「貶損條款」和「可恥條款」不同,並不涉及觀點歧視,但屬於「基於內容之限制」(content-based discrimination)[12]

商標申請受言論自由保護

Dyk法官認為,由於此案與過去最高法院的2017年的Matal v. Tam 案,和2019年的Iancu v. Brunetti案不同,並非屬於觀點歧視,而純粹屬於「基於內容之限制」,因此,必須先確定,到底要採取嚴格審查,還是中度審查。

若採取嚴格審查,必需要追求急迫重大政府利益,且必須量身定做;若採取對商業性言論之中度偏嚴格審查,則必須追求實質政府利益,且該限制可以「直接促進」該實質政府利益(directly advance a substantial government interest)。Dyk法官認為,要在商標上做限制,至少要有實質政府利益[13]

名人形象權不能阻止對公眾人物之批評

政府有無實質利益呢?「禁止使用他人姓名」條款,想保護的利益是「名人形象權」?

Dyk法官認為,縱使保護名人形象權,但若一標誌之使用是要限制對政府官員之批評,名人形象權無法支持這樣的限制[14]。 

Dyk法官引述了第十巡迴上訴法院的Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball Players Ass'n案[15]。該案中,有人出了一系列詼諧訪作的棒球交易卡,只用了政治人物和運動球星的漫畫人物和相幽默評論,被認為不構成侵害名人形象權,受到言論自由保障[16]。另外,加州法院、紐約州法院,均認為,縱使有名人形象權,也不能用以阻止詼諧訪作和批評性言論[17]

因此,Dyk法官認為,政府不能主張要保護名人形象權,而用來限制Elster標誌中包含的對政治人務的批評。由於川普總統是公共人物,且Elster的標誌傳達了他對總統政策的不同意和批評,因此,Dyk法官認為,政府沒有正當利益可以阻止Elster的言論[18]

Dyk法官認為應對商標「使用他人姓名」創造例外規定

Dyk法官認為,不論採取嚴格審查,還是商業性言論的中度偏嚴格審查,結論都一樣,亦即,政府無法用隱私權或名人形象權作為政府利益,讓專利商標局拒絕Elster註冊商標[19]

最後,Dyk法官附帶提到,由於美國言論自由保護,要求限制言論自由之法規,不能有「過度廣泛」(overbreadth)問題。Dyk法官認為,第1052條(c)禁止商標包含他人姓名,應該要限縮。其認為,如果商標是要「具有公共重要性議題的詼諧訪作、批評、評論、藝術轉化或其他任何言論自由利益」,應該作為第1052條(c)禁止使用他人姓名的例外[20]。 

結語

本案中Dyk法官認為,縱使名人對自己的姓名可能有名人形象權,但不能用名人形象權阻止對名人之批評。但實際上,川普並沒有用名人形象權阻止Elster宣傳「川普太小」,而是政府對「川普太小」商標不給予註冊。在Dyk法官的討論中,似乎混淆了二者,不能用某種權利阻止你使用某標語,不代表某標語就有權註冊商標。美國專利商標局應該會對此判決提出上訴,我們可以繼續追蹤這個案例後續的發展。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

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