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這起案件名為Hermès International, et al. v Mason Rothschild案[1]。自稱為Mason Rothschild的畫家，以愛馬仕經典款柏金包（Birkin）的外型，換上毛茸茸的材質，搭上不同配色，創作了一系列數位畫作。他將這些數位畫作命名為MetaBirkins系列，每一幅畫作有一個編號，並以NFT的方式，在NFT的銷售網站OpenSea上販售[2]。以下是該網站銷售的截圖。

圖一、OpenSea網站上銷售的MetaBirkins系列商品。

圖片來源：OpenSea網站

愛馬仕主張，Rothschild銷售這些名為MetaBirkin 的NFT，侵害並減損（diluted）了愛馬仕的柏金商標，錯誤指示這些NFT的來源，讓人以為這些是愛馬仕授權的數位商品，傷害且減損了愛馬仕的商譽。另外，愛馬仕也主張，Rothschild使用metabirkins.com這個網址來銷售這些NFT數位畫作，構成了不當的網址搶註冊行為[3]。

被告Rothschild則請求直接駁回該訴訟（moved to dismiss）。其理由主要是，他使用「MetaBirkin」做為畫作名稱，構成了商標的藝術創作使用，符合第二巡迴法院1989年Rogers v. Grimaldi案[4]的標準。

第二巡迴法院在1989年的Rogers v. Grimaldi案，建立了藝術創作豁免侵害商標的標準。該案的原告是一個著名演員，他主張自己的名字有形象權（或稱肖像權），並主張電影公司製作的電影《Ginger and Fred》侵害了他的形象權。Rogers案建立了二步驟檢測法。第一步驟，是看該商標對被告創作，是否具有「最低程度的藝術相關性」（minimally artistically relevant）；第二步驟，如果具有某些藝術相關性，則在看該創作對商標的使用，是否會明顯地誤導（explicitly misleads）消費者，讓他們混淆該作品之內容、作者、贊助者、背書者[5]。

Rothschild主張，他的系列作品《MetaBirkins》使用Birkin這個商標，與他想探討的時尚產業虐待動物和奢侈和價值的本質，有最低程度的關連性。而且他的使用並沒有造成明顯的誤導，不論某些觀看者是否真的產生混淆。

愛馬仕則認為，本案中被告的使用，乃過度的商業性使用，包括創造「MetaBirkins」這個標籤，以該標籤銷售數位產品，經營數位店面，用該名稱進行行銷宣傳等[6]。愛馬仕也強調，有證據可支持，有部分消費者和產業觀察者對該《MetaBirkins》系列的NFT來源和授權產生混淆誤認。另外，愛馬仕也引用該藝術家自己在Yahoo! Finance上報導中講的話，他說《MetaBirkins》是一個數位商品，並認為在現實生活中擁有「瘋狂的手提包」，或「現在」「能夠透過這些標誌性的NFT將其帶入虛擬世界」之間並沒有「太大的區別」，並抱怨人們銷售假冒的《MetaBirkins》NFT與他的NFT競爭[7]。

愛馬仕主張，第二巡迴法院的Rogers案的藝術創作豁免，並不適用於商業上銷售的「商品」（commodity），例如本案的NFT數位作品。其認為，就算可以適用Rogers案之藝術創作豁免，法院仍需要根據混淆誤認之虞判斷的Polaroid案八因素[8]，評估「MetaBirkin」這個標籤是否會對公眾產生混淆誤認之虞[9]。

被告Rothschild的回應則是，其堅持《MetaBirkins》NFT是藝術作品，應可適用Rogers案之藝術創作豁免，且對作品本身，和銷售作品的宣傳，都應平等對待。被告並主張，倘若可以適用Rogers案之藝術創作豁免，則不需要再進行混淆誤認八因素檢測，因為在Rogers案的標準下，只需要問其使用是否「明顯地誤導公眾」，而不是要問是否有混淆誤認之虞，或是否有真正混淆誤認的情況出現[10]。

本案紐約南區地區法院法官Jed S. Rakoff於2022年5月4日聽取雙方口頭辯論，於5月5日裁定駁回「被告不受理之請求」，並於5月18日公布「備忘命令」，說明其裁定之理由。

Rakoff法官認為，手提包的數位圖像，也可以構成一種藝術表達形式，所以可適用Rogers案之藝術創作豁免[11]。Rakoff法官指出，Rothschild使用NFT以認證這些圖像，並不會「改變藝術創作豁免的適用，因為 NFT 只是指向數位圖像所在位置並驗證圖像的代碼，因此使用 NFT 來驗證圖像並允許可追踪的後續轉售和轉讓，不會使圖像成為不受言論自由保護的『商品』（commodity），就像出售實體繪畫的有編號的副本一樣，不會使其成為『商品』而無法適用藝術創作豁免。」[12]

Rakoff法官指出，Rogers案所建立的藝術創作豁免的二步驟檢測中，第一步檢測的「藝術相關性」標準很低。不過，愛馬仕主張，被告使用MetaBirkins這個標識，完全就是想要跟愛馬仕的Birkin商標的知名度和商譽連結，而非只是因為藝術上的關連性。Rakoff法官引用被告自己對媒體的說明，其提到，他努力「讓該數位商品創造出與柏金包在現實生活中具有的那種幻覺。」因此，到底使用「MetaBirkins」這個詞是否具有藝術關連性，法官認為需要進行審判才能加以判斷[13]。

至於第二步驟，是否對公眾產生「明顯的誤導」，Rakoff法官認為，愛馬仕已經適當地主張，MetaBirkin這個標籤確實有明顯地誤導[14]。

被告主張，第二巡迴法院下的法院，在判斷Rogers案檢測標準下的「是否有明顯誤導」時，不應該進行Polaroid案之混淆誤認八因素的判斷。Rakoff法官明確指出，這個主張是錯誤的，在判斷有無明顯誤導時，應該進行混淆誤認之虞的多因素判斷[15]。

此外，Rakoff法官認為，愛馬仕乃適當地引用Polaroid案下多因素中的某些因素，支持被告使用的MetaBirkin 標識是誤導的[16]。即便被告主張此時不應適用混淆誤認八因素判斷，Rakoff法官強調，仍然應該受理本案，因為愛馬仕已經適當地主張足夠的實際上混淆情事，以及被告誤導公眾的足夠努力，包括被告自己對媒體的發言等[17]。

本案可能是NFT數位創作引發的商標侵權爭議，由法院做出的第一件判決。後續發展值得我們繼續關注。

Hermès International, et al. v Mason Rothschild, No. 22-cv-384 (JSR), (S.D.N.Y. May 18, 2022).
Id. at 2.
New District Court Decision Provides Useful Guidance on Application of Trademark Law to Virtual Goods, https://www.gibsondunn.com/new-district-court-decision-provides-useful-guidance-on-application-of-trademark-law-to-virtual-goods/.
Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).
Id. at 999.
Supra note 3.
Id.
Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.，287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961).
Hermès International, et al. v Mason Rothschild, No. 22-cv-384 (JSR), at 3 (S.D.N.Y. May 18, 2022).
Id. at 3.
Id. at 4.
Id. at 4.
Id. at 5.
Id. at 5.
Id. at 5.
Id. at 6.
Id. at 6.