312期
2022 年 07 月 13 日
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電子菸是違法產品無法受商標保護?
2022年第九巡迴法院AK Futures v. Boyd Street案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

美國允許販售電子菸相關產品,而電子菸液體中的成分非常多元。美國的AK Futures公司生產銷售的電子菸液體,含有一種從工業大麻提取的delta-8四氫大麻酚成分,並設計了「Cake」系列商標。2021年其發現有其他公司銷售Cake系列的仿冒品,故提出侵權訴訟。但被告主張,原告的產品是非法產品,故無法取得商標權益。第九巡迴法院在2022年5月判決,原告的產品很有可能合法,故維持一審的初步禁制令。

電子小菸(英語:POD SYSTEM)
圖片來源:Wikipedia

美國2018年工業大麻合法化

美國國會在2018年通過了《2018年農業法案》(Farm Act),將持有、種植工業大麻(Hemp,又稱漢麻)合法化。工業大麻和大麻(Marijuana)都屬於「大麻屬」下面的「sativa種」(Cannabis sativa L.),但兩者難以區分。

《2018年農業法案》以植物中含有的delta-9四氫大麻酚(簡稱delta-9 THC)的量作為區分,其規定所謂的工業大麻,指任何在「大麻屬sativa種」下的任何植物,只要其 delta-9 THC 濃度不超過以乾重計 0.3% 以上即屬之[1]

傳統大麻主要產生迷幻麻醉效果的成分是delta-9 THC。而delta-8四氫大麻酚(簡稱delta-8 THC)也是一種從工業大麻和大麻中提取的成分。delta-8 THC和delta-9 THC同樣具有精神活性,會讓人產生興奮感,但delta-8 THC效力要低得多[2]。美國FDA指出,在大麻屬植物中delta-8 THC的量不多,因此濃縮的delta-8 THC通常來自於工業大麻中的大麻二酚(CBD)轉化而來[3]

不過,因《2018年農業法案》沒有提到任何關於delta-8 THC的問題,因而產生了爭議。

AK Futures公司的電子菸液體含有delta-8 THC

本案原告AK Futures公司,是一家電子菸製造商。其對所生產的delta-8四氫大麻酚(簡稱delta-8 THC)的電子菸產品,註冊了「Cake」的系列商標。

AK Futures公司生產含有delta-8 THC的調味電子菸液體,將其描述為「一種工業大麻衍生產品,其精神活性 delta-9 THC化合物的含量低於0.3%」。據該公司稱,其產品帶有一個二維碼,可以驗證「電子液體中THC的百分比(小於 0.3%)」[4]

AK Futures公司設計Cake商標並申請註冊

2020年10月,AK Futures公司設計了一個蛋糕logo圖,大致是一個二層蛋糕圖,中間有一個大大的C字,以行銷自家的delta-8 THC產品。該公司將這個蛋糕圖向美國著作權局申請註冊,另外也向專利商標局申請6個商標,其中2個申請案是使用這個蛋糕圖,另外4個申請案則是只有「Cake」的文字商標。

表一、AK Futures申請中的商標

圖形商標

文字商標

Mark Image

資料來源:美國專利商標局

這些商標申請案,指定使用於電子菸液體、盛裝菸液的菸彈(Cartridge)和輸送系統。Cake名稱和蛋糕的logo圖出現在這些設備的包裝上。AK Futures公司宣稱,其Cake系列產品非常暢銷,在九個月內就創造6千萬美元獲利[5]。 

被告Boyd Street公司銷售Cake系列仿冒品

本案被告Boyd Street公司,是洛杉磯市中心的一家煙製品批發商。AK Futures在2021年夏天得知,Boyd Street公司銷售仿冒的Cake系列的電子菸相關產品。但Boyd Street並非AK Futures公司授權的經銷商。因此,AK Futures公司派出調查員,去Boyd Street商店購買了爭議產品,確實發現被告店內賣的產品,與原告的產品包裝高度近似,但也有一些不同,故認定為仿冒品[6]

圖一、Cake系列產品的照片
https://hemplivingwholesale.com/wp-content/uploads/2022/03/59feed8d-7c25-4046-9ca5-ee25fa0d7a36.jpeg
圖片來源:https://hemplivingwholesale.com/shop/cake-delta-8-disposable-1-5g-device-strawberry-sour-diesel-5pk-display-msrp-44-95

原告提起訴訟並請求下達初步禁制令

AK Futures公司在加州中區地區法院提起訴訟,主張被告構成侵害著作權、違反聯邦不公平競爭法、聯邦商標法中未註冊商標保護之不實標示(15 U.S.C. § 1125(a)),並請求法院下達初步禁制令。地區法院同意下達禁制令,禁止被告生產、銷售使用類似原告二商標的產品[7]

Boyd Street對初步禁制令上訴到第九巡迴法院

被告上訴的主要理由,是聯邦法院禁止持有和銷售delta-8 THC,故屬違法產品,原告AK Futures公司無法對違法產品主張有效的商標權[8]

原告AK Futures公司則主張,《2018年農業法案》已經將delta-8 THC合法化,因而,含有該成分的產品也是合法的[9]

未註冊商標必須屬合法使用才有優先權

本案中,原告AK Futures公司的6個商標尚在申請中,屬於未註冊商標。但美國聯邦商標法第1125條(a)可保護未註冊商標。原告必須證明,對未註冊商擁有有效的、受保護的商標權益,而要擁有未註冊商標之權益,原告必須是第一個在商業上使用該標誌之人,且該使用必須合法[10]

本案的關鍵在於,原告AK Futures公司的使用該未註冊商標示是否合法?必須是合法的商業上使用,才會取得商標的優先性權利(priority)[11]

第九巡迴法院認為《農業法案》法條未禁止delta-8 THC產品

首先,法院從2018年《農業法案》的條文看起。該法很明確的將「工業大麻」,從《管制物質法》(Controlled Substance Acts)中的「大麻」定義中移除。同樣地,雖然「四氫大麻酚」(TCH)仍列在受管制的清單中,但「工業大麻」中的「四氫大麻酚」已經被排除[12]

原告、被告雙方,對於《農業法案》中「工業大麻」(hemp)的定義有所爭執。故先看法條中(7 U.S.C. § 1639o(1))完整的定義:

「所謂『工業大麻』(hemp),是指植物 Cannabis sativa L.和該植物的任何部分,包括其種子和所有(all)衍生物、提取物、大麻素、異構體、酸、鹽和異構體的鹽,無論是否生長,其delta -9 THC濃度不超過乾重的 0.3%。[13]

原告AK Futures主張,從該條文定義下,工業大麻的定義包括其delta-8 THC 產品,只要它們含有不超過 0.3%的delta-9 THC。

第九巡迴法院支持這個解釋。因為,從該條文來看,工業大麻的定義適用於所有來自於大麻屬植物的產品,只要其delta-9 THC含量不超過 0.3%,可稱為衍生物、提取物、大麻素或類似的任何用語[14]

第九巡迴法院認為,從該條文定義的寫法,區分受管制「大麻」和合法「工業大麻」的唯一指標是 delta-9 THC的濃度。此外,該定義不僅限於植物,還包括「所有(all)衍生物、提取物和大麻素」。法條中使用「全部」(all)這個字,範圍很大,可延伸到所有下游產品和物質,只要它們的delta-9 THC濃度不超過法定標準[15]

若AK Futures公司的宣稱為真,則產品屬合法

AK Futures公司的宣稱,其delta-8 THC產品是「來自工業大麻」,含有「少於 0.3%」的delta-9 THC。而被告Boyd Street引用的FDA資料也將delta-8 THC 稱為「大麻屬植物自然產生的100多種大麻素之一」。第九巡迴法院認為,按照AK Futures公司對產品的描述,該產品在聯邦法下並無違法,固有資格受到商標保護[16]

由於本案目前只是初步禁制令的上訴,並非進入實體審判進行事實調查,故只能先假設AK Futures公司的宣稱是真的。但若後來進入審判後發現AK Futures公司的宣稱不實,其產品含有超過0.3%的delta-9 THC,仍可能構成違法而不擁有商標權益[17]

被告主張緝毒局認為delta-8 THC違法

被告Boyd Street公司則主張,delta-8 THC因為製造方法是從四氫大麻酚合成而來,故仍然屬於受管制物質。其引述美國緝毒局(簡稱DEA)的執法規定認為,「所有合成衍生的四氫大麻酚仍然是附表I之受管制物質。」被告認為,delta-8 THC是「合成衍生的」,因為它必須從大麻植物中提取並透過製造過程進行提煉。其認為,delta-8 THC被緝毒局認為是一種合成大麻素,因為其乃經過濃縮和調味[18]

第九巡迴法院認為,法條的文字會大過行政機關的解釋。因為從前述《農業法案》第1639o條的定義,其並沒有以製造方法做區分。該條文適用於「所有」下由產品,只要其含有的delta-9 THC不超過0.3%[19]

國會沒有明確意圖

被告第二個主張是,國會通過《農業法案》的目的,只是要將工業大麻合法化,並不是要將像 delta-8 THC這種潛在精神活性物質合法化。法院認為,這樣的主張似乎是說,被合法化的僅有工業用途,不包括人類消費[20]

但第九巡迴法院認為,此「工業用途」限制並有出現在「工業大麻」定義中。而立法過程並沒有這種明確的目的,因此在解釋上,不應認為國會有此種目的。 如果國會真的有此種目的,而發現自己立的法律出現漏洞,應該是國會自己在去修法,而非由法院作此種政策判斷[21]

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

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