2017年時,Instgram的時尚網紅們開始大量分享一款半圓形竹製手提包,一時間成為美國最火熱的流行時尚產品。創辦Cult Gaia品牌的設計師Jasmin Larian在2017年7月,以這款包的造型向美國專利商標局(USPTO)申請註冊立體商標。但專利商標局認為其包款為通用包款且不具後天識別性,拒絕其商標註冊。申請人提出救濟後,2022年1月,美國商標審理救濟委員會仍然做出駁回決定。
圖片來源:Cult Gaia
Cult Gaia品牌的「方舟」(Ark)半圓形竹製手提包
設計師Jasmin Larian在2011年創設了與自己同名的公司,並創辦了Cult Gaia這個品牌。其於2013年1月開始販售其「方舟手提包」(Ark handbag),也就是半圓形竹製手提包。2017年,這款半圓形竹製手提包突然在社群網站變得非常火紅,許多網站名人都紛紛分享Cult Gaia的這款方舟手提包[1]。
因而, Jasmin Larian公司在2017年7月10日,以此款半圓形竹製手提包的立體造型,向美國專利商標局申請了立體商標。該商標申請附圖如下:
圖一、Jasmin Larian公司向美國專利商標局申請的立體商標(申請號87522459)
圖片來源:美國專利商標局
申請案中,對該立體標誌的描述為:「未主張顏色是商標的特徵。該標誌由一個三維手提包的配置組成。該手提包具有以下獨特組合: (1) 由均勻尺寸的薄硬質材料條製成的結構化且扁平的前後面板; (2) 以互鎖方式排列形成三個同心半圓,形成獨特的透視旭日紋設計; (3) 頂部有水平條和一個由相同材料製成的帶有彎曲錐形切口的手柄; (4) 彎曲的側板,由與構成前後板的部件相同材料和相同寬度的互鎖件製成; (5) 連接把手的圓珠狀墊片。」
申請立體商標之要件
美國商標法下可註冊立體商標,一般稱為「商業外觀」(trade dress),只要1.其設計元素具有識別性,且2.消費者可以將識別出該商業外觀的「單一來源」(single source)就是該商品製造者或銷售者。
第2個要件的標準非常高,消費者看到這個外觀特徵,且在沒有看到公司品牌的情況下,就要識別出該產品來自那一家公司,且只能辨識出一家公司。使用該產品外觀特徵的,必須在市場上只有一家公司,且夠有名,才有可能滿足此要件。
專利商標局駁回申請案與TTAB之決定
此案審查官在審查時要求補充相關資料,經過三年審查後,仍決定駁回此申請案。申請人不服,向商標審理救濟委員會(TTAB)提出救濟,2022年1月19日,TTAB做成決定,仍然維持駁回決定。2022年3月29日,TTAB的三名行政法官,指定該決定作為「先例」(precedent),亦即認為該決定中對立體商標要件的討論,可作為後續案件的參考。
TTAB的駁回理由主要有二:(1)該包款是業界通用的(generic)包款,亦即在Jasmin Larian申請前就已經存在,現也有其他廠商在販售近似包款;(2)該設計還沒有達到「後天識別性」之程度[2]。
業界的通用包款?
該包款是否為業界通用包款?Jasmin Larian主張,在自己強力推銷使該包款成為暢銷商品前,當時業界並沒有其他廠商銷售此種包款。
但是,TTAB從以下八項證據,認為此包款在2013年1月之前,就曾經在業界被銷售過[3]。
(1) 在申請人開始銷售之前,在第三方轉售平台上銷售的相同或幾乎相同的包;
圖二、2010年在其他網站就有銷售幾乎一樣包款的網頁
圖片來源:In re Jasmin Larian, LLC, Serial No. 87522459, at 9 (TTAB, Jan. 19, 2022; redesignated Mar. 29, 2022).
(2) 在申請人開始銷售之前,在網站貼文、部落格文章上,就有對相同或幾乎相同的手提包設計的討論文章;
(3) 在申請人開始銷售之前,宣傳春夏時裝系列的雜誌就有討論到幾乎相同的手提包設計的文章;
(4) 申請人自己接受訪問時,承認該包款設計是「一般日本竹藍包的重製物」;
(5) 設計的歷史性質的證據,包括手提包歷史介紹書籍的內容和對現代藝術博物館 (Museum of Modern Art)銷售該產品的說明,都提到1970年代就有此包款出現;
(6) 在時尚界有豐富經驗的人發表的文章,證明該設計是已知設計並且來自多個來源;
(7) 普通消費者發表的貼文,評論他們長期以來對相同或幾乎相同的包袋設計非常熟悉,並且來自多個來源;
(8) 在申請人發布日期之後、但在其流行之前,其他人提供相同或幾乎相同的手提包設計。
綜合上述八項證據,TTAB認為,在Cult Gaia開始銷售這款包之前,1970年代,以及2010年左右,都有其他製造商在美國或在其他國家銷售非常近似的包款,因此認為其屬於業界「通用」的包款。
退流行商品仍是業界通用商品
但Jasmin Larian主張,立體商標(商業外觀)並不需具備新穎性(novelty),就算曾經有近似的設計在幾時年前出現過,在美國仍然可以作為其公司產品的商業外觀[4]。
TTAB同意,立體商標(商業外觀)不需要具備新穎性,但是,TTAB認為,所申請的立體識別必須具有識別廠商來源的功能。從證據可知,申請的設計是一種常見的手提包設計,並且像許多設計趨勢一樣,它有流行期,然後是平靜期。一個特定的包設計目前不流行,並不意味著它不是一個常見的包設計。由於消費者在網站上可以看到別家品牌銷售的幾乎一樣的包款,相同的手提包仍繼續被使用、銷售、展示和討論,並繼續影響消費者的認知,因此該設計不會被視為單一來源的標誌,而不具有指示來源的功能[5]。
不具備後天識別性
除了通用性之外,TTAB也提出了補充理由,認為該包款的造型,不具備「後天識別性」(acquired distinctiveness),亦即消費者不會將該包款造型,聯想到Cult Gaia 品牌[6]。
在判斷一標誌是否具有後天識別性,要綜合考量六項因素:(1).實際購買者聯想到特定來源的比例(通常通過消費者調查來衡量);(2)使用的期間、程度和獨佔性使用;(3)廣告的數量和方式;(4)銷售額和客戶數量;(5)故意複製;(6)未經請求的媒體對帶有該標誌的產品進行報導[7]。
TTAB指出,前二項因素,並不利於申請人:(1)申請人並沒有提供消費者調查,證明消費者看到該立體形狀聯想到申請人品牌的情況。(2)前面的證據已經指出,在申請人開始銷售前或後,都有其他公司在銷售近似商品,亦即該立體造型的使用並非獨佔性的使用[8]。至於後面幾項因素,申請人都提出許多證據。
TTAB指出,這些證據,都必須要證明,消費者看到這款包的造型,是否會聯想到申請人或Cult Gaia 品牌,認為其是該商品的來源。但整體而言,TTAB不認為這些證據可以充分證明,消費者看到竹籃包造型就會直接聯想到申請人公司或Cult Gaia 品牌[9]。
未來的發展
過去案例中,對於立體商標,比較擔心會獨占某種商品功能特徵,例如美國第三巡迴法院的Pocky巧克力棒。嚴格來說,Jasmin Larian想註冊的標的半月形竹製手提包,只會獨占「半月形」這款造型的竹製手提包,但不會獨佔所有竹片製材質的手提包。
本案TTAB最特別的見解在於,此一半圓形竹製手提包曾在1970年代出現過,目前尚有其他少數公司銷售這種造型的包,所以TTAB認為屬於該行業的通用包款。不過,有其他少數公司銷售此造型包款,就認為是業界的「通用包款」,似乎太過寬鬆。Jasmin Larian很有可能對此標準不服,繼續上訴到法院訴訟。
備註:
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In re Jasmin Larian, LLC, Serial No. 87522459, at 4 (TTAB, Jan. 19, 2022; redesignated Mar. 29, 2022) (Cataldo, Lynch, Allard, ATJ).
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Id. at 2-3.
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Id. at 7-21.
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Id. at 36.
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Id. at 36.
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Id. at 37.
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Id. at 38.
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Id. at 39-41.
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Id. at 51.
【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】
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作者: |
楊智傑 |
現任: |
雲林科技大學科技法律所 教授 |
經歷: |
真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授 |
學歷: |
台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士 |
專長: |
智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法 |
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