紐約的MSCHF公司與饒舌歌手泰加(Tyga)合作,模仿知名帆布鞋Vans公司的經典鞋款,打算於2022年4月推出限量惡搞商品。Vans公司緊急向紐約法院申請初步禁制令,禁止該商品銷售。法院認為,雖然被告產品經過修改,與原告產品不同,但仍有多處特徵構成近似,會讓消費者混淆誤認。至於被告主張其屬於詼諧仿作(parody),法院則認為,詼諧仿作必須傳遞出評論、諷刺等訊息。
圖片來源:Pixabay
被告MSCHF Product Studio公司的創意惡作劇
本案被告MSCHF Product Studio公司,是紐約一群行動藝術家所組成,其名字源於英文單詞「Mischief」的縮寫,有「淘氣」和「惡作劇」之意[1] 。他們常推出許多創意商品或創意藝術,並高價銷售引起風潮。其中一個系列,就是與不同領域名人合作,將知名球鞋進行仿作或惡搞,推出限量版的球鞋。
之前引起較大風波的,是其與饒舌歌手納斯小子(Lil Nas X)合作,模仿Nike的運動鞋Air Max 97,設計出一款「撒旦鞋」(Satan Shoes),並在氣墊中使用真正人血,限量666雙引發熱潮[2] 。
Nike公司認為此舉已經讓人誤會,這款鞋乃由Nike授權製造銷售,故提起商標侵權訴訟。初審法院同意初步禁制令,但此鞋因為限量銷售,在法院命令時已銷售一空[3] 。而後Nike與MSCHF公司達成和解,此案因而結束。
沒想到,2022年MSCHF公司與另一名饒舌歌手泰加合作,打算於2022年4月推出另一款模仿鞋,名為「Wavy Baby」,限量4306雙[4] 。其乃以Vans公司出品的經典帆布鞋、滑板鞋款Old Skool為模仿對象。
Vans公司帆布鞋的商標與外觀特徵
Vans公司是專門製作帆布鞋的公司,其最經典的商品就是其Old Skool鞋。Vans公司主張,這款鞋的經點造型,已經成為重要的商標外觀(trade dress),也就是著名商品之外觀特徵[5] 。
圖一、Vans公司的經點鞋款Old Skool鞋
圖片來源:Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML,原告起訴書 (E.D. New York.).
Vans公司為Old Skool鞋註冊並使用多個商標。其中,最重要的就是鞋側的條紋標誌,註冊了多個美國聯邦商標 。
表一、Vans公司鞋側弧線的註冊商標
美國商標註冊號
註冊日
指定使用商品
2,177,772
August 4, 1988
Class 25: Footwear
2,170,961
July 7, 1998
Class 25: Footwear
2,172,482
July 14, 1998
Class 25: Footwear
Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML,原告起訴書,at 24(E.D. New York.).
Vans這個字,並不專屬於Vans公司。但Vans公司在鞋底上,使用了特殊的紋路,稱為「華夫鞋底」(Waffle Sole),並就鞋底紋路註冊了多個商標。另外Vans公司在鞋跟上,註冊並使用了白底紅色的「Vans “OFF THE WALL”」商標。
表二、Vans公司在鞋底與鞋跟註冊的商標
美國商標註冊號
註冊日
指定使用商品
1,244,537
April 12, 1983
Class 25: Footwear
2,830,071
April 6, 2004
Class 25: Clothing
6,309,462
March 30, 2021
Class 25: Footwear
6,309,463
March 30, 2021
Class 25: Footwear
圖片來源:Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML,
原告起訴書,at 27-28 (E.D. New York.).
Vans公司也將此一「Vans “OFF THE WALL”」商標,使用在鞋盒上。由於鞋盒是紙箱色,所以在使用時,以紙箱色底、紅字呈現。其主張這也是受保護的商品外觀特徵。
圖二、Vans公司的鞋盒外觀
圖片來源:Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML,
原告起訴書,at 29 (E.D. New York.).
此外,在鞋墊上,Vans公司則使用一個白底黑字的「Vans」標誌,雖然沒有註冊為商標,但其主張已大量使用,也是其受保護的商品外觀特徵。
圖三、Vans公司的鞋底標誌
圖片來源:Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML,
原告起訴書,at 30 (E.D. New York.).
Wavy Baby鞋侵害Vans商標與外觀特徵
在MSCHF公司正式開始銷售這款Wavy Baby鞋之前,Vans公司就向紐約東區法院提起訴訟,認為這款鞋侵害Vans商標與鞋子的商業外觀特徵,請求初步禁制令,法院於2022年4月29日同意下達初步禁制令[6] 。
原告Vans公司聲稱,Wavy Baby 鞋和相關廣告侵犯了原告以上的註冊商標,和未註冊的商品外觀特徵。其指出,被告MSCHF公司的Wavy Baby鞋,有下列五個面向的問題。
Vans公司原有的標誌,是經過設計的「Vans」,而MSCHF公司設計Wavy Baby標誌,將「Wavy」設計為特殊字體,與「Vans」商標也有若干近似。
MSCHF公司對Vans公司鞋側的弧線條,修改地更加接近波浪。雖然線條不同,但是原告主張,線條的頭、尾近似。
MSCHF公司也模仿了鞋跟的紅色商標。
鞋底部分,雖然MSCHF公司的鞋底為波浪狀,是否真的能穿著行走可能是個問題。但鞋底都用了華夫鞋底的紋路。
在鞋墊部分,MSCHF公司的鞋墊一樣使用了類似Vans的標誌。
表三、Old Skool鞋與Wavy Baby鞋之比較
Vans公司的Old Skool鞋
MSCHF公司的Wavy Baby鞋
1.標誌
2.鞋側線條
3.鞋跟
4.鞋底
5.鞋墊
圖片來源:
法院判決首先討論被告的Wavy Baby鞋,是否侵害了原告Vans公司的商標和商業外觀,構成混淆誤認?紐約所在的第二巡迴法院,採取Polaroid Corp.案[7] 的八因素判斷。其中,法院認為:(1)二者的商標和產品外觀在外觀上構成近似;(2)二商品都是帆布鞋、滑板鞋,構成相同或高度近似;(3)確實有消費者出現真正混淆,誤認為被告商品乃與原告公司合作;(4)就買家對商品的專業程度,由於這些商品都可以由一般消費大眾自己在網路上購買,沒有店員解說,所以一般消費者確實會因為在沒有解說的情況下被混淆;(5)被告商品的鞋底為波浪狀,可能不能行走,或會讓穿著者受傷,這樣會讓被混淆誤認之消費者,誤以為Vans公司產品的品質不好,傷害Vans公司的商譽。法院認為就上述五個因素來看,都可能會造成消費者混淆誤認[8] 。
法院認為不符合詼諧仿作
對MSCHF公司而言,其行動的一貫理念就是惡作劇,故其主張Wavy Baby鞋屬於諷刺、譏諷、玩笑或娛樂,是一種詼諧仿作,或是一種藝術表達(artistic expression),而可受言論自由之保護[9] 。
紐約東區法院引用第二巡迴法院2016年的My other bag案判決[10] ,認為要構成詼諧仿作,除了要模仿原作品但與原作品不同外,最重要的,需要傳達出一些訊息,包括諷刺、嘲笑、開玩笑或娛樂(satire, ridicule, joking, or amusement)。而且,一個成功的詼諧仿作,應該清楚地向普通觀察者表明「被告與目標商標之權利人沒有任何關係」[11] 。
紐約曲東區法院認為,被告的Wave Baby鞋,雖然傳達了它們與 Old Skool 鞋的相似性,但這些鞋並沒有充分錶達「諷刺、嘲笑、開玩笑或娛樂的元素」,未能向普通觀察者清楚地表明被告「與目標商標的權利人沒有任何關聯」[12] 。
雖然被告將原告商標作了修改扭曲,但整體產品的相似程度太高,蓋過了商標標誌的修改。雖然被告在促銷產品時有一個宣言,強調創作理念,但是鞋和包裝本身卻沒有傳達出諷刺訊息[13] 。最重要關鍵在於,由於被告所賣商品就是帆布鞋,與原告產品屬於同一商品市場,所以影響了詼諧仿作的判斷[14] 。
結語
MSCHF公司已經多次被控侵害他人商標,故其必然要爭取法院認同,其商品可構成詼諧仿作。因此,MSCHF公司對本案已經向第二巡迴法院提出上訴。未來如何發展,值得我們繼續關注。
備註:
Jas,揭秘 Google 最熱搜球鞋「Jesus Shoe」背後團體及創作故事 | 專訪 MSCHF 創始人 Gabriel Whaley,2020/6/15,https://hypebeast.com/zh/2020/6/jesus-shoe-mschf-ceo-gabriel-whaley-interview .
Leo Huang,MSCHF 攜手 Lil Nas X 打造「Satan Shoes」真實人血定製 Nike Air Max 97,2021/3/30,https://hypebeast.com/zh/2021/3/mschf-lil-nas-x-nike-air-max-97-satan-shoes-human-blood-ink-666-jesus-shoe-am97-release-info .
Michael Chu,MSCHF x Lil Nas X 定製 Air Max 97 正式遭法院宣佈禁止販售,2021/4/4,https://hypebeast.com/zh/2021/4/nike-lil-nas-x-mschf-satan-shoe-lawsuit-restraining-order-court-judge-ruling .
Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., 2022 WL 1446681, at 1 (E.D. New York.April 29, 2022).
Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML,原告起訴書,at 12-18 (E.D. New York.).
Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., 2022 WL 1446681 (E.D. New York.April 29, 2022).
Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961).
Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., 2022 WL 1446681, at 4-6 (E.D. New York.April 29, 2022).
Id. at 6.
Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc., 156 F. Supp. 3d 425, 434–35 (S.D.N.Y. 2016).
Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., 2022 WL 1446681, at 6 (E.D. New York.April 29, 2022).
Id. at 6.
Id. at 6.
Id. at 7.
【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】
作者:
楊智傑
現任:
雲林科技大學科技法律所 教授
經歷:
真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷:
台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長:
智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法
Facebook
在北美智權報粉絲團上追踪我們
Please enable JavaScript to view the comments.