316期
2022 年 09 月 14 日
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MSCHF翻玩Vans經典帆布鞋主張商標詼諧仿作?2022年Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc.案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

紐約的MSCHF公司與饒舌歌手泰加(Tyga)合作,模仿知名帆布鞋Vans公司的經典鞋款,打算於2022年4月推出限量惡搞商品。Vans公司緊急向紐約法院申請初步禁制令,禁止該商品銷售。法院認為,雖然被告產品經過修改,與原告產品不同,但仍有多處特徵構成近似,會讓消費者混淆誤認。至於被告主張其屬於詼諧仿作(parody),法院則認為,詼諧仿作必須傳遞出評論、諷刺等訊息。

滑稽模仿的免费图片
圖片來源:Pixabay

被告MSCHF Product Studio公司的創意惡作劇

本案被告MSCHF Product Studio公司,是紐約一群行動藝術家所組成,其名字源於英文單詞「Mischief」的縮寫,有「淘氣」和「惡作劇」之意[1]。他們常推出許多創意商品或創意藝術,並高價銷售引起風潮。其中一個系列,就是與不同領域名人合作,將知名球鞋進行仿作或惡搞,推出限量版的球鞋。

之前引起較大風波的,是其與饒舌歌手納斯小子(Lil Nas X)合作,模仿Nike的運動鞋Air Max 97,設計出一款「撒旦鞋」(Satan Shoes),並在氣墊中使用真正人血,限量666雙引發熱潮[2]

Nike公司認為此舉已經讓人誤會,這款鞋乃由Nike授權製造銷售,故提起商標侵權訴訟。初審法院同意初步禁制令,但此鞋因為限量銷售,在法院命令時已銷售一空[3]。而後Nike與MSCHF公司達成和解,此案因而結束。

沒想到,2022年MSCHF公司與另一名饒舌歌手泰加合作,打算於2022年4月推出另一款模仿鞋,名為「Wavy Baby」,限量4306雙[4]。其乃以Vans公司出品的經典帆布鞋、滑板鞋款Old Skool為模仿對象。

Vans公司帆布鞋的商標與外觀特徵       

Vans公司是專門製作帆布鞋的公司,其最經典的商品就是其Old Skool鞋。Vans公司主張,這款鞋的經點造型,已經成為重要的商標外觀(trade dress),也就是著名商品之外觀特徵[5]

圖一、Vans公司的經點鞋款Old Skool鞋

圖片來源:Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML,原告起訴書 (E.D. New York.).

Vans公司為Old Skool鞋註冊並使用多個商標。其中,最重要的就是鞋側的條紋標誌,註冊了多個美國聯邦商標

表一、Vans公司鞋側弧線的註冊商標

 

美國商標註冊號

註冊日

指定使用商品

2,177,772

August 4, 1988

 

Class 25: Footwear

2,170,961

July 7, 1998

Class 25: Footwear

2,172,482

July 14, 1998

Class 25: Footwear

Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML,原告起訴書,at 24(E.D. New York.).

Vans這個字,並不專屬於Vans公司。但Vans公司在鞋底上,使用了特殊的紋路,稱為「華夫鞋底」(Waffle Sole),並就鞋底紋路註冊了多個商標。另外Vans公司在鞋跟上,註冊並使用了白底紅色的「Vans “OFF THE WALL”」商標。

表二、Vans公司在鞋底與鞋跟註冊的商標

 

美國商標註冊號

註冊日

指定使用商品

1,244,537

April 12, 1983

Class 25: Footwear

2,830,071

April 6, 2004

Class 25: Clothing

6,309,462

March 30, 2021

Class 25: Footwear

6,309,463

March 30, 2021

Class 25: Footwear

圖片來源:Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML,
原告起訴書,at 27-28 (E.D. New York.).

Vans公司也將此一「Vans “OFF THE WALL”」商標,使用在鞋盒上。由於鞋盒是紙箱色,所以在使用時,以紙箱色底、紅字呈現。其主張這也是受保護的商品外觀特徵。

圖二、Vans公司的鞋盒外觀

圖片來源:Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML,
原告起訴書,at 29 (E.D. New York.).

此外,在鞋墊上,Vans公司則使用一個白底黑字的「Vans」標誌,雖然沒有註冊為商標,但其主張已大量使用,也是其受保護的商品外觀特徵。

圖三、Vans公司的鞋底標誌

圖片來源:Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML,
原告起訴書,at 30 (E.D. New York.).

Wavy Baby鞋侵害Vans商標與外觀特徵       

在MSCHF公司正式開始銷售這款Wavy Baby鞋之前,Vans公司就向紐約東區法院提起訴訟,認為這款鞋侵害Vans商標與鞋子的商業外觀特徵,請求初步禁制令,法院於2022年4月29日同意下達初步禁制令[6]

原告Vans公司聲稱,Wavy Baby 鞋和相關廣告侵犯了原告以上的註冊商標,和未註冊的商品外觀特徵。其指出,被告MSCHF公司的Wavy Baby鞋,有下列五個面向的問題。

  1. Vans公司原有的標誌,是經過設計的「Vans」,而MSCHF公司設計Wavy Baby標誌,將「Wavy」設計為特殊字體,與「Vans」商標也有若干近似。
  2.   MSCHF公司對Vans公司鞋側的弧線條,修改地更加接近波浪。雖然線條不同,但是原告主張,線條的頭、尾近似。
  3.   MSCHF公司也模仿了鞋跟的紅色商標。
  4. 鞋底部分,雖然MSCHF公司的鞋底為波浪狀,是否真的能穿著行走可能是個問題。但鞋底都用了華夫鞋底的紋路。
  5. 在鞋墊部分,MSCHF公司的鞋墊一樣使用了類似Vans的標誌。

表三、Old Skool鞋與Wavy Baby鞋之比較

 

Vans公司的Old Skool鞋

MSCHF公司的Wavy Baby鞋

1.標誌

2.鞋側線條

3.鞋跟

4.鞋底

5.鞋墊

圖片來源:

法院判決首先討論被告的Wavy Baby鞋,是否侵害了原告Vans公司的商標和商業外觀,構成混淆誤認?紐約所在的第二巡迴法院,採取Polaroid Corp.案[7]的八因素判斷。其中,法院認為:(1)二者的商標和產品外觀在外觀上構成近似;(2)二商品都是帆布鞋、滑板鞋,構成相同或高度近似;(3)確實有消費者出現真正混淆,誤認為被告商品乃與原告公司合作;(4)就買家對商品的專業程度,由於這些商品都可以由一般消費大眾自己在網路上購買,沒有店員解說,所以一般消費者確實會因為在沒有解說的情況下被混淆;(5)被告商品的鞋底為波浪狀,可能不能行走,或會讓穿著者受傷,這樣會讓被混淆誤認之消費者,誤以為Vans公司產品的品質不好,傷害Vans公司的商譽。法院認為就上述五個因素來看,都可能會造成消費者混淆誤認[8]

法院認為不符合詼諧仿作 

對MSCHF公司而言,其行動的一貫理念就是惡作劇,故其主張Wavy Baby鞋屬於諷刺、譏諷、玩笑或娛樂,是一種詼諧仿作,或是一種藝術表達(artistic expression),而可受言論自由之保護[9]

紐約東區法院引用第二巡迴法院2016年的My other bag案判決[10],認為要構成詼諧仿作,除了要模仿原作品但與原作品不同外,最重要的,需要傳達出一些訊息,包括諷刺、嘲笑、開玩笑或娛樂(satire, ridicule, joking, or amusement)。而且,一個成功的詼諧仿作,應該清楚地向普通觀察者表明「被告與目標商標之權利人沒有任何關係」[11]

紐約曲東區法院認為,被告的Wave Baby鞋,雖然傳達了它們與 Old Skool 鞋的相似性,但這些鞋並沒有充分錶達「諷刺、嘲笑、開玩笑或娛樂的元素」,未能向普通觀察者清楚地表明被告「與目標商標的權利人沒有任何關聯」[12]

雖然被告將原告商標作了修改扭曲,但整體產品的相似程度太高,蓋過了商標標誌的修改。雖然被告在促銷產品時有一個宣言,強調創作理念,但是鞋和包裝本身卻沒有傳達出諷刺訊息[13]。最重要關鍵在於,由於被告所賣商品就是帆布鞋,與原告產品屬於同一商品市場,所以影響了詼諧仿作的判斷[14]

結語

MSCHF公司已經多次被控侵害他人商標,故其必然要爭取法院認同,其商品可構成詼諧仿作。因此,MSCHF公司對本案已經向第二巡迴法院提出上訴。未來如何發展,值得我們繼續關注。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

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