用於違法商品的商標能否註冊?美國一家公司將含有大麻成分的商品申請商標,被美國專利商標局(USPTO)認定將商標用於違反聯邦法的商品而核駁,申請人不服又向商標訴願暨上訴委員會(TTAB)提起上訴……
圖片來源 : shutterstock、達志影像
本案背景
科羅拉多州的Stanley Brothers公司透過雜交育種,培育出一種大麻二酚(CBD)含量高,且四氫大麻酚(THC)含量低的大麻植株[1] 。THC是一種精神活性物質,會引發使用者的亢奮體驗。CBD則不具精神活性,而且有抑制THC的效果。Charlotte Figi是一位罹患小兒頑固型癲癇症卓飛症候群(Dravet Syndrome)的小女孩。她的父母認為Stanley Brothers公司的產品有效地減輕了她的症狀。Stanley Brothers公司後來結合小女孩的名字和童書「夏洛特的網」(Charlotte’s Web),將其產品命名為Charlotte’s Web,縮寫為CW。Stanley Brothers公司宣稱其產品不但可以治療小兒癲癇,還具有促進身心健全的功效[2] 。
Stanley Brothers公司於2015年3月18日向USPTO申請註冊CW商標。本件以商標法第1條(a)項之於商業上實際使用為申請基礎,因此申請時須提出商標於商業上使用的證據,否則無法獲准註冊[3] 。申請書記載之首次使用日期為2015年3月14日,所表彰的商品為「植物萃取物,亦即用於製造營養補充品的漢麻精油」,並提出若干使用證明樣本[4] 。
本件申請於2018年4月20日遭USPTO核駁。USPTO認為,商標法第1條及第45條所謂之「於商業上使用」指的是「於商業上合法使用」。因此,將商標用於違反聯邦法的商品,並非本法所謂之於商業上使用。商標審查官認定申請人提交的使用樣本顯示其商品為內含CBD的膳食補充品,違反聯邦管制物質法(CSA)及聯邦食物、藥物及化妝品法(FDCA),依法予以核駁[5] 。
申請人不服USPTO之核駁處分,向TTAB提起上訴。
TTAB判定申請人的商品並未違反CSA之規定
CSA所管制之客體為具精神活性或有濫用之虞的物質。CSA將大麻列為第一級管制物質,禁止生產及散布[6] 。CSA對於大麻採取寬鬆定義[7] 。商標審查官認為申請人的CW漢麻油萃取物符合CSA對於大麻的定義。
TTAB則不同意USPTO的判斷。首先,2014年農業法(2014 Farm Bill)於特定條件下將「工業大麻」(industrial hemp)排除CSA的適用。若州法允許,該州高等教育機構或州政府農業部門可為研究目的種植或培育工業大麻。而所謂工業大麻則是指THC的濃度以乾重計不超過0.3%的大麻。也就是說,大麻與工業大麻(一般稱為漢麻)的區別在於THC濃度,高於0.3%者為大麻,不超過0.3%者為漢麻。TTAB認為申請人產品符合工業大麻的定義。
其次,申請人提交的文件顯示,科羅拉多州農業部批准申請人種植及培育漢麻。另外,根據科羅拉多州法,申請人得加工、出售及散布漢麻及其衍生產品。科羅拉多農業部官員表示Stanley Brothers公司的作為並未逾越該州立法。
最後,申請人提出上訴後,美國國會通過了2018年農場法(2018 Farm Bill),擴大了工業大麻條款的適用範圍[8] 。更重要的是,美國國會也對CSA也作出相對應修正,明確地將2018農場法規定的工業大麻從CSA的大麻定義中剔除。
基於上述理由,TTAB判定申請人的商品並未違反CSA之規定[9] 。
申請人的商品違反FDCA之規定
FDCA 禁止於州際貿易中引入添加已公開之臨床試驗中的藥物或生物製品的食物。易言之,本項禁止規定的要件有三:(1)添加藥物或生物製品的食物;(2)該藥物或生物製品實質臨床試驗已在進行中;(3)該臨床試驗已經公開[10] 。但若系爭藥物或生物製品於實質臨床試驗進行前已於食物中銷售,則不在禁止之列[11] 。
商標審查官認為,申請人所謂的「漢麻油萃取物」實際上就是一種添加了CBD的食物,且於系爭申請案審查期間,CBD為公開的臨床試驗中的藥物,因此當然違反(per se unlawful)FDCA之規定。
申請人對此提出三項抗辯,TTAB則逐一加以反駁:
首先,申請人主張,根據2014年農場法的工業大麻條款,FDCA之相關規定不適用於其商品。但TTAB認為,2014年農場法案中的工業大麻條款雖准許於一定條件下得種植及培育工業大麻。但並未准許散布或銷售內含CBD的食物。換言之,FDCA並未禁止或干預申請人種植工業大麻。FDCA禁止的是內含新藥臨床試驗階段的植物化學成分的食物或膳食補充品的銷售。亦即,FDCA適用對象不是工業大麻,而是從大麻中萃取的CBD。因此,申請人之主張不成立。
其次,申請人主張其產品為膳食補充品而非食物,從而不在FDCA禁止範圍之內。FDCA將食物一詞定義為:供人類或其他動物食用或飲用之物…及可用為前述物品成分之物品[12] 。TTAB認為申請人的商品符合本項定義。另外,FDCA已明文規定將膳食補充品視為食物,而申請人建議消費者將其商品用於多種口味的飲品調製(包括薄荷巧克力),並且宣傳其為膳食補充品或「膳食及營養補充品不可或缺的成分」。因此,申請人之主張不成立。
最後,申請人主張CBD符合臨床實驗開始前銷售之例外規定,從而構成FDCA禁止之例外。TTAB首先確認CBD屬於實質臨床試驗進行中,且該臨床試驗已公開的藥物或生物製劑。TTAB的依據為FDA核准的Epidiolex案。Epidiolex是一種含有CBD的處方藥,用來治療罕見癲癇。根據USPTO提出的資料,Eipdiolex是唯一獲得FDA許可的大麻藥物。FDA於2015年6月8日開始進行Epidiolex臨床試驗。USPTO以Epidiolex臨床試驗為由,核駁了數件有關CBD產品的商標申請 案。申請人主張CBD作為食物銷售的時間早於前述臨床試驗開始前,因此其商品符合FDCA的例外規定。申請人提出的證據是大麻產業協會(The Hemp Industries Association(HIA)於2016發布的一則新聞稿,宣稱早在Epidiolex新藥測試之前,CBD產品即以食物及膳食補充品行銷。但TTAB認為此新聞稿並不具說服力,而且申請人也沒有提出其他有力證據來支持HIA的立場。
綜上所述,TTAB認定申請人之商品違反FDCA[13] 。
核駁處分予以維持
雖然TTAB並未得出申請人之商品違反CSA之結論,但認為USPTO就申請商品違反FDCA之認定並無違誤。因此,基於非法使用之核駁處分應予維持。
結語
關於商標權的取得,包括台灣 在內的大多數國家皆採取先註冊原則,但美國法則採先使用制度(first-to-use system),將商標權歸屬於首先將商標實際於商業上使用於特定商品之人[14] 。使用原則同樣體現於美國商標 註冊制度。若申請人以已實際使用為申請基礎,除商標圖樣外,還需提交在美國使用的證明、首次使用日期及實際使用之樣本。從本案中可看出,美國商標註冊審查的標的除商標圖樣本身外,還包括系爭商標所表徵的商品。USPTO認為「於商業上使用」指的是「於商業上合法使用」。因此,若審查結果認定商品違法,得此為由核駁註冊申請。違反某一聯邦法的商品,即使符合其他聯邦法或州法,仍非於商業上合法使用。
備註:
本案出現4個大麻相關用詞:cannabis/大麻或大麻屬;marijuana/大麻;hemp/漢麻;industrial hemp/工業大麻。
In re Stanley Brothers Social Enterprises, LLC, 2020 USPQ2d 10658 *2-3 (TTAB 2020).
美國商標法第1條提供4種申請基礎,分別是已於商業上使用、意圖使用、國外申請或註冊案以及國際註冊延伸保護申請案。
U.S. Trademark Application Serial No. 08568476 (Filing Date, Mar. 18. 2015).
U.S. Trademark Application Serial No, 86568478 (Official Action, Apr. 20. 2018)
21 U.S.C. § 841(a)(1).
21 U.S.C. § 802(16)(A).
7 U.S.C. § 1639o.
In re Stanley Brothers Social Enterprises, LLC, 2020 U.S.P.Q. 2d 10658 at *4-9 (TTAB 2020).
21 U.S.C. § 331(ll).
21 U.S.C. § 331(ll)(1).
21 U.S.C. § 321(f).
In re Stanley Brothers Social Enterprises, LLC, 2020 USPQ2d 10658 *11-16 (TTAB 2020).
Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition in a Nutshell, 3rd (West Academic Publishing, 2021) at 99.
【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】
作者:
王思原
現任:
世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授
經歷:
開南大學法律學系助理教授
世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所助理教授
學歷:
台灣大學法律系 英國格拉斯哥大學法學碩士 英國新堡大學法學博士
專長:
智慧財產權法、著作權法、商標法、地理標示法
Facebook
在北美智權報粉絲團上追踪我們
Please enable JavaScript to view the comments.