美國維亞康姆集團(Viacom) 製作的真人實境秀節目《Floribama Shore》,在2017年第一季播出之前, Flora-Bama酒吧就寄發警告信,認為節目名稱侵害其商標。2022年11月底,美國第十一巡迴法院判決,該節目名稱構成對該商標之藝術創作使用,而受言論自由保護。
圖片來源 : shutterstock、達志影像
原告為美國知名海濱酒吧
在美國東南方的佛羅里達州和阿拉巴馬州的交界處海邊,有一家酒吧取名為「Flora-Bama」(Flora-Bama Lounge)。Flora代表佛羅里達州,Bama代表阿拉巴馬州。MGFB公司為酒吧經營者,並擁有「FLORA-BAMA」之聯邦註冊商標,指定使用於酒館和餐廳服務。其對這個詞亦取得佛羅里達州和阿拉巴馬州的州商標註冊 [1] 。原告的商標如下圖一。
圖一:原告實際使用的FLORA-BAMA商標
圖片來源:MGFB Properties, Inc. v. Viacom Inc, 2022 WL 17261122, at *4 (11th Cir., 2022).
被告真人實境秀節目名稱
被告是製作真人實境秀節目《Floribama Shore》的製作公司「495製作公司」,以及發行片商維亞康姆CBS集團(ViacomCBS)。被告在2009年到2012年成功製作了六季的真人實境節目《澤西海灘》(Jersey Shore),並在MTV頻道上播放,該節目強調20多歲年輕人在某個海濱地區的次文化[2] 。
2016年起,被告等想要製作同類型的海濱實境秀節目,並選擇美國墨西哥灣沿岸(Gulf Shores)地區,從佛羅里達州的巴拿馬市,延伸經阿拉巴馬州,到密西西比州比洛克西市。製作規劃提到,在這一區中,Flora-Bama酒吧是一家有名的露天酒吧,但也有人用「Florabama」來描述該地區。其綜合了美麗、輕鬆的佛羅里達海灘,與阿拉巴馬州南部的鄉土氣息[3] 。
最後製作團隊決定使用「Floribama Shore」做為節目名稱,在佛羅里達州的巴拿馬市拍攝該節目,該地與佛州與阿拉巴馬州交界處的Flora-Bama酒吧距離100英里以上[4] 。
雙方商標近似
495製作公司很早就知道原告這家知名的酒吧,曾在該酒吧進行演員試鏡,也曾詢問過是否可在原告酒吧中拍攝節目等[5] 。因此被告確實知道,Flora-Bama這個詞最早來自原告酒吧及其註冊商標 。
2017年10月,被告開始廣告宣傳此一全新實境秀節目。其使用的節目商標如下圖二。除了沿用之前《澤西海灘》的Logo的紅外框之外,也在前面冠上「MTV」音樂電影台的logo。
圖二:Floribama Shore的logo(圖右)和《澤西海灘》的Logo,表示乃同一系列。
圖片來源:MGFB Properties, Inc. v. Viacom Inc, 2022 WL 17261122, at *4 (11th Cir., 2022).
節目尚未開播前,原告就寄發警告信給被告,主張該節目名稱侵害其商標,要求其更改節目名稱。但被告拒絕,認為其乃是藝術創作,縱使使用到原告商標,也受到保護[6] 。
2019年,在該節目播完第二季後,原告決定提起訴訟,控告被告違反聯邦商標 法和佛羅里達州商標法,主張被告在節目名稱使用「Floribama Shore」,與原告商標近似並產生混淆誤認[7] 。
本案毫無疑問商標構成近似,且確實產生混淆誤認。但被告主張,其屬於藝術表達使用,受憲法言論自由保護,而可豁免於商標侵權。
地區法院接受被告主張,判原告敗訴[8] 。原告不服,上訴到第十一巡迴法院。
Rogers案的藝術創作使用檢測
雖然商標受法律保護,但憲法也保護言論或藝術創作自由。故若是為了藝術表達創作而使用商標,可免於商標侵權。
此種案件最重要的判決先例,為1989年第二巡迴法院的Rogers v. Grimaldi案[9] 所建立的二步驟檢測法,用以判斷是否可主張藝術表達豁免。該案二步驟檢測法為,藝術作品的標題不會違反聯邦商標法,除非(1)該標題與基礎作品本身沒有任何藝術相關性(artistic relevance),或者(2)如果其具有某些藝術相關性,除非標題明確誤導(explicitly misleads)作品的來源或內容,才會違反商標法[10] 。
具有藝術相關性
第十一巡迴法院認為,本案被告選用Floribama這個標題,很明顯與該標題具有藝術相關性。因為,前半部的Flori,表達佛羅里達州的海灘文化,後半部的bama,表達阿拉巴馬州的南方文化[11] 。
原告主張,應該只有在作品「必須」(necessary)使用該商標時,才能作此使用。但法院認為,所謂藝術相關性,並不需要達到必須的程度。且被告對該商標的使用,也不需要與該商標的原始意義一樣[12] 。
沒有明顯誤導
第二步驟「是否有明顯誤導」,則是要問,(1)被告是否公然「推銷」該創作作品是商標權人「推薦」或「贊助」,或者(2)「以其他方式明確表示」該創作作品與商標權人有關聯[13] 。
法院認為,本案中,沒有證據顯示,被告有強調該節目受到商標權人的推薦或贊助,被告也沒有明確表示,該節目與商標權人有關聯。法院認為,被告在自己的節目logo上,加上了「MTV」這個主商標,以及「shore」這個節目系列名稱,以凸顯示自家的節目系列[14] ,以此強調與原告沒有關聯。
原告認為,確實有相當部分群眾認為「Flora-bama」是指該酒吧,且會誤認為「Floribama Shore」與該酒吧有某種關聯。但法院認為,有民眾誤認並不是此處講的「明顯誤導」。明顯誤導必須是被告的積極行為所導致的才算數[15] 。
法院也指出,雖然被告的節目名稱確實是模仿了原告酒吧的商標,但單純的模仿本身,不能算是此處講的明顯誤導[16] 。最後第十一巡迴法院判決被告勝訴。
備註:
MGFB Properties, Inc. v. Viacom Inc, 2022 WL 17261122, at *1 (11th Cir., 2022)..
Id. at *2.
Id. at *3.
Id. at *3.
Id. at *2.
Id. at *4.
Id. at *4.
Id. at *5.
Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).
Id. at 999.
MGFB Properties, Inc. v. Viacom Inc, 2022 WL 17261122, at *8 (11th Cir., 2022).
Id. at *8.
Id. at *9.
Id. at *9.
Id. at *9.
Id. at *9.
【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】
作者:
楊智傑
現任:
雲林科技大學科技法律所 教授
經歷:
真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷:
台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長:
智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法
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