美國商標法規定,商標停止使用並有不再重行使用的意圖,視為商標放棄(abandonment)。而商標放棄則是法定註冊撤銷(cancellation)事由之一。實務上的難題是,在註冊撤銷申請案中,該由何人以及如何證明停止使用和不再重行使用的意圖?本案申請人(Petitioner)以答辯人(Respondent)已連續三年未使用其商標為由,向美國專利商標局(USPTO)申請撤銷其註冊。在本案中,負責審理的商標訴願暨上訴委員會(TTAB)回應了前述問題……
圖片來源 : shutterstock、達志影像
本案背景
本案答辯人Jeffrey E. Martin 自1996年8月6日起,於USPTO註冊並延展 經字體設計之MYST商標(見下圖一)。該商標用於娛樂服務,亦即,樂團現場表演[1] 。
圖一、Jeffrey E. Martin 之註冊商標
圖片來源:TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin , 128 USPQ2d 1786 *1 (TTAB 2018).
本案申請人TV Azteca, S.A.B. de C.V. 於2017年4月27日,以其墨西哥註冊商標 為基礎,依15 U.S.C. § 1126(e)之規定,向USPTO申請註冊標準字體之MYST商標,指定使用於國際分類第41類之娛樂性質之戲劇製作、電視綜藝節目及綜藝表演等。USPTO以其商標與Jeffery E. Martin註冊在先的商標有混淆誤認之虞為由,核駁了TV Azteca的申請[2] 。TV Azteca於2018年7月3日向USPTO申請撤銷Jeffrey E. Martin的商標註冊。TV Azteca主張的理由為Jeffrey E. Marin已連續三年未使用其MYST商標,從而構成商標放棄。後者則對此加以否認[3] 。
申請人適格性
任何自認為因他人商標註冊而受損害或將受損害之第三人,皆得向USPTO申請撤銷該註冊[4] 。撤銷申請案由TTAB審理。就如同其他TTAB案件,撤銷申請案的決定,受司法審查[5] 。欲申請他人撤銷商標註冊者,須證明實質利害關係;亦即,須有合理基礎可認為自己因該他人之註冊受有損害。就本案而言,TTAB認為,由於USPTO以Jeffrey E. Martin的註冊商標 為核駁TV Azteca註冊申請之依據,足以認定具有實質利害關係,因此本案申請人之適格性並無疑義[6] 。
商標放棄
商標放棄是法定註冊撤銷事由之一[7] 。有下列兩種情形之一者視為商標「放棄」:(1)當商標已停止使用並有不再重行使用的意圖。不再重行使用意圖得依據情事加以推論。連續三年未使用應作為放棄的表面證據。商標的「使用」在此是指在日常交易過程對該商標的真實使用,而不只是為了保留商標的權利。(2)因標章所有人的行為,包括不作為和作為,導致標章成為其使用之商品、服務或相關商品、服務的通用名稱,或者喪失其作為標章的意義[8] 。
申請人應負舉證責任
本案申請人TV Azteca主張,答辯人Jeffrey E. Marin已連續三年未使用其MYST商標,從而構成商標放棄。答辯人則對此加以否認。TTAB向來見解認為,由於註冊在法律上受有效之推定,因此尋求撤銷之一方應負以優勢證據,證明表面案件之舉證責任。連續三年未使用構成放棄之表面證據的理由在於,其可支持欠缺重行使用之意圖的推論[9] 。
申請人舉證不足
本案攻防的焦點在於答辯人初始揭露(initial disclosures)中所提出的事證C(Exhibit C)。該事證是一張傳單,宣傳的內容為,位於新澤西州Bellmawr行政區的夜店Pennant East將於3月25日(未註明哪一年)舉行MYST音樂會。申請人主張,由於Pennant East早在2011年9月11日就永久停業,因此於該夜店進行的任何演出,都不可能發生於本撤銷申請案提出前三年內[10] 。
為了證明Pennant East已於2011年9月11日關閉,申請人提出一些非官方及官方資料。首先,申請人提出論及Pennant East停業事件的6篇新聞文章及1則部落格貼文。不過,申請人並未進一步提出其他可供TTAB審酌文章內容真實性的證詞或其他證據。答辯人則以申請人所提出的只是傳聞證據(hearsay),加以反駁。TTAB認為,新聞文章雖能證明這些報導確實存在,但並不能證明報導所陳述的內容的真實性。申請人又主張,雖然原則上傳聞證據應被排除,但由於其所提出的資料符合聯邦證據規則807(a)傳聞證據排除法則之例外規定,因此應可被採認。詳言之,申請人主張經通盤審酌後,可認為這些陳述的可信度已具足夠擔保,而且就待證之點而言,其證明力高於其他透過合理努力所能獲得的證據[11] 。TTAB則認為,傳聞證據排除法則之例外規定只適用於少數真正例外的案件。就申請人提出的文章和部落格貼文而言,即使其證明力高於其他透過合理努力所能獲得的證據,但仍無法認定其具有等同於官方紀錄或證詞的可信度擔保。因此,申請人的主張不成立[12] 。
其次,申請人提出關於酒類營業執照的官方記錄,意圖證明Pennant East已於2011年關閉。根據Bellmawr區政府的資料顯示,Pennant East的酒類營業執照有效期只到2012年,其後並無Pennant East酒類營業執照延展記錄。2015年10月1日該執照被申請延展並移轉給Bellmawr Redevelopment Partner, LLC該執照。但TTAB認為這一點並不能證明Pennant East已終止營業。因為就算Pennant East喪失了酒類營業執照,也無法證明其營業場所事實上已經關閉。另外,Pennant East也可能搬遷到他處,也可能在不賣酒的情況下繼續營業,甚或可能違法賣酒營業。退萬步言,既使有證據顯示Pennant East確實已於2011年關閉,仍無法因此得出答辯人於2015年3月至2018年3月間停止使用其商標之結論[13] 。
TTAB駁回撤銷註冊之申請
TTAB承認,對於負舉證責任之一方而言,要證明像商標未使用而構成放棄這類消極事實,實為艱鉅的任務。本案由於申請人無法證明答辯人於撤銷申請提起前3年間未使用其商標,其撤銷申請應予駁回[14] 。
備註:
TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin , 128 USPQ2d 1786 *1 (TTAB 2018) (Opinion by Judge Frances Wolfson) [precedential].
15 U.S.C. § 1052(d).
TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin , 128 USPQ2d 1786 *3-4 (TTAB 2018).
15 U.S.C § 1064. 除行政撤銷程序外,美國聯邦商標法另外提供司法撤銷途徑。依15 U.S.C. § 1119之規定,法院在審理涉及註冊商標之案件時,得命USPTO全部或部分撤銷該涉訟商標之註冊。此規定可作為商標侵害訴訟之抗辯,但不能獨立作為聯邦法院管轄之基礎 (Airs Aromatics, LLS v. Opinion Victoria’s Secret Stores Brand Mgmt., Inc., 744 F.3d 595 (9th Cir. 2014)。另外,2020年制定,2021年12月18日生效之商標現代化法(Trademark Modernization Act of 2020)增加了單方申請撤銷程序及單方再審程序等兩項行政撤銷程序。
Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition in a Nutshell, 3rd ed. (West Academic Publishing, 2021) p. 155.
TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin , 128 USPQ2d 1786 *5-6 (TTAB 2018).
15 U.S.C § 1064(3).
15 U.S.C. § 1127.
TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin , 128 USPQ2d 1786 *6-7 (TTAB 2018).
Id. at *9-10.
Fed. R. Evid. 807(a).
TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin , 128 USPQ2d 1786 *10-11 (TTAB 2018).
Id. at *11-12.
Id. at *12-13.
【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】
作者:
王思原
現任:
世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授
經歷:
開南大學法律學系助理教授
世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所助理教授
學歷:
台灣大學法律系 英國格拉斯哥大學法學碩士 英國新堡大學法學博士
專長:
智慧財產權法、著作權法、商標法、地理標示法
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