美國專利商標局 (USPTO) 主管在美國從事商業活動的商標權人註冊商標之審核及授與權利。商標權人在美國取得商標註冊,除了獲得權利之外,也因此負擔持續使用商標的義務。USPTO身為主管機關,監督商標權人有沒有確實使用商標在所有指定的商品及服務上,自然也是其權責的一部分。鑒於近年來陸續發現有部分商標權人,為擴大商標保護範圍,而浮濫指定擬保護之商品、服務項目,實際上卻只使用在少數商品、服務之情形。USPTO實施了商標查核(Audit)制度,以督促取得商標註冊的商標權人在其指定商品、服務的範圍內,有確實持續使用其商標。在本文中,我們將介紹商標查核(Audit)制度、說明未通過查核(Audit)的後果,並提供對應此制度的建議。
圖片來源 : shutterstock、達志影像
什麼是商標查核(Audit)制度?
如前所述,為了督促商標權人確實、積極使用其商標,並防止商標權人將商標指定在他們實際並無生產或提供的商品、服務內容上。USPTO會在審查使用宣誓時,隨機挑選註冊商標,並就每類商品或服務指定2個項目,要求商標權人提出該些被指定項目的使用證據即樣本(specimen),以證明有確實使用其商標。
何時會執行查核(Audit)?
考量到市場上有無數變動因素,商標權人不可能「永不止息」地使用商標在「所有」商品或服務項目上,USPTO設了一個最低限度的標準,亦即「不得連續三年未使用商標在指定的商品或服務上」。在執行面上,USPTO會在商標權人提出「註冊後第5至6年」及「註冊後每10年一次」的使用宣誓時,隨機執行查核(Audit)。
查核(Audit)結果失敗的後果?
一般來說,在美國提出使用宣誓,只需要針對每一類申請,各提出一項商品或服務的使用證據即可。然而,一旦被官方隨機選擇而進入查核(Audit)程序,則審查員會隨機指定每類額外2項商品或服務,要求商標權人提出使用證據。此時,如果商標權人無法就任一被抽查的商品或服務提出使用證據,將會面臨以下情況:
(1) 如果無法提出被抽查項目的使用證據而刪除被抽查的商品/服務項目,官方就會進一步要求針對所有未提出使用證據的項目提出使用證據。也就是說,整件商標指定的所有商品及服務都會被拿出來檢視,對於提不出證據或是提出證據無法通過審核的項目,都會被要求刪除。而且因為無法通過查核(Audit)而刪除商品、服務時,每類都要繳交刪除規費USD250/每次。
(2) 如果商標權人未回應審查員的任何一次查核(Audit)官函,整件商標會被撤銷(cancel)。
(3) 如果商標權人不願意依官方要求,刪除提不出使用證據的商品或服務,整件商標會被撤銷(cancel)。
(4) 如果商標權人不繳清因未通過查核(Audit)而產生的刪除規費USD250,整件商標也會被撤銷(cancel)。
換言之,一旦進入查核(Audit)程序,商標權人就必須完全配合USPTO的要求,提不出使用證據的商品、服務就得乖乖刪除,並繳清規費。只要任何一個程序不願意配合官方,都會導致商標被撤銷。這將對商標權人的業務產生重大影響,包括失去商標保護和執行商標權的能力。此外,也會損害該商標權人的商譽,並在USPTO留下不良的記錄。
維護商標權利的建議:
(1)商標權人平日使用商標在指定的商品、服務,就要養成保留使用證據的好習慣。最好能針對所有指定的商品、服務項目一一列管,如此也好確實掌握自己有將商標使用在哪些項目上,哪些又是目前用不到的,或甚至將來也不會再用到的商品或服務。
(2)而當每次要提出註冊後的使用宣誓時,商標權人應審慎檢視其商品、服務列表,主動在該次宣誓書先將未使用的項目刪除(才不會產生規費)。相信如果平時有做到上面第(1)點提到的逐項列管使用證據,不僅可以清楚自己該主動先刪除哪些商品、服務;真的面臨查核(Audit)時,也可從容應對。
結論:
USPTO商標查核(Audit)制度是現今美國官方監督商標權人落實商標使用的一個重要措施。通過落實該制度,官方得以確保商標權人積極使用其商標,同時促進市場公平競爭。遵守查核(Audit)制度相關規則對於企業維持其商標註冊和相關保護非常重要。通過落實本文提供的建議,商標權人可以為潛在的商標查核(Audit)做好準備,並確保能夠永續經營其商標。
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