329期
2023 年 03 月 22 日
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TTAB推翻「100% THAT BITCH」不具商標功能之認定: TTAB 2023年 In re Lizzo LLC案
王思原/世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授

美國知名創作歌手Lizzo以其暢銷單曲《Truth Hurts》中的「100% THAT BITCH」向美國專利商標局(USPTO)申請商標註冊。商標審查官認為申請人提出的標識其實只是一則慣用語,廣泛地被用來傳達一種通常、熟悉且眾所周知的情感,因此不具商標功能,應依15 U.S.C. §§ 1051-1052及1127予以核駁。申請人不服,遂向TTAB提起上訴……


圖片來源 : shutterstock、達志影像

不具功能原則

「不具功能原則」(failure-to-function doctrine)是美國商標審查手冊(TMEP)規定之拒絕註冊事由之一。TMEP 1202.17(c)指示USPTO不得註冊不具商標功能之申請標識。此原則核心概念在於,即令當事人意圖使用某一標識作為商標,但該標識亦未必能如其所願地發揮指示來源之功能。不具功能原則通常以拒絕註冊事由之身分出現於註冊審查程序。在涉及商標權的司法爭議中,法院則鮮少援引適用此一原則,美國商標法學界對於不具功能原則的定位與效益向來有不同見解。有學者認為,此原則與商標識別性及商標使用的界線模糊不清,質疑其獨立存在之價值[1];也有學者認為,此原則有助於保護言論及商業競爭自由,應該強化其運用[2]

本案背景

《Truth Hurts》是美國知名創作歌手Lizzo於2017年發行的歌曲,其中有句歌詞寫道「I just took a DNA test, turns out I am 10% that bitch」。2019年6月,Lizzo的公司Lizzo LLC.申請於商標主要註冊簿註冊標準字體之「100% THAT BITCH」,用於國際分類第25類之:服裝,包括襯衫、夾克、運動衫、針織帽、棒球帽、帽子、短褲、背心、運動衫、長袖襯衫、連帽運動衫、帶頭巾的襯衫、服裝的手腕帶、頭帶、鞋子和睡衣;以及包括T恤在內之服裝。商標審查官認為申請人提出的標識只是一則慣用片語,廣泛地被用來傳達一種通常、熟悉且眾所周知的情感,因此不具商標功能,應依15 U.S.C. §§ 1051-1052及1127予以核駁。申請人不服,遂向TTAB提起上訴[3]

圖一:申請人之商標

圖片來源:USPTO,商標申請號No. 88466281

商標審查官認為「100% THAT BITCH」不具商標功能

商標審查官認為「100% THAT BITCH」不具商標功能,其主要理由有二:

首先,就本案事證推斷,在消費者的認知中,「100% THAT BITCH」並非指示申請人商品來源之標識,而是傳達自信及女性力量等訊息的詞彙。商標審查官特別指出,證據顯示,他人於其生產銷售的服飾商品上,使用「100% THAT BITCH」為資訊傳媒及裝飾品的作法,相當常見。因此,消費者看到的應該是有意義的文字,而不是商品來源的標識[4]

商標審查官的另一項論據是,雖然Lizzo對於「100% THAT BITCH」一詞的盛行功不可沒,但並非其原創者。根據Lizzo自己的說法,「I just took a DNA test, turns out I’m 100% that bitch」這句話出自於一則網路迷因。Lizzo對於這句話深感認同,因此將之收錄於新單曲《Truth Hurts》之中。審查官強調,消費者當然可能會把這句歌詞跟Lizzo或其歌曲聯想在一起,但並不因此賦予這位創作歌手獨占專屬此用語的權利[5]

TTAB推翻審查官之認定

TTAB推翻審查官之見解,認定「100% THAT BITCH」具有指示來源之功能,其主要理由如下:

TTAB首先討論裝飾性使用與商標功能間之關係。本案證據顯示,「100% THAT BITCH」被裝飾性使用於眾多商品服務上,包括服裝、鑰匙扣、馬克杯、貼紙、牆上藝術品、貼片、玻璃杯和氣球,以及娛樂及零售服務等。一般而言,裝飾性使用容易被認定為不具商標功能。但值得注意的是,由於本案多項證據都提到了Lizzo、她的音樂以及其單曲《Truth Hurts》的歌詞。其餘的證據則顯示,「100% THAT BITCH」出現於討論Lizzo、她的歌曲《Truth Hurts》以及歌詞的起源的網路文章中。TTAB認為,在判斷「100% THAT BITCH」是否具商標功能時,這些證據可以減低裝飾性使用的比重[6]

TTAB進一步指出,在判斷消費者認知時,他人之裝飾性使用只不過是相關證據之一。同樣重要的是,標識本身所傳遞的訊息的性質。一般而言,傳遞社會、政治、愛國、宗教及稱頌等概念的日常用語或標語,比較不容易認定為來源表徵。「ONCE A MARINE, ALWAYS A MARINE」及「DRIVE SAFELY」均屬適例。但相較於先前案例,本案有其特殊性。「100% THAT BITCH」既非日常用語,亦未傳遞常見的社會、政治、愛國或宗教等訊息。申請人與審查官一致認為,系爭標識傳達女性的堅強、力量及獨立性等感受。但更重要的是,在審酌整體事證後,TTAB認定,大多數消費者在看到商品上的「100% THAT BITCH」時,產生的聯想並不是一則日常慣用語,而是Lizzo這位創作歌手[7]

TTAB接著探究廣泛使用對於商標功能之影響。TTAB同意,不管名稱或片語本身傳遞的訊息為何,一旦被廣泛使用,就可能導致不具商標功能的結果。隨處可見的用語不可能被認知為來源表徵。例如,TTAB曾認定「I ♥ DC」不具商標功能,因為市場上長期充斥著各式各樣上有「I ♥ DC」的商品。在另一案中,經Google搜尋出現300萬筆「ONCE A MARINE ALWAYS A MARINE」標語。而「DRIVE SAFELY」則是一般人在親友開車離去時,往往不經思索即脫口而出的日常用語。TTAB認為,本案情況不同。2017年音樂藝術家Lizzo對於推特謎因「I just took a DNA test, turns out I’m 100% that bitch」產生共鳴,將之納入2017年新歌《Truth Hurts》的歌詞中。後來《Truth Hurts》成為告示牌排行榜冠軍單曲。雖然Lizzo不是這則迷因的出處,但是社會大眾往往將歌詞歸功於演唱的歌手。另外,證據顯示,「100% THAT BITCH」之所以從冷僻的片語,成為變成家喻戶曉的金句,原因就在於Lizzo及其暢銷歌曲[8]

最後,TTAB回應了前述審查官所說,不能因為消費者把歌詞和歌手相聯結,就賦予歌手系爭詞彙的獨占權的論述。TTAB認為,本案整體事證無法支持「100% THAT BITCH」是廣為各方使用的慣用語,因此消費者不致認其為商品來源表徵之結論。具體而言,證據顯示,在消費者的認知中,「100%THAT BITCH」不只是Lizzo的暢銷歌曲中的一句歌詞。相反地,當消費者看到服飾商品上的「100% THAT BITCH」時,會聯結到Lizzo及其音樂。TTAB承認,在某種程度上,消費者及潛在消費者對於「100% THAT BITCH」的裝飾性、非來源表彰性使用並不陌生。然而,TTAB認為,由於大多數使用都會提到Lizzo及/或她的音樂,因此前述情況造成的影響不大[9]

結論

本案整體事證無法支持「100% THAT BITCH」為廣泛使用的日常用語,從而不具商標功能之認定。原核駁審定應予廢棄[10]

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 王思原
現任: 世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授
經歷: 開南大學法律學系助理教授
世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所助理教授
學歷: 台灣大學法律系
英國格拉斯哥大學法學碩士
英國新堡大學法學博士
專長: 智慧財產權法、著作權法、商標法、地理標示法

 

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