雷曼兄弟公司自2008年破產以來，在美國的大部分資產與商標權被巴克萊資本公司收購。有一家公司在2013年向美國申請註冊「雷曼兄弟」商標，被巴克萊公司提出異議，認為雷曼兄弟公司在破產程序中仍有使用「雷曼兄弟」商標，並未放棄該商標權。2022年聯邦巡迴上訴法院做出判決，認為在破產程序中，雷曼兄弟公司仍持續使用該商標。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

在美國商標法下，若停止使用商標，且不打算重新使用商標，視為放棄商標。放棄商標將導致商標權喪失，包括已註冊的聯邦商標可被廢止，或者不得再主張普通法上的商標權。

巴克萊資本公司取得「雷曼兄弟」商標卻未延展       

巴克萊資本公司（Barclays Capital，以下簡稱巴克萊公司）為跨國銀行控股公司巴克萊銀行（Barclays PLC）集團之投資子公司。2008年9月，雷曼兄弟控股公司破產後，巴克萊公司收購雷曼兄弟在美洲的業務。

在收購契約中，雷曼兄弟公司也將聯邦註冊商標「雷曼兄弟」（Lehman Brothers）轉讓給巴克萊公司。之後巴克萊公司回頭將該商標授權給雷曼兄弟公司，讓其可就破產程序中，於全球範圍、非專屬授權地使用「雷曼兄弟」商標。但在隨後幾年，巴克萊公司對美國註冊的「雷曼兄弟」商標，到期後均未申請延展[1]。

圖1：雷曼兄弟公司使用的商標之一

圖片來源：https://patentlyo.com/patent/2022/06/spirit-lehman-brothers.html

Tiger Lily公司申請註冊「雷曼兄弟」商標  

2013年3月，一家與雷曼公司、巴克萊公司皆無關的Tiger Lily公司，向美國專利商標局申請註冊「雷曼兄弟」（LEHMAN BROTHERS）文字商標，指定使用於啤酒、烈酒。同年10月，巴克萊公司也向美國申請註冊「雷曼兄弟」文字商標，指定使用於各項金融服務。2014年6月，Tiger Lily又申請一樣的「雷曼兄弟」文字商標，指定使用於酒吧、餐飲服務業[2]。

圖2：TigerLily銷售的以Lehman Brothers為名的酒

圖片來源：https://lehmanbrothe.rs/網站

 2014年11月，巴克萊公司對Tiger Lily的二項商標申請案提出異議，認為Tiger Lily的商標與巴克萊公司的商標混構成混淆誤認[3]。

TTAB認定巴克萊公司並未放棄其商標權     

由於巴克萊公司原來聯邦註冊的「雷曼兄弟」商標均屆未延展而消滅，但普通法上的商標權未必消滅。故商標審理救濟委員會（TTAB）須討論，巴克萊公司對於該普通法上之商標權是否有優先權（先使用日）。Tiger Lily公司則主張，就算巴克萊公司有優先權，也已經放棄（abandon）其商標權[4]。

TTAB認為，Tiger Lily未能證明巴克萊公司已經放棄「雷曼兄弟」商標。而Tiger Lily 申請商標時填寫的最早使用日為2013年3月6日，晚於雷曼兄弟公司使用「雷曼兄弟」商標的優先權日，因此認為巴克萊公司因承繼雷曼兄弟公司而具有該商標的優先權[5]。

進而，TTAB討論二商標是否存在混淆誤認之虞。 TTAB認為，二公司申請的文字商標一模一樣。Tiger Lily申請用於啤酒烈酒、酒吧餐飲服務，巴克萊公司申請用於各項金融投資服務，商品服務類雖然完全不同，但因巴克萊公司承繼雷曼兄弟公司取得的「雷曼兄弟」屬於著名商標，消費者看到Tiger Lily使用相同商標於產品服務上，可能會誤以為Tiger Lily的與巴克萊公司是關係企業、授權關係等，產生關連性混淆（廣義混淆誤認）[6]。

TTAB認為，巴克萊公司對Tiger Lily的商標申請案所提出異議，因可能構成混淆誤認，故異議成立。

聯邦巡迴上訴法院判決   

Tiger Lily對此結果提出上訴，由聯邦巡迴上訴法院管轄，並於2022年6月做出判決。Tiger Lily主要提出二點主張：(1)其認為巴克萊公司已經放棄使用「雷曼兄弟」商標；2.其認為，自己申請的商標指定使用於啤酒、烈酒、酒吧餐廳服務，並不會與巴克萊公司的「雷曼兄弟」商標產生混淆誤認[7]。

以下僅特別討論，在美國商標法的標準下，巴克萊公司到底有無「放棄」「雷曼兄弟」商標？

放棄商標的二項要件       

美國商標法第1052條(d)前段規定：「(d)商標含有近似於美國專利商標局註冊商標、他人於美國境內先使用且未放棄（not abandoned）之商標及商號名稱，....」，屬於商標不得註冊事由。故若是先使用但已放棄的商標，不能對他人申請案提出異議。

根據第1127條的定義，「當商標已停止使用並有不再重行使用的意圖」，將被視為「放棄」。此時有二個要件：(1)不使用（nonuse）；(2)不再重行使用的意圖（intent not to resume use）。關於「不使用」要件，過去判例認為，即便是非常有限的使用，都可以避免被認定為法條中的「停止使用」（discontinued）[8]。

雷曼兄弟在破產程序中有使用該商標

Tiger Lily主張巴克萊公司已經「不使用」該商標。但巴克萊公司說明，其2008年收購了雷曼兄弟公司及其商標後，將「雷曼兄弟」商標授權給雷曼兄弟公司，而雷曼兄弟公司仍持續在許多涉及公眾的金融和企業交易中使用該商標。例如，雷曼兄弟公司在標牌、電子郵件簽名、網址、報告、信件、名片以及公司和監管文件中使用了 「雷曼兄弟」（LEHMAN BROTHERS）商標[9]。

聯邦巡迴法院支持巴克萊公司的上述說法。其認為，自從2008年雷曼兄弟公司破產以後，留下數千億的資產，其做為資產管理人，必須投資、維護和出售其龐大的商業房地產、證券和衍生商品之投資組合，這一切都是為了雷曼兄弟債權人的利益而提供的服務。因此，這些事實證據無法支持「放棄商標」中的「不使用」要件[10]。

破產結束後不打算使用？       

Tiger Lily主張，這些都是在破產程序中的行為，破產結束後，就不再有雷曼兄弟這個公司。但法院不接受此論點。法院認為，雷曼兄弟的破產程序至今仍未結束，也不確定到底何時會結束。因此，就算雷曼兄弟公司在破產程序結束後不會繼續使用該商標，頂多是符合放棄商標的第二個要件「不再重行使用的意圖」，但無法滿足「不使用」商標此第一個要件[11]。 

此外，證據也顯示，巴克萊公司自己也仍持續使用「雷曼兄弟」商標。包括維持雷曼兄弟網站，提供雷曼兄弟的檔案研究資料、保留全球的雷曼兄弟網域名稱和商標註冊。法院承認，巴克萊公司對該商標的使用並不多。但是在商標法下，巴克萊公司確實有繼續使用該商標，即便非常有限，但已經足以認定，其並沒有放棄該商標[12]。

既然沒有放棄商標權，故優先權較早

最後，法院既然認定巴克萊公司沒有放棄從雷曼兄弟公司處轉讓取得的商標，則雷曼兄弟普通法上的商標權就一直存在，那麼其優先權也不會喪失。因此，巴克萊公司就該商標的優先權，確實早於Tiger Lily公司，而能對Tiger Lily的商標申請案提出異議[13]。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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