2021年美國公司Square, Inc.進行品牌重塑,更名為Block, Inc.並申請「Block」為商標。H&R Block Inc.對Block, Inc.提起商標侵害訴訟,並聲請初步禁制令。一審法院審酌後,核發初步禁制令,即Block, Inc.不得使用「Block, Inc.」、「Block」或其他類似變體,以及不得藉廣告、媒體傳播Block, Inc.與Cash App Taxes或其他稅務服務之關聯。Block, Inc.不服,遂向上訴法院提起中間上訴…
圖片來源 : shutterstock、達志影像
本案背景
H&R Block為成立於1955年的美國帳務管理公司,透過長期且高額的廣告活動,於實體及網路市場取得廣大的影響力。H&R Block的聯邦註冊商標 中,有以「Block」作為商標一部分,也有商標使用綠色方形標識。
Square, Inc.則於2009年成立,起初是提供支付讀卡機和銷售時點情報軟體等商品。隨後,擴展業務到點對點匯款服務的Cash App,並使用有白色美元符號與綠色方形圓角標識的聯邦註冊商標。2020年11月,Square, Inc.收購免費稅務服務系統Credit Karma Tax,更名為「Cash App Taxes」,並整合到Cash App中。2021年12月Square, Inc.更名為Block, Inc.,並提交「Block」商標申請 ,將用於公司提供之業務管理、行政、行銷和諮詢等服務。
Square, Inc.更名Block, Inc.及收購整合Credit Karma Tax後,H&R Block認為其商標受到侵害,主張Block, Inc.違反了15U.S.C.§1114和密蘇里州州法,而提起訴訟及初步禁制令(preliminary injunction)。一審法院引用Dataphase案的四要件判斷標準後,發給H&R Block初步禁制令。惟Block, Inc.不服該中間命令,並提起本案中間上訴。
圖一:當事人之商標
No.76071271
No.87860275 / No.87860271
圖片來源:USPTO
初步禁制令
初步禁制令為防止權利人於訴訟審理中有不可回復之損害,而在訴訟裁決責任歸屬前,經法院審酌後核發之權利例外救濟,由於是對聲請禁制令原告之特別救濟,原告應負較高之舉證責任。通常法院在審酌是否核發初步禁制令時,當事人須證明:(1)勝訴可能性;(2)原告所受損害與核發禁制令對被告的損害間是否平衡;(3)無法彌補之損害;(4)公共利益[1] 。
本案有關商標侵權的初步禁制令核發,因此法院在判斷有無「勝訴可能性」時,會考量是否構成商標侵害為斷,亦即「使用近似商標 於相同或類似的商品或服務上,是否造成混淆誤認之虞」。
一審法院核發初步禁制令
一審法院在審酌是否核發初步禁制令時,以「勝訴可能性」為判斷重點。一審法院認為H&R Block有勝訴可能性,其主要理由為:
經一審法院審查,在六項混淆誤認之虞判斷因素中,「商標強度」、「商標相似性」、「商品競爭程度」是明顯有利於H&R Block;「實際混淆誤認」稍微有利於H&R Block;「消費者熟悉程度」偏向H&R Block或是中立[2] ;「故意誤導或混淆公眾之意圖」為中立。
有關商標強度的認定,依本案事證推斷,H&R Block實體店面數、企業客戶數及網站登錄人數皆達到相當的數量,為全國知名的稅務服務公司,且長期投入高額廣告費用,被認為是商業實力的間接證據,故作出有利於H&R Block的認定。
商標相似性認定,H&R Block的單一綠色方塊與Cash App標識是由一個美元符號組成,周圍環繞著一個帶圓角的綠色方形圖樣,兩者存在視覺上相似之處。另外,「Block」文字分別是H&R Block系列商標與Block, Inc.「Block」商標之主要識別特徵。
在商品競爭程度上,兩者所提供的服務類別有重疊,特別是在免費稅務服務的消費者市場有競爭關係,一審法願認為這樣的直接競爭關係也有增加消費者混淆的可能[3] ,故作出有利於H&R Block的認定。
有關消費者實際混淆誤認,一審法院採納H&R Block提出涉及Cash App與H&R Block社群貼文作為消費者有誤認的證明[4] 。
而消費者熟悉程度,一審法院認為既使消費者購買時有機會區分雙方的商品、服務,但本案兩者購買條件與情況之差異並不大,消費者仍可能對H&R Block與Block, Inc.是否有隸屬關係感到混淆[5] ,故作出有利H&R Block或中立之認定。
最後,判斷Block, Inc.是否有故意誤導或混淆公眾之意圖,就Square, Inc.收購並更名為Block, Inc.之行為,依本案事證未能證明[6] ,故法院認定為中立。
上訴法院駁回初步禁制令
經上訴法院審查後,撤銷一審法院核發的初步禁制令,其主要理由如下:
一、勝訴可能性
首先,H&R Block是否有商標侵害訴訟之勝訴可能性,H&R Block須證明:(1)其商標為有效、受保護之商標;(2)其商標與Block使用之商標有混淆誤認之虞。本案上訴法院係以是否構成混淆誤認之虞為審查核心。按第8巡迴上訴法院列出混淆誤認之虞的判斷因素,包括商標強度、商標相似性、商品相互競爭程度、混淆公眾之意圖、實際混淆誤認、購買情狀[7] 。
經上訴法院審查,H&R Block與Block, Inc.在商標強度、商品競爭程度、混淆公眾之意圖、消費者熟悉程度,一審法院之判斷並無明顯錯誤。然上訴法院認為,一審法院在混淆誤認之虞判斷的兩因素中有明顯錯誤,即商標相似性與實際混淆之證據。
至於商標相似性,法院通常會審查兩商標給相關消費者的整體印象及相關消費者對此類商品的關注度。Block, Inc.提出抗辯,表示Cash App與H&R Block提供的商品取得途徑不同,且Block, Inc.公司名稱僅出現在Cash App Taxes的服務協議條款,並非作為商標使用。經上訴法院審查後,雖如一審法院所認定H&R Block綠色標識和Cash App綠色標識在視覺上有相似之處,主要客群皆為免費稅務服務市場的消費者,惟這些商品/服務可通過不同方式獲得,故一審法院在認定有利於H&R Block的結論顯然是錯誤的[8] 。
在分析實際混淆時,上訴法院認為H&R Block提出Block, Inc.的社群貼文不足以證明消費者混淆。H&R Block也沒舉證證明有任何消費者將Cash App Tax與H&R Block商品混淆的事證,且H&R Block在口頭答辯承認「沒有Cash App的消費者認為這是H&R Block的商品」。因此,一審法院在認定實際消費者混淆證據時顯然有錯誤。上訴法院還表示,僅通過幾個錯誤信件和電話實例無法證明實際混淆,因為這樣的證據是模糊、不確實的,且顯示出是發送者或撥打者的失誤,而不是消費者實際混淆[9] 。
二、無法彌補之損害
由於商標之侵害大多為無形資產的損害,如商標權人難以證明存在消費者心中的商譽,故聲請初步禁制令的原告若能證明本案勝訴可能性,則法院會推定有無法彌補的傷害[10] 。本案中,二審法院認為一審法院在事實認定有錯誤,且H&R Block所提的事證不足以證明消費者有混淆,H&R Block所稱聲譽、商譽的損害僅為推測的可能損害結果,應認定不存在無法彌補的傷害。
三、其他認定標準
由於雙方都投入了大量時間與金錢來宣傳和營運他們的商品和服務,依整體事證顯示,不足以證明若Block, Inc.構成商標侵害,將無法提供足夠的損害賠償。相比之下,若以初步禁制令阻止Block, Inc.經營Cash App Taxes或其他稅務服務,反而不利兩者間損害平衡之認定[11] 。
結論
總體而言,本案事證不足以證明普通消費者中有足以引人注意的人數構成實際混淆,也無法證明有急迫且事實上無法彌補之損害,一審法院於初步禁制令的裁量上有錯誤,且H&R Block也未能盡舉證之責,又若本案確實存在商標侵害,H&R Block在審判中已有足夠的機會證明侵權,故上訴法院決定駁回並撤銷一審法院核發之初步禁制令。
備註:
Dataphase Systems, Inc. v. C L Systems, Inc., 640 F.2d 109, 113-14 (8th Cir. 1981).
H&R Block, Inc. v. Block, Inc., 58 F.4th 939, 947 (8th Cir. 2023).
Id . at 948.
Id . at 949.
Id . at 949.
Id . at 949.
SquirtCo v. Seven-Up Co., 628 F.2d 1086, 1091 (8th Cir. 1980).
supra note 2, at 948.
Id . at 949.
Id . at 951;有關「無法彌補的傷害之推定」,依《美國制定商標現代化法案(Trademark Modernization Act of 2020)》,15U.S.Code§1116(a)明定:「…A plaintiff seeking any such injunction shall be entitled to a rebuttable presumption of irreparable harm upon a finding of a violation identified in this subsection in the case of a motion for a permanent injunction or upon a finding of likelihood of success on the merits for a violation identified in this subsection in the case of a motion for a preliminary injunction or temporary restraining order….」,規定法院於核發禁制令之裁定時,應推定不核發禁制令時商標權人會遭受無法彌補的傷害,而他人得反證推翻。
Id . at 952.
【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】
作者:
王思原
現任:
世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授
經歷:
開南大學法律學系助理教授
世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所助理教授
學歷:
台灣大學法律系 英國格拉斯哥大學法學碩士 英國新堡大學法學博士
專長:
智慧財產權法、著作權法、商標法、地理標示法
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