美國最高法院1952年曾判決，在某些情況下，美國商標法可以管到境外的侵權行為。此後，下級法院分別發展出不同標準。2021年美國第十巡迴法院判決，被告在歐洲的商標侵權須賠償美國原告約9600萬美元[1]。被告上訴後，2023年6月29日，美國最高法院對作出Abitron Austria GmbH v. Hetronic Int'l, Inc.案判決，認為下級法院發展出來的標準不妥當，應該以「美國境內商業上的侵權使用」作為判斷基準，決定是否適用美國商標法。

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1952年的Steele v. Bulova Watch Co.案

美國最高法院在1952年的Steele v. Bulova Watch Co.案[2]，曾經提出過聯邦商標法的境外效力問題。當時最高法院認為，聯邦商標法確實可以在某些時候，適用於境外行為。該案中，由於被告是美國公民，且其在美國購買了部分侵權零件出口到墨西哥組裝，而其假冒的「Bulovas」手錶又流通回美國；其產品可能會對美國的Bulovas公司的商譽產生影響[3]。因此，最高法院認為，從本案的事實來看，被告的行為可以適用美國聯邦商標法[4]。

在1952年Steele案以來，到底哪些涉及跨境侵權的案件可適用美國商標法，各巡迴法院發展出不同的標準來加以判斷。

第十巡迴法院判決歐洲侵權判賠美國原告9600萬美元

本案的當事人一方為美國公司Hetronic公司，另一方為六家外國公司，合稱Abitron公司。Hetronic在美國奧克拉荷馬西區地區法院提告Abitron，認為其侵害自己的商標，構成混淆誤認。最重要的是，Hetronic請求的賠償金，包含Abitron產品在全球銷售造成的損害。Abitron 則認為，Hetronic請求的範圍，屬於美國境外事務，不在美國商標法適用的範圍。

地區法院駁回Abitron的主張，而陪審團決定判賠Hetronic賠償金，其中9600萬美元歸咎於Abitron在境外使用Hetronic商標造成的損害。地區法院也核發永久禁制令，禁止Abitron在境外使用Hetronic商標。

上訴後，第十巡迴法院限縮禁制令的範圍，但維持賠償的金額，認為美國商標法的效力及於所有Abitron的境外侵權行為[5]。

Abitron上訴到最高法院，最高法院於2003年6月29日作出判決，推翻一、二審判決。Alito大法官撰寫的多數意見認為，美國商標法的損害賠償範圍只及於「國內商業上的侵權使用」（infringing use in commerce is domestic）[6]。

最高法院建立的境外效力的判斷標準   

Alito大法官指出，「無境外效力之推定」是一個長期以來的原則。上述推定有二個步驟。

一、該法規本身是否直接管到境外事項。亦即，美國國會是否明確無誤地指示，該法條應適用在境外行為。如果美國國會提供了此種指示，那麼該法條就有境外效力。

二、如果沒有該指示，則要進入第二步驟。亦即，個案的適用上，是否將境外行為當成是該條文的國內適用（domestic application）。關鍵在於，確認相關條文背後國會關注的「焦點」，且判斷「與該焦點相關的行為是否發生在美國境內」[7]。

Alito大法官強調，並非找到「焦點」就好，之前的判決先例強調，要探究「與該焦點相關的行為是否發生在美國境內」[8]。因此，要證明所請求涉及「條文的國內適用」，原告必須證明，與該條文焦點有關的行為乃發生在美國境內。

美國商標法第1114條(1)(a)或1125條(a)(1)沒有明確指示可適用境外

Alito大法官指出，美國商標法第1114條(1)(a)或1125條(a)(1) ，都只提到禁止可能會造成混淆誤認的「商業上使用」，沒有明確規定境外適用，也沒有任何其他清楚跡象顯示，其屬於可適用於境外的「罕見條款」。

因而，必須進入第二步驟的判斷，亦即，請求賠償是否屬於該條文的「國內適用」？Alito大法官認為，適當的標準應該是關注「與該條文焦點有關行為的地點」（location of the conduct relevant to the focus）。 但本案雙方的辯論只關心該條文的「焦點」，而沒討論「與焦點有關的行為」。

系爭條文適用的焦點是「商業上的侵權使用」

Alito大法官強調，一條文「允許的國內適用」應該是關心「該與該焦點有關的行為的地點」。而系爭條文中「與焦點有關的行為」應該是「商業上的侵權使用」。

這可從兩個條文的文字和上下文看出，兩個條文都禁止對一受保護商標「可能造成混淆誤認」的未授權「商業使用」。換句話說，國會禁止在某些條件下在商業上使用該商標。誠然，該行為必須產生足夠的混淆風險，但混淆並非一個獨立的要件；相反，其只是違規使用的一個必要特徵。

由於國會將賠償責任建立在一個特定行為上，亦即一種特定的商業上使用類型（會造成混淆誤認的商業上使用），則該特定行為就是該條文中「與焦點有關行為」。

什麼是商業上的侵權使用？

Alito大法官總結指出，最高法院使用以下二步驟進行判斷，第一步驟：商標法第1114條(1)(a)和第1125條(a)(1)，原則上沒有境外效力；第二步驟：「商業上使用」是判斷該條文的境外適用和境內適用的區別標準。過去下級法院採取的多因素標準，並非正確的判斷商標境外效力的標準，故將二審判決推翻發回[9]。但到底甚麼是在美國的商業上侵權使用？

Alito大法官指出，在商標法下，所謂的「商業使用」乃指「在通常交易過程具真實意圖的使用商標」[10]。若採用這個標準，一般認為該商標產品的交易必須發生在美國。Jackson大法官雖加入Alito大法官的多數意見，但提出協同意見指出，消費者在外國購買商品後可能在美國轉售，也可能構成商業上使用[11]。

而Sotomayor撰寫的協同意見（有三位大法官加入）則強調，「混淆誤認」才是第二步驟下判斷的焦點。其認為在國外銷售而流入美國的商品，也可能構成美國的混淆誤認[12]。

因此，這個案件雖然推翻了下級法院過去採用的多因素標準，但未來法院如何認定何謂在美國的商業上使用，仍存在爭論或解釋空間。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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