338期
2023 年 08 月 09 日
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TTAB推翻USPTO之商標聲明不專用要求:
TTAB 2022年In re Lego Juris A/S案
王思原/世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授

丹麥商Lego Juris A/S公司(Lego公司)向美國專利商標局(USPTO)申請註冊兩個組成元素相同,僅排列組合方式有異的商標。商標審查官要求Lego公司就其商標圖樣中不得註冊部分聲明不專用(disclaimer)。Lego公司以其商標雖為聯合式商標(composite marks),但已構成單一商標(unitary marks),故無不得註冊之部分為由,拒絕審查官之要求,申請案因此遭到核駁。Lego公司遂向美國商標審理暨上訴委員會(TTAB)提出上訴,尋求翻案……


圖片來源 : shutterstock、達志影像

商標聲明不專用與單一商標例外

美國商標法上,聲明不專用指聯合式商標之註冊人(registrant),表示其註冊者為商標之整體,不及於聲明不專用之特定部份[1]。任何由一個以上元素(elements)組成的商標,皆可被歸類為聯合式商標[2]。聲明不專用的對象通常為聯合式商標中具描述性、不實描述性、主要地理描述性、通用性及不具商標功能之部份[3]。美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)指出,聲明不專用制度之政策理由在於:(1)使聯合式商標中含有不得註冊元素之申請人,亦得享有商標註冊帶來的好處;(2)避免註冊商標權人於整體商標外,另就不得註冊之描述性或通用性部份主張專用權。如此,競爭對手得以安心使用聲明不專用之部份,無須擔心註冊商標權人之騷擾[4]

現行聯邦商標法15 U.S.C. § 1056(a)規定,USPTO得要求申請人將商標中不得註冊的部分聲明不專用以取得註冊;申請人亦得自願就所申請註冊之商標中特定部分聲明不專用。本項規定有三點值得注意之處:(1)法條用語為「得」而非「應」,故USPTO就要求聲明不專用與否有裁量空間,申請人拒絕遵從者,USPTO得核駁其申請;(2)商標整體須具可註冊性;亦即,該商標除不得註冊之部分外,須至少有一額外部份;該部份單獨或與不得註冊部分結合後須具可註冊性。又或該商標雖僅由數不可註冊部份結合而成,但此結合體構成單一商標,產生有別於個別組成部份之意義,從而具可註冊性;(3)申請人亦主動聲明不專用,接受與否由USPTO決定。實務上,有些申請人為求審查過程順利,主動聲明不專用[5]

實務上,多數申請人選擇遵循審查官之要求,就其指定之部分聲明不專用,以免延宕審查過程[6]。少數不願意配合的申請人通常會以單一商標例外(unitary mark exception)作為拒絕之依據。亦即,聯合式商標中不得註冊之部分本應聲明不專用,但若該聯合式商標構成單一商標,則無須再就該部分聲明不專用[7]。構成單一商標的條件是,該商標必須創造出單一且獨特的商業印象。單一性測試的重點在於該商標組成元素之整合或合併,是否已達不可分離之程度[8]。CAFC提出三項判斷因素:(1)是否有線條或其他設計特徵實際上連結各組成元素;(2)各組成元素是否彼此接近或肩並肩排成一線;(3)各文字之本身之意義、文字意義間的關聯性,及文字與商品或服務間之關聯性。另外,單一性判斷,應以一般消費者於正常行銷條件下,接觸該商標時所產生之反應為準[9]

本案背景

Lego公司於2019年11月19日向USPTO申請於主要註冊簿註冊兩個組成元素相同,僅排列組合方式有異的商標[10]如圖一。

圖一、系爭商標圖樣

圖片來源:In re Lego Juris A/S, 2022 USPQ2d 443 (TTAB 2022)

Lego公司表示,系爭商標圖樣中之黑色、黃色及紅色為商標之特徵,非拉丁化文字「悟空小俠」則是MONKIE KID的中文對應詞。這兩個商標同樣用於國際分類第9、16、21、25、28、41及42 類之商品及服務。這些商品及服務中有許多是專門給兒童使用的:例如,第9類商品包括兒童數位影音光碟(DVD);第16類商品包括兒童出版品;以及第41類服務包括兒童遊戲場所遊樂設施之提供[11]

商標審查官要求Lego公司就商標圖樣中的「KID」及「小俠」聲明不專用。其理由為,「KID」及「小俠」為系爭商品及服務使用者之描述性用語,不具識別性。Lego公司則主張系爭商標構成單一商標,無須聲明不專用,拒絕審查官之要求。申請案遭USPTO核駁後,Lego公司向TTAB提出上訴。TTAB受理,並應審查官之請求,將兩案併案審理[12]

TTAB認為系爭商標無須聲明不專用

TTAB認為本案Lego公司所申請註冊的兩個聯合式商標皆構成單一商標,因此,無須聲明不專用。

首先,系爭商標存在若干串連不同元素的設計特徵,因此,有利於單一性之認定。例如,MONKIE和KID兩個字中間,插入了一個經過設計的猴頭。在審查官眼中,此猴頭是一個空格,分隔了MONKIE和KID。但TTAB則認為,猴頭設計在物理上與MONKIE的最後一個字母及KID的第一個字母略為重疊,從而將MONKIE和KID串連起來。再者,KID的字母I上方的探出的捲尾,會讓人產生猴子藏身於KID後面的感覺。中文字「俠」的捲尾設計,也產生類似效果[13]

其次,審查官認為,KID是紅色的,但商標中其他文字卻是黃色的,這使得KID看起來與眾不同。但TTAB則認為,由於串連MONKIE和KID的猴頭設計兼有紅黃兩色,因此,這種色彩搭配有助於兩個字的結合。MONKIE和KID兩字下方紅黃相間的橫條設計,更有強化整體感的效果。因此,整體而言,系爭商標中之元素已合併至不可分離之程度[14]

最後,TTAB認為,在潛在消費者的認知中,「KID」及「小俠」並非系爭商品或服務使用者的描述性用語。其理由在於,商標中猴子相關設計元素與各種特徵的連結,造成有一種名為「monkey kid」的生物的印象。潛在消費者比較可能認為KID及小俠指的是商標圖樣所描繪「MONKEY KID」。因此,系爭商標中可註冊部分與不得註冊性部分結合的結果,已產生了一個本身具獨特意義的商標[15]

結論

基於上述理由,TTAB認為系爭商標中之「KID」及其中文對應詞「小俠」,與其他元素已結合成為一不可分之整體(inseparable whole)。因此,聲明不專用之要求應予免除。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 王思原
現任: 世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授
經歷: 開南大學法律學系助理教授
世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所助理教授
學歷: 台灣大學法律系
英國格拉斯哥大學法學碩士
英國新堡大學法學博士
專長: 智慧財產權法、著作權法、商標法、地理標示法

 

 

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