商家在線上平台銷售仿冒品時,線上平台是否要負輔助侵權責任?2023年7月美國第九巡迴法院作出YYGM SA v. Redbubble案判決[1] ,採取第二巡迴法院2010年Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.案的標準,不應課予平台太高的主動發現義務。不過,其認為對於仿冒的認定,只須著重在商標圖樣的高度近似,產品款式則不須要高度近似。
圖片來源 : shutterstock、達志影像
原告商標與被告Redbubble平台
原告Y.Y.G.M. SA公司,擁有Brandy Melville這個品牌,製造銷售衣服、居家用品等產品。其擁有的商標,包括Brandy Melville心形商標,以及LA閃電商標。心形商標是在Brandy和Melville中間有一個粉紅色的心形,註冊使用於服裝、貼紙、珠寶和裝飾品,Brandy Melville出售帶有心形標記的標牌和壁掛。閃電商標則是用黃色字體寫著「Los Angeles」,其中L的設計像閃電,註冊使用於服裝。Brandy Melville則出售帶有閃電標誌的T恤和連帽運動衫[2] 。
表一:Brandy Melville的心形商標和LA閃電商標
Brandy Melville心形商標
LA閃電商標
美國商標註冊號第5,238,856號商標
美國商標註冊號第5,748,883號商標
資料來源:美國專利商標局網站
Redbubble則是一個線上平台,藝術家可以在該平台上傳他們的作品,消費者可指定某一作品印在衣服帽子等產品上,Redbubble平台會協助找廠商幫忙至作,並寄送商品到消費者手上[3] 。
2018年時,Brandy Melville通知Redbubble平台,其網站上有侵害其商標的商品。Redbubble移除這些商標,並請Brandy Melville若還有發現其他侵權商品也可以再為通知。Brandy Melville隔天又作了第二次通知,增列了一些侵權商品[4] 。
提起訴訟與過程
2019年5月,Brandy Melville決定控告Redbubble平台侵害商標。2021年6月,地區法院組成的陪審團裁決,認定Redbubble構成:(1)對心形商標和閃電商標構成蓄意輔助的商標仿冒(counterfeiting);(2)對貳商標構成輔助侵權;(3)對各種未註冊的「Brandy Melville」變體的商標構成輔助侵權[5] 。
在陪審團裁決後,地區法院對於上述第(1)項心形商標的輔助商標仿冒,作為依據法律自為判決,因為原告Brandy Melville並未能提出Redbubble網站上有銷售任何帶有與類似的心形商標的產品的證據。但地區法院維持其他陪審團的認定[6] 。
Brandy Melville隨後請求永久禁制令、賠償律師費及損害利息(prejudgment interest)賠償,但地區法院駁回其請求。法院在禁制令的審查上認為,Brandy Melville在發現Redbubble網站上侵權到正式提告之間,等待了超過一年,這表示其在請求禁制令時,其並沒有無法回復之損害[7] 。
被告Redbubble網站認為,地區法院對於輔助侵權的判斷標準並不正確。而原告Brandy Melville則對地區法院認為不構成仿冒與拒絕核發禁制令等部分,提起上訴。第九巡迴上訴法院於2023年7月作出判決。
第九巡迴法院第一次處理線上平台輔助侵權標準
首先,第九巡迴法院先回答輔助侵權的認定標準。
聯邦商標 法並沒有規定輔助侵權,而是1982年美國最高法院在Inwood案提出了輔助侵權的標準,只要一當事人「意圖引起另一人侵害商標」或者「他知道或有理由知道另一人正在參與商標侵害,而繼續提供產品給另一人」,就要負輔助侵害責任[8] 。本案涉及的問題在於,Redbubble網站是否屬於第二類的「知道或有理由知道」。
第九巡迴法院指出,在之前的案件中曾經認定,如果對侵權蓄意視而不見(willfully blind to infringement),也符合「知道或有理由知道」此一類型[9] 。而蓄意視而不見的要件為: (1)主觀上相信侵權可能正在發生,及 (2)刻意行為以避免得知該侵權情事[10] 。
Redbubble主張,蓄意視而不見需要知道具體的侵權者或侵權情事。而 Brandy Melville則主張,並不須要有此具體知情,因為被告在得知一般知情(general awareness)之後,有義務採取合理的更正行為[11] 。
參考其他巡迴法院標準
第二巡迴法院在2010年曾經判過的Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.案。其認為,要求網路服務提供者負責,必須比一般性的知情或有理由知道其平台被用於銷售仿冒產品,知道得更多,才能要求其負起責任[12] 。在該案中,由於檢舉的Tiffany並沒有指出具體的正在銷售仿冒品的銷售者,且eBay移除了透過其他來源而識別的仿冒品清單,所以eBay並不負輔助侵權責任[13] 。
第四巡迴法院在2012年的Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.案,也得出類似結論。認為只有一般性的知情,知道有部分比例的購買者在參與侵權活動,並不足以構成輔助侵權[14] 。
因此,第九巡迴法院認為,就算強調蓄意視而不見,也必須先知道具體的侵權者或具體的侵權情事,然後才有蓄意視而不見的責任[15] 。如果被告知道具體的侵權情事,並盡到善意努力(bona fide efforts)發掘並阻止該侵權,就不須負相關責任。至於何謂善意努力,要看具體情況而定。如果有具體的檢舉,線上平台移除侵權產品網頁清單並對重複侵權的商家採取適當的行動,應該已經足夠被認為,沒有蓄意視而不見[16] 。
因為地區法院對於輔助侵權標準沒有清楚討論,故第九巡迴法院將此部分撤銷發回,希望地區法院根據上述標準,重新審視本案被告是否構成輔助侵權[17] 。
仿冒的認定只需要商標圖樣的高度近似
但是,第九巡迴上訴法院也判決原告Redbubble的上訴部分有理。
根據美國商標 法的侵權,若被認為屬於仿冒(counterfeit),在賠償上會有較高的賠償金。美國商標法第1117條有三種賠償金的計算。第1117條(a),針對一般混淆誤認侵權,可以請求原告所受損害、被告獲利,和訴訟成本。但若是仿冒的侵權,則可根據第1117條(b)請求三倍損害賠償,或第1117條(c)請求法定損害賠償金。
地區法院認為,所謂的仿冒,不但要商標一模一樣或高度近似,產品上也必須一模一樣或高度近似。而其認為的近似,不能只是商品類別上近似,必須有非常近似的商品款式。也就是說,被告Redbubble網站上雖然有賣使用心型商標的衣服,但該衣服設計款式與原告Brandy Melville使用心型商標的衣服款式差異較大。地區法院認為,原告沒有提出證據,證明Redbubble網站上有賣接近款式的衣服,故不構成仿冒[18] 。
美國商標法對「仿冒」的定義為:「與註冊商標 相同或實質上無法區分的虛假商標。[19] 」第九巡迴法院認為,從定義來看,只強調商標圖案是高度近似,但沒有強調產品款式要一模一樣或高度近似[20] 。
尤其,當商標屬於著名商標時,就算產品不近似,只要商標圖案近似,就可能引起消費者混淆誤認。第九巡迴法院認為,地區法院沒有考量到,Brandy Melville的心型商標已經很著名,單獨出現就可能讓消費者被混淆,故只要產品類別一樣,就可能構成仿冒[21] 。
第九巡迴法院認為,地區法院對仿冒的認定採取錯誤標準,故將本案撤銷發回重審[22] 。此外,地區法院認為,原告拖了一年才提出訴訟,故沒有無法回復之損害,而不同意核准永久禁制令。第九巡迴法院則認為,僅遲延了一年並不能說是太久,且遲延問題與是否有無法回復損害的判斷,是不同的問題。故就地區法院不核發禁制令此點,第九巡迴法院也撤銷原判決,並發回重審[23] 。
備註:
Y.Y.G.M. SA v. Redbubble, Inc., No. 21-56150, 2023 WL 4697350 (9th Cir. July 24, 2023).
Id. at *2.
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Id. at *2.
Id. at *3.
Inwood Lab’ys, Inc. v. Ives Lab’ys, Inc., 456 U.S. 844, 854 (1982).
Id. at *3. 其引述的是Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259, 265 (9th Cir. 1996).
Id. at *3. 其引述的是Luvdarts, LLC v. AT&T Mobility, LLC, 710 F.3d 1068, 1073 (9th Cir. 2013).
Id. at *3.
Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93, 107 (2d Cir. 2010).
Tiffany, 600 F.3d at 109.
Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 676 F.3d 144, 163 (4th Cir. 2012).
Y.Y.G.M. SA v. Redbubble, Inc., supra note 1, at *5.
Id. at *5.
Id. at *6.
Id. at *6.
15 U.S.C. § 1127.
Y.Y.G.M. SA v. Redbubble, Inc., supra note 1, at *7.
Id. at *6.
Id. at *7.
Id. at *7-9.
【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】
作者:
楊智傑
現任:
雲林科技大學科技法律所 教授
經歷:
真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷:
台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長:
智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法
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