若先前曾經對商標之使用達成和解，約定彼此使用的界線，事後再違反和解契約，可能會被認為具有惡意，導致更高額的損害賠償金。2023年8月9日，美國第四巡迴法院作出Dewberry Engineers Inc. v. Dewberry Group, Inc.案判決[1]，認為被告違反雙方之前的和解協議，故存在惡意，須將自己和附屬事業的所獲利益，都拿出來賠償。

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二公司都使用Dewberry商標並於2007年曾簽署保密協議

原告是設於北維吉尼亞州，提供房地產服務的Dewberry Engineers公司（以下簡稱Engineers公司）。被告則是設於喬治亞州亞特蘭大，提供房地產服務的Dewberry Group公司（以下簡稱Group公司）。其早期名稱為Dewberry Capital，其有許多附屬事業，都由同一位老闆John Dewberry所持有[2]。

由於這兩家公司都提供房地產服務，他們之前曾經對商標的爭議有過糾紛。其中，Engineers公司2003年已申請註冊聯邦商標，Group公司挑戰Engineers公司在聯邦所註冊的商標。Engineers公司則控告Group公司侵權，Group公司也反控Engineers公司之普通法上商標權[3]。

表一、兩家公司聯邦註冊商標比較表

資料來源：美國專利商標局網站

後來，雙方在2007年簽署一保密協議，雙方約定，允許亞特蘭大的Group公司，可繼續使用Dewberry Capital商標，但不可在建築和工程服務上使用Dewberry商標[4]。

Dewberry Group公司重新打造品牌違反了和解協議

2017年，Group公司重新打造其品牌，將公司名稱從Dewberry Capital改為Dewberry Group，並開發「Studio Dewberry」品牌，用於建築設計服務[5]。

表二、Dewberry Group的相關商標

資料來源：美國專利商標局網站

另外。Group公司也在維吉尼亞州進行不動產開發活動。在重塑品牌過程中，老闆John Dewberry曾要法律顧問David Groce進行評估，但從沒告訴他2007年前的雙方訴訟與保密和解協議[6]。

2017年12月，Engineers公司對Group公司提出警告信，而David Groce回信表示道歉，且進一步承諾「不會嘗試將 Dewberry Group一詞註冊為房地產開發服務」，或「在維吉尼亞州、馬里蘭州或哥倫比亞地區的任何現在或未來的房地產開發或相關服務中使用該用語」[7]。

地區法院一審判決

2020年5月，Engineers公司對Group公司提起訴訟。Engineers公司主張，Group公司違反之前的協議，另主張侵害其商標[8]。

維吉尼亞東區地區法院作成即決判決，判決Engineers公司勝訴，認為Group公司直接違反了雙方的協議，包括Group公司於建築設計服務新發展的「Studio Dewberry」，以及在維吉尼亞州進行事業活動[9]。

就侵害商標的部分，地區法院根據第四巡迴法院1984年的Pizzeria Uno案所建立的混淆誤認判斷標準，認為Group公司所設計的新商標，與原告Engineers 公司的商標很明顯地構成混淆誤認之虞[10]。

地區法院在討論損害賠償計算時，認為Group公司向同一老闆John Dewberry所持有的附屬事業提供服務，因此在計算損害賠償時，法院將所有參與侵權活動的附屬事業當成單一實體，認為所有附屬事業相關的獲利都要剝奪。地區法院判定，被告一共要將4300萬美元的所獲利益吐出作為賠償金[11]。

Group違反2007年所曾簽署的和解協議

Group公司不服地區法院判決，向第四巡迴法院上訴。

就是否違反之前的和解協議部分，第四巡迴法院駁回Group公司的每一項主張。一，法院認為，在協議的契約文字中寫的非常清楚，故不須要傳喚證人提出口頭證據。二，Group公司在維吉尼亞州夏綠蒂鎮的開發項目，因陷入困境造成的負面宣傳，讓Engineers公司的聲譽受到影響，故可提出訴訟。三，Group公司主張，其開展的建築設計事業，並不須要建築許可，只是內部諮詢事業。第四巡迴法院認為，有無違反和解協議，與是否需要獲得執照，二者無關[12]。

被告不可再主張自己乃商標先使用者

對於商標侵權部分，第四巡迴法院認為，基於雙方2007年所簽署和解協議中的明確文字，Group集團不可再主張自己是Dewberry商標的先使用人。不過，Group公司主張，他們並非要挑戰Engineers公司商標的有效性，而只是在商標侵權訴訟中提出抗辯，而這並非該和解協議所禁止之行為。

但第四巡迴法院認為：「這個區分並沒有真的不同。...Group公司很可能擁有該商標的優先權，但當它同意不質疑Dewberry Engineers的商標註冊時，它就放棄了主張這一主張的權利。[13]」

進而，第四巡迴法院審查混淆誤認之虞之各因素，包括造成消費者真正混淆之證據，最後同意地區法院所為的認定，亦即新設計的商標確實與Engineers公司商標存在混淆誤認之虞[14]。

對於商標侵權所請求的衡平救濟和損害賠償，第四巡迴法院支持地區法院所作的所有救濟。雖然Group公司主張，法院核發永久禁制令，將造成其創始者 John Dewberry無法使用其本人姓名於建築事業上。但第四巡迴法院認為，其只是在執行雙方2007年達成的和解協議的條款[15]。

被告具有惡意故將附屬公司之獲利一併剝奪？

第四巡迴法院認為被告Group公司的使用具有多項惡意，被告多處違反和解協議，以及集團總法律顧問做出虛假保證[16]。而因為這些惡意，第四巡迴法院認同地區法院判決，可剝奪被告所獲利益。

不過，地區法院判決，要將被告所有附屬公司的利益一併剝奪這點，產生爭議。被告Group公司主張，在第四巡迴法院2006年的CareFirst of Maryland v. First Care案中，原告必須提出被告有想要利用原告商標之商譽以獲取利益，才能夠判決剝奪被告所獲利益。第四巡迴法院解釋，本案與CareFirst案不同，因為本案出現了更多的Group公司具有惡意的證據[17]。

另外，地區法院判決剝奪被告所獲利益時，認為被告Group公司的附屬公司的利益也該一併剝奪，是參考了第五巡迴法院2008年的American Rice v. Producers Rice Mill 案。第四巡迴法院認為，地區法院的論理並沒有問題[18]。

Quattlebaum法官則提出不同意見。其認為：一，二公司的系爭商標間是否存在混淆誤認之虞，此類問題應由陪審團而不是法院根據即決判決來解決[19]。二，他認為，返還的不當得利不應根據Group公司之附屬事業的利潤來計算[20]。 三，與第五巡迴法院2008年的American Rice案不同的是，Group公司從未實現來自附屬公司的收入[21]。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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