美國惠而浦（Whirlpool）公司銷售KitchenAid立式攪拌機，並在美國申請攪拌機的立體形狀商標。中國深圳三利達公司近年開始生產外形類似的攪拌機，在線上平台銷售。惠而浦得知後，於2022年向美國法院請求初步禁制令，要求三利達停止銷售並回收產品。被告雖然提出一些抗辯，但美國第五巡迴法院於2023年8月判決[1]，支持地區法院的禁令，令被告停止銷售並回收產品。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

惠而浦KitchenAid的攪拌機與商標

惠而浦公司擁有攪拌機品牌KitchenAid的相關商標。該立式攪拌機的造型具有子彈形的頭部、傾斜的頸部和時尚的設計（如圖1）。1992年時，美國專利商標局核發惠而浦KitchenAid攪拌機立體形狀設計的商標。且原告對該款攪拌機花費數百萬美元廣告支出在各種烹飪節目中，故為美國一般消費者所熟知[2]。

圖1：惠而浦擁有的KitchenAid立體形狀商標（商標註冊號第1711158號）

圖片來源：美國專利商標局

圖2：惠而浦KitchenAid立式攪拌機

圖片來源：Whirlpool Corp. v. Shenzhen Sanlida Elec. Tech. Co., No. 222CV00027JRGRSP, 2022 WL 1797048, at *1 (E.D. Tex. Apr. 19, 2022).

被告深圳三利達公司推出的攪拌機

被告是中國大陸的深圳三利達電子科技公司（簡稱三利達），也製造銷售攪拌機產品，品牌名為COOKLEE和PHISINIC。近年其推出立式攪拌機，下面是COOKLEE和PHISINIC直立式攪拌機的照片。被告乃透過線上銷售管道，進入美國市場[3]。

圖3：原告立式攪拌機與被告被控侵權產品（紅色款）

照片來源：Whirlpool Corp. v. Shenzhen Sanlida Elec. Tech. Co., Ltd., No. 22-40376, 2023 WL 5498069,
at *1 (5th Cir. Aug. 25, 2023)

原告請求法院核發初步禁制令  

2022年1月，惠而浦在德州東區地區法院提起訴訟，主張被告侵害其商標和產品外觀保護，並請求法院核發初步禁制令，禁止被告銷售系爭侵權產品[4]。

惠而浦主張，其已經通知了三利達的法定代表人，也將起訴書等文件寄到被告公司的電子郵件信箱，故於3月請求法院召開初步禁制令的聽證[5]。惠而浦和深圳的律師均出席了初步禁令聽證會[6]。

聽證會後，治安法官（magistrate judge）提出一份報告和建議，支持核發初步禁令。經過一系列攻防後，2022年8月，地區法院採納治安法官的修正建議，同意核發禁制令。其要求深圳三利達立即停止進口、銷售、推廣和分銷其攪拌機，並「召回和保留被控侵權的攪拌機並向法院提供召回和保留之證據」，另責令惠而浦繳納10,000美元的保證金[7]。

被告主張該案傳票沒有正式送達

三利達就此初步禁制令，向第五巡迴法院提出抗告，請求暫緩禁令生效。2022年10月12日，第五巡迴法院駁回深圳市之請求，並於2023年8月25日正式做出判決，說明為何支持地區法院的初步禁制令。

本案第一個爭議在於，被告主張，原告應將起訴書與傳票等相關法律文件，依照《海牙公約》正式送達給外國公司，法院才有權核發初步近制令。但第五巡迴法院認為，只須有通知被告即可，並不須要正式送達。事實上原告確實已經通知被告，且被告的律師也出席初步禁制令的開庭[8]。

第五巡迴法院也指出，如果對海外公司都要用《海牙公約》正式送達才能進行初步禁制令審查程序，那麼被告的侵權活動就可以多持續幾個月時間，這樣並不合理[9]。

初步禁制令之考量因素

在美國，原告若要請求初步禁制令，必須證明四個因素。第一個因素為本案勝訴有實質可能性[10]。其中，要證明本案勝訴可能性，必須證明：(1)原告擁有的是有效的商標，和(2)被告產品可能會產生來源、隸屬關係、贊助關係之混淆[11]。被告所提出最主要的論點，就是認為原告KitchenAid立式攪拌機的立體形狀商標具有功能性，而應屬無效商標。

在美國，只要商標獲得美國專利商標局註冊，就推定其有效。除非被告能夠證明該商標具有無效事由。被告三利達主張，原告該形狀商標具有功能性，因為該攪拌機的頭、L形的基座（包括底座和直立支撐臂）是直立式攪拌機運作必須具有的部分[12]。

KitchenAid攪拌機立體形狀商標具有功能性？

最高法院判斷商標是否具有功能性時，主要採用二個檢測法。一，如果產品特徵是使用該商品目的所必要，或者會影響該商品成本或品質，就具有功能性[13]。

第五巡迴法院認為，被告無法證明，該攪拌器的外部樣式是該設備運作的原因。而且，市場上的競爭產品眾多，其中也不乏被告生產的其他造型的攪拌機。值得注意的是，被告沒有證明攪拌機頭的具體形狀或支架的斜度會影響這些競爭對手的成本、質量或功能[14]。

功能性的第二個檢測法與競爭有關，較少被使用。其標準為，若某種產品特徵被獨家使用，會使競爭對手處於與聲譽無關的顯著劣勢，該特徵就具有功能性[15]。但第五巡迴法院認為，市場上存在其他造型的競爭產品，即使其吸引力可能較低或較不美觀，但就表示並不會使競爭對手處於顯著劣勢[16]。

在上述二個檢測法判斷下，第五巡迴法院認為，原告KitchenAid的立體商標和產品外觀不具有功能性，故可獲得保護[17]。

被告產品與原告商標存在混淆誤認之虞  

進而要初步證明被告產品和原告商標具有混淆誤認之虞。地區法院發現，被告產品和原告的立體商標，確實存在混淆誤認之虞。因為，被控侵權的攪拌機具有相似的斜度和幾何形狀，出售給相似的購買者（即，它們出售給個人使用而非商業用途），並在相同或相似的管道（特別是線上零售商）進行銷售[18]。

被告三利達主張，其他因素可能支持不存在混淆，例如，三利達的攪拌機具有其他顯著特徵，包括額外的旋鈕或可見的品牌。第五巡迴法院認為，這一點或許正確，但是混淆誤認各因素還需要綜合權衡，儘管如何權衡這些因素存在爭論，但還不足以讓上訴法院認定地方法院的判斷存在明顯錯誤[19]。

因此，最後第五巡迴法院支持地區法院所核發的初步禁制令。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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