美國最高法院2023年6月的Jack Daniel’s案判決後,改變過去被告使用商標主張表達性使用豁免的Rogers案標準。2024年1月,第九巡迴法院做出Punchbowl, Inc. v. AJ Press LLC案,採用最高法院提出的新標準,並推翻了之前自己所做的判決。法院將該案發回地院重審,要求進行商標混淆誤認之虞分析。但同時要求地院須考量到該案中被告使用原告商標是表達性使用,且涉及的商標是一個通用詞彙。
圖片來源 : shutterstock、達志影像
原告的「Punchbowl」商標
Punchbowl Inc.是一家科技公司,專門製作「線上活動和慶祝邀請卡和賀卡」。 Punchbowl 自2006年以來一直使用「Punchbowl」商標 ,並在2013年向聯邦專利商標局註冊該文字商標,主要用於派對策劃和製作電子邀請卡等產品[1] 。
Punch bowl在英文中的意思,是混淆飲料碗的意思。故Punchbowl Inc.公司在使用該商標時時,往往在文字商標旁搭配使用一個圖案,描繪一個打酒碗的勺子,請見下圖:
圖1:原告Punchbowl Inc.公司註冊和使用的商標
Punchbowl Inc.註冊的文字商標
(美國商標註冊號第4341102號)
實際使用時的圖案
圖片來源:1.美國專利商標局網站
2.Punchbowl, Inc. v. AJ Press, LLC, No. 21-55881, 2024 WL 134696, at *2 (9th Cir. Jan. 12, 2024).
被告設計商標的理念構成創意使用?
2021年,記者傑克·謝爾曼(Jake Sherman)和安娜·帕爾默(Anna Palmer)成立AJ Press LLC公司,並推出Punchbowl News。其是一個以訂閱制為基礎的線上新聞網站,側重於透過華盛頓特區內部人士和國會山莊內幕來報導美國政治。謝爾曼和帕爾默之所以選擇「Punchbowl」這個名稱,是因為這是某秘密服務用來指稱美國國會大廈(U.S. Capitol)的暱稱 。[2]
為了貫徹這一發想,Punchbowl News的標誌是一個倒置的國會大廈,裡面裝滿了明亮的粉紅/紫色果汁,顯然是對美國主要政黨傳統紅藍混合的嘲諷,以強調該出版物的無黨派立場。Punchbowl News的商標旁,經常使用「權力 人民 政治」這個口號[3] ,請見下圖 2。
圖2:被告AJ Press LLC公司使用的商標
圖片來源:https://punchbowl.news/
2021年4月,Punchbowl公司在加州中區地區法院對AJ Press公司提起訴訟,主張AJ Press公司違反聯邦商標 法中的商標侵害與不公平競爭,也違反相關的州法規定[4] 。AJ Press則主張其使用這個商標來自上述的設計理念,故屬於受保護的表達性使用而未侵權。
地區法院、上訴法院原本認為構成表達性使用之豁免
地區法院於2021年7月判決,支持AJ Press的主張。法院認為,被告對「Punchbowl」一詞的使用可構成受保護之表達性使用,在1989年Rogers v. Grimaldi案的標準下可獲免於商標侵權。法院也認為,該使用未使消費者對該出版物之來源的認知上產生明顯誤導 (explicitly misleading)[5] 。原告上訴後,2022年11月,第九巡迴上訴法院維持一審判決[6] 。
但在第九巡迴法院第一次判決隔週,美國最高法院裁定受理第九巡迴法院另一個案件Jack Daniel’s Properties v. VIP Products LLC案。該案的被告銷售的狗咬玩具模仿原告的酒瓶瓶身商標,但被告主張其構成模仿嘲諷或表達性使用。由於第九巡迴法院當時在該案中也援引了1989年的Rogers v. Grimaldi案。第九巡迴法院認為,兩案都引用Rogers案,而最高法院可能會修正Rogers 案的見解,因而第九巡迴法院裁定暫停Punchbowl案的執行,等待最高法院Jack Daniel’s案的判決結果[7] 。
2023年6月,最高法院終於做出Jack Daniel’s案判決。最高法院認為,Rogers原則(表達性使用豁免)不適用於「被告使用原告商標作為指示其自家商品來源」的情況[8] 。因此,第九巡迴上訴法院撤回先前在Punchbowl案中的決定,要求雙方提交補充辯論資料並進行再次辯論。第九巡迴法院於2024年1月,根據最高法院Jack Daniel’s案的見解,判決推翻一審判決並發回一審重審[9] 。
最高法院Jack Daniel’s案對Rogers案標準的修正之處
根據舊的Rogers案標準,當被告初步證明,自己使用原告商標的行為,乃是在表達性作品中使用商標,而受到言論自由保障,此時原告需要負擔更高的證明。只有原告能證明,1.侵權者使用該商標與該作品的藝術內容不相關,或者2.使用明確誤導消費者有關作品的來源或內容時,被告才構成商標侵權[10] 。
然而,在Jack Daniel’s案中,最高法院限制了Rogers案標準的適用範圍,認為「當侵權者使用商標指示自家商品之來源,亦即使用他人商標作為自己商標時」,不應適用Rogers案的標準,因為這種使用屬於商標保護的核心領域,且不應獲得特殊的言論自由保護[11] 。最高法院指出,將他人商標作為指示自己商品服務來源之標誌,不能或免於商標侵權,但是在商標混淆誤認的判斷下,仍然可以個案考量到底有無構成混淆誤認[12] 。
適用新的創作豁免標準到本案中
第九巡迴法院判決,Rogers案之豁免不再適用於本案。因為在本案, AJ Press公司確實使用Punchbowl等文字於其主要商標中,作為識別自己新聞出版物的來源的表示[13] 。
AJ Press主張應更狹義地解讀最高法院在Jack Daniel’s案的見解,其認為只有當被告故意使用商標指示自家產品來源時,如VIP Products對在Jack Daniel’s酒瓶的模仿案例,才不適用Rogers案之創作豁免。AL Press主張,他們自己並非故意模仿嘲諷原告的商標,所以仍然可以適用Rogers案之創作豁免。另外,其也主張,當不同市場的二家公司使用相同的普通英文詞來識別其品牌時,Rogers案之表達性使用豁免仍然應該適用[14] 。
但第九巡迴法院認為,「Punchbowl」商標涉及一個普通的英文詞,但這並不免除AJ Press必須遵守「當商標被作為商標使用時,Rogers案標準不適用」的規則。而且,最高法院在Jack Daniel’s案的論理時,並沒有限縮該見解只適用於模仿嘲諷的情況[15] 。
發回地院進一步判斷是否混淆誤認
儘管如此,第九巡迴法院也強調,「punchbowl」是一個普通詞,也就是「混合飲料碗」的意思。且AJ Press當初使用「punchbowl」來表達藍紅混合的概念,確實具有表達性質。因此,在進行商標混淆誤認分析中,仍然需要將這二者納入考量。第九巡迴法院也指出,由於本案雙方當事人是在不同領域中使用相同的普通詞作為商標,構成混淆誤認之虞的機會也會降低[16] 。
最後,第九巡迴法院將本案發回地區法院重審,要求其進行商標混淆誤認之虞的分析[17] 。
備註:
Punchbowl, Inc. v. AJ Press, LLC, No. 21-55881, 2024 WL 134696, at *2 (9th Cir. Jan. 12, 2024).
Id, at *2.
Id. at *2.
Id, at *2.
Punchbowl, Inc. v. AJ Press LLC, 549 F. Supp. 3d 1061 (C.D. Cal. 2021).
Punchbowl, Inc. v. AJ Press, LLC, 52 F.4th 1091 (9th Cir. 2022).
Punchbowl, Inc. v. AJ Press, LLC, 2024 WL 134696, at *2.
Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Prod. LLC, 599 U.S. 140 (2023).
Punchbowl, Inc. v. AJ Press, 2024 WL 134696, at *8.
Id. at *4.
Id. at *5.
Id. at *6.
Id. at *7.
Id. at *7.
Id. at *7.
Id. at *7.
Id. at *8.
【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】
作者:
楊智傑
現任:
雲林科技大學科技法律所 教授
經歷:
真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷:
台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長:
智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法
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