在美國申請註冊商標必須填報正確住所位置?
2024年聯邦巡迴上訴法院In re Chestek PLLC案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授
2019年,美國專利商標局(USPTO)修改行政命令,要求外國人申請商標必須由美國執業律師代理,且為了查核,要求所有申請人都要填寫住所地址。一位律師Chestek自己提出商標申請故意不提供住所地址,並主張該次修改行政命令違反法律。聯邦巡迴上訴法院在2024年2月作出In re Chestek PLLC案判決,認為修改並無違法。
最終,USPTO修改37 C.F.R. § 2.32,要求所有申請須包括「每個申請人的姓名和住所地地址(domicile address)」,並新增37 C.F.R. § 2.189,要求「申請人或註冊人必須提供並保持其住所地地址」(「住所地地址要求」)[2]。原先預告草案對「住所地」定義為「自然人的永久法定住所地」(the permanent legal place of residence of a natural person),但最後正式通過的規則,將住所地定義擴張到「法人實體的主要營業地點」[3]。另外,USPTO要求申請人提供於判定申請人是否須適用「美國律師代理要求」的所有合理必要資訊[4]。
在美國行政程序法第553條雖然規定行政規則應該經過預告(notice)與評論(comment)程序,但第553條(b)規定了例外:「除非法規要求預知或聽證,否則本項不適用於:(A)解釋性規則、一般政策聲明或機構內組織、程序或實踐規則(rules of agency organization, procedure, or practice);...[8]」也就是說,只有實質性規則(substantial rule)才須經過預告評論程序,解釋性規則(interpretive rule)和程序性規則(procedural rules)則不須經過預告評論程序。
第二,Chestek主張新增住所地址要求是專斷和恣意的(arbitrary and capricious),因為最終規則未能對住所地址要求提供令人滿意解釋,並未考慮到如隱私這種重要問題[15]。Chestek主張,USPTO決定採取的「住所地地址要求」這樣的行政行為,屬於專擅恣意並違反行政程序法[16]。