352期
2024 年 03 月 06 日
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在美國申請註冊商標必須填報正確住所位置?
2024年聯邦巡迴上訴法院In re Chestek PLLC案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

2019年,美國專利商標局(USPTO)修改行政命令,要求外國人申請商標必須由美國執業律師代理,且為了查核,要求所有申請人都要填寫住所地址。一位律師Chestek自己提出商標申請故意不提供住所地址,並主張該次修改行政命令違反法律。聯邦巡迴上訴法院在2024年2月作出In re Chestek PLLC案判決,認為修改並無違法。


圖片來源 : shutterstock、達志影像

外國人申請美國商標須透過美國律師代理並提供住所地地址資訊

2019年之前,外國人在美國申請商標,申請人需要提供一個郵寄地址,其中可以包括郵政信箱。2019年,美國專利商標局進行了規則制定的預告評論程序(notice-and-comment rulemaking),要求居住於美國及其領地以外的商標申請人、註冊人或商標訴訟相關方必須由美國執業律師代理(即「美國律師代理要求」)。USPTO解釋,採納美國律師代理要求是學習其他國家類似國內代理人要求的做法,只要申請人住所地不在美國,就須要透過美國代理人提出申請[1]

最終,USPTO修改37 C.F.R. § 2.32,要求所有申請須包括「每個申請人的姓名和住所地地址(domicile address)」,並新增37 C.F.R. § 2.189,要求「申請人或註冊人必須提供並保持其住所地地址」(「住所地地址要求」)[2]。原先預告草案對「住所地」定義為「自然人的永久法定住所地」(the permanent legal place of residence of a natural person),但最後正式通過的規則,將住所地定義擴張到「法人實體的主要營業地點」[3]。另外,USPTO要求申請人提供於判定申請人是否須適用「美國律師代理要求」的所有合理必要資訊[4]

Chestek申請商標不肯提供住所地地址 

2020年5月,代表客戶處理商標事務的律師事務所Chestek提交了商標「CHESTEK LEGAL」申請,並僅提供郵政信箱作為其住所地址。審查官拒絕Chestek的申請,因其未能遵守37 C.F.R. §§ 2.32(a)(2) 和 2.189。Chestek拒絕更改其地址,並主張對其施加的規則違反行政程序法的規則制定程序[5]

審查官最終拒絕該申請。Chestek向美國商標審理暨上訴委員會(TTAB)上訴,TTAB支持審查官的決定,拒絕該案註冊。故Chestek進而向聯邦巡迴上訴法院提起上訴[6]

新規定草案與最終版本不同?

Chestek主張,此次修訂有二個地方違反行政程序法。一,USPTO在制定規則時應遵守5 U.S.C. § 553的預告和評論程序,但由於原先草案中對住所地的定義與最終正式通過的規則內容不同,所以並不符合行政程序法要求的預告[7]

在美國行政程序法第553條雖然規定行政規則應該經過預告(notice)與評論(comment)程序,但第553條(b)規定了例外:「除非法規要求預知或聽證,否則本項不適用於:(A)解釋性規則、一般政策聲明或機構內組織、程序或實踐規則(rules of agency organization, procedure, or practice);...[8]」也就是說,只有實質性規則(substantial rule)才須經過預告評論程序,解釋性規則(interpretive rule)和程序性規則(procedural rules)則不須經過預告評論程序。

Chestek主張,住所地址要求是一項實質性規則,因為其對申請人取得商標提出了新要求:故在實質上改變了申請人的權利或利益[9]

但上訴法院不同意此看法。上訴法院認為最具參考性的先例是JEM Broadcasting Co. v. F.C.C.案[10],該案指出,第553條(b)(A) 的程序性規則的特徵在於,其並不會改變當事人的權利或利益,但可能改變當事人向行政機關提出其觀點的方式。上訴法院認為,本案中,新規則只是改變了申請人向行政機關呈現自己的方式,其並沒有改變USPTO評估商標申請的實質標準,例如商標在商業上的使用或其識別性[11]

Chestek退一步主張,就算該規則是程序性規則,美國專利法35 U.S.C. § 2(b)(2)已明確要求[12],USPTO在制定法規(regulations)時,必須根據行政程序法第553條進行預告和評論的程序[13]。但上訴法院認為,專利法第2條只說要根據第553條制訂法規,但既然第553條(b)(A)存在的程序性例外,則USPTO在制定程序性規則時仍可主張例外[14],亦即仍然不需要採取預告評論程序。

住所地地址規則的新增是否有理由?   

第二,Chestek主張新增住所地址要求是專斷和恣意的(arbitrary and capricious),因為最終規則未能對住所地址要求提供令人滿意解釋,並未考慮到如隱私這種重要問題[15]。Chestek主張,USPTO決定採取的「住所地地址要求」這樣的行政行為,屬於專擅恣意並違反行政程序法[16]

但上訴法院認為,這個規定確實與美國律師代理要求的制定有關。USPTO說明,因為曾發生未經授權的外國當事人非法代理商標申請人,以及所謂的自訴外國申請人未能遵守USPTO的要求,且大多數國家類似的國內代理人要求都「將要求條件與住所地連結」,故USPTO打算遵循這一做法。為了將美國律師代理要求與住所地連結,USPTO必須了解申請人的住所,並在規則中將其定義為「自然人的永久法定居所或法人實體的主要營業地點」。因為USPTO需要知道申請人的住所地址,以確定「美國律師代理要求」是否適用[17]

最後,Chestek主張,住所地址要求是專擅恣意,是因為最終規則未考慮到該要求會產生隱私和其他問題,例如其對家暴受害者或無家可歸者的影響。但上訴法院認為,行政機關並不需要「在做出決定時考慮所有政策替代方案」 ,而且USPTO制定該新規則時,並沒有人提出隱私的問題。所以並不能指控USPTO沒有考量到當時沒人提出的問題[18]

最終聯邦巡迴上訴法院駁回了Chestek的上訴,支持USPTO和TTAB的決定,意即維持「提供申請人住所地地址」的新要求。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

 

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