在美國，雖然可以合法銷售電子菸產品，但任何在2016年8月8日之後上市的電子菸產品都必須通過美國食品藥品監督管理局（FDA）的審查核准，才能上市銷售。VPR公司（VPR Brands, VPR）是一家銷售電子菸的廠商，在美國註冊了「ELF」商標。其發現深圳威鉑利科技有限公司（Shenzhen Weiboli Technology Co，下稱威鉑利）也以「ELFBAR」為名在銷售電子菸，故對威鉑利提起侵權訴訟。威鉑利抗辯，VPR有非法銷售未經FDA核准上市的電子菸產品，屬非法使用，故商標無效。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

商標「非法使用原則」

「非法使用原則」（unlawful use doctrine）源自美國專利商標局（USPTO）的行政程序中。在1957年的Coahoma判決中，USPTO取消了兩個用於某些殺蟲劑的商標註冊，因為這些殺蟲劑的跨州運輸違反了《聯邦經濟毒物法》[1]。USPTO認為，「與非法跨州運輸相關的商標使用」不能成為聯邦註冊的基礎。在Coahoma案決定不久之後，USPTO制定了規則：要求要獲得註冊，商標在商業中的使用必須是合法的（37 C.F.R. §2.69）。

自那以來，USPTO一直：「一致認為，為了符合聯邦商標註冊的資格，商標在商業中的使用必須是合法的。」USPTO採用並應用「非法使用原則」，似乎是基於政策考量以及「不潔之手」的「衡平法原則」，該原則旨在防止申請人從非法使用商標中獲得商標保護的好處[2]。

電子菸產品的ELF和ELFBAR商標

VPR註冊了「ELF」商標，為美國商標註冊號第5486616號，用於第34類國際商品：「電子菸打火機；電子菸；以及無煙香菸霧化器管」。「ELF」是英文中小精靈的意思。VPR在「ELF」商標下銷售兩種產品：（1）可重複使用的條狀電子菸蒸發器，以及（2）用於可填充吸嘴的高容量電子菸電池[3]。

圖1. VPR及其ELF商標；圖片來源：https://updist.com/ELF-VPR

威鉑利是一家專從事電子菸產品的研發、生產、銷售的公司。其電子菸以「ELFBAR」的名義銷售。「BAR」的英文指的是一個條狀物，與電子菸的形狀有關。

圖2. ELFBAR之產品；圖片來源：https://ecirette.ie/products/elfbar-af5000-disposable-vape-kit

VPR在美國佛羅里達州南區聯邦地區法院起訴威鉑利，指控威鉑利侵犯其「ELF」商標。VPR還起訴了威鉑利在美國的ELFBAR電子菸批發分銷商。VPR指控威鉑利分銷ELFBAR電子菸侵犯了其「ELF」商標，因為可能在市場上引起混淆[4]。次日，VPR向法院申請針對ELFBAR產品的初步禁令動議[5]。

被告主張原告商標乃非法使用而無效

作為抗辯，威鉑利主張根據「非法使用原則」，VPR的「ELF」商標無效且不可執行，因此VPR無法在其侵權主張中勝訴。根據「非法使用原則」之要求，要從USPTO獲得聯邦商標註冊，商標在商業中的使用必須是合法的。威鉑利表示，根據美國《聯邦食品、藥品和化妝品法》，VPR的ELF產品屬於「新型菸草產品」。要銷售此類產品，製造商必須從FDA獲得上市前核准。由於VPR未獲得所需的核准，威鉑利辯稱，VPR對「ELF」商標的使用是非法的，因此該註冊無效且不可對威鉑利執行（unenforceable）[6]。

地區法院認為侵權訴訟不處理商標非法使用無效問題 

地區法院對VPR的初步禁令申請進行了為期兩天的聽證會。在聽證會上，為了支持其非法使用抗辯，威鉑利提交了專家證詞，闡述了VPR產品如何適用相關法律和監管要求，並進一步提供了FDA過去針對電子菸的執法行動的證據[7]。

聽證會後，地方法院發布裁定，批准VPR的初步禁令動議。法院駁回威鉑利的非法使用抗辯，並拒絕在商標侵權案件中適用「非法使用原則」。法院首先指出，其所在的第十一巡迴法院並未對是否在侵權訴訟下採納該原則提供「明確指導」。其引用的是2016年第十一巡迴法院的FN Herstal SA v. Clyde Armory Inc.案判決[8]。法院將FN Herstal案解讀為，在侵權訴訟中應該盡量避免採納非法使用抗辯原則，而應該將「非法使用原則」留給商標審理救濟委員會（TTAB）的行政救濟程序中去處理[9]。

上訴法院認為侵權訴訟仍可處理商標「非法使用原則」的問題

上訴後，聯邦巡迴上訴法院（CAFC）指出，「地區法院錯誤解讀了第十一巡迴法院的指導，並且未進行充分的法律或事實分析，不合理地駁回了威鉑利的非法使用抗辯。」一般「非法使用抗辯原則」是在USPTO的行政救濟程序中被討論，且USPTO一貫認為商標的使用必須是合法的。除了USPTO之外，一些地區法院和幾個上訴法院也曾處理過該原則，其中第十一巡迴法院、第九巡迴法院和第十巡迴法院已認可該原則作為侵權的一種抗辯，而第五巡迴法院尚未採納該原則[10]。

地區法院參考第十一巡迴法院FN Herstal SA v. Clyde Armory Inc.案判決，認為該案未對是否在侵權訴訟下採納該原則提供「明確的指導」，但該判決發出「警訊」，建議避免在侵權訴訟中採用該原則。在FN Herstal案中，第十一巡迴法院最終確認了地區法院基於證據不足駁回非法使用抗辯的裁定，並認為Clyde Armory「未能根據明確且有說服力的標準（clear and convincing evidence），充分證明非法使用，以至於無法否定商標所有人的商標權利」[11]。

但聯邦巡迴上訴法院指出，「本案地區法院並未像第十一巡迴法院在FN Herstal案中那樣，評估威鉑利提出的證據基礎以支持其抗辯。」[12]CAFC表示，由於地區法院錯誤解讀第十一巡迴法院對非法使用原則的適用，因此初步禁令的核發「無法成立」。

CAFC寫道：「需要明確指出，我們今天的決定並未預先確定地區法院是否必須採納非法使用原則，或其在本案中的適用範圍。我們的決定也沒有預先確定威鉑利的非法使用抗辯是否在初步禁令或後續階段能夠成立。地方法院需依據本判決，重新考慮所有相關問題，並重新評估VPR的初步禁令申請。[13]」

因此，CAFC撤銷了初步禁令的核發，將案件發回，要求地區法院重新考慮所有相關問題，包括初步禁令的所有因素[14]。

備註：

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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