366期
2024 年 10 月 09 日
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樂高迷你人偶立體商標再遭質疑
— 淺析2023年歐盟普通法院判決
許慈真/北美智權報 專欄作家

註冊為歐盟立體商標的樂高迷你人偶(LEGO® Minifigure)曾遭Best-Lock申請撤銷,最終,歐洲法院於2016年判決駁回,保住其商標權(參見北美智權報第246期)。然而,競爭對手BB Services GmbH於2020年時再度申請撤銷,儘管其主張未被歐盟普通法院接受,但法院論理方式明顯與前次爭議不同。


攝影:北美智權/蕭明琪

本案[1]與前次爭議[2]差異處在於:僅涉及註冊號50450之Lego人偶(後稱系爭商標)而不包括註冊號50518,並請求歐盟普通法院審理是否違反《歐盟商標規則》(EU Trade Mark Regulations, EUTMR)之兩項拒絕註冊絕對事由,包括:

(1)第7(1)(e)(i)條:「標識僅是由源自商品本質之形狀或其他特徵所構成」(signs which consist exclusively of the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves)。

(2)第7(1)(e)(ii)條:「標識僅是由獲得技術成果所必須之商品形狀或其他特徵所構成」(signs which consist exclusively of the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result)。


系爭商標(註冊號50450)圖示;圖片來源:eSearch plus

關於EUTMR第7(1)(e)(i)條之討論

問題一:商品之本質為何?

(1)BoA見解
系爭商標雖可與Lego模組化組裝系統(modular building system)相容,但並非其必要部分(此點與Lego磚塊積木不同),遊戲時亦無必要與該系統結合,故屬於《商品與服務國際(尼斯)分類》(Nice Classification)第28類「遊戲與玩具」項下之「玩具人偶」(toy figure),而非BB Services GmbH主張之「互連組裝人偶」(interlocking building figure)。

(2)法院見解
上訴委員會(Board of Appeal, BoA)之看法不盡然正確。由於系爭商標同時具備「技術」(指組裝或連結)與「非技術」(指遊戲、玩樂)特質,因此,可同時歸類為「玩具人偶」與「互連組裝人偶」。

問題二:標識之主要特徵為何?

(1)BoA見解
系爭商標之主要特徵(essential characteristics)包括人類樣貌中的頭部、軀體、手部與腿部,但不包括手部爪形結構(hook)、頭部凸出物(protrusion)、腳底及腿部後方孔洞。鑑於系爭商標可單獨用於遊戲、玩樂,其允許拆卸、堆疊與相容之特性並非重點,更何況,此等功能亦無法從商標圖示推知。

(2)法院見解
BoA誤將手部爪形結構、頭部凸出物、腳底及腿部後方孔洞等技術性元素排除在主要特徵之外。該等元素不但可從商標圖示推知,亦可依據公眾對Lego模組化組裝系統之瞭解等資訊獲悉,並非BB Services GmbH恣意主張納入的額外元素。

問題三:形狀是否源自商品本質?

適用EUTMR第7(1)(e)(i)條之要件,必須是「所有」主要特徵皆屬於商品通常功能固有之特徵,只要有任一項不是,便不適用本條規定。

鑑於玩具人偶享有廣泛的設計自由度(freedom of design),系爭商標之主要特徵設計,例如矩形腿部、梯形軀體等,僅是玩具人偶或互連組裝人偶通常功能實際應用的可能表達形式之一,亦即存在其他「替代形狀」,競爭對手並無必要採用相同設計。再者,正是因爲梯形軀體等具想像力的裝飾性元素相互搭配設計,才讓人偶整體印象展現出原創或幻想性的外觀。

因此,BoA與普通法院均認為,系爭商標之形狀並非源自商品本質,不適用EUTMR第7(1)(e)(i)條規定。

關於EUTMR第7(1)(e)(ii)條之討論

問題一:商品之功能性為何?

(1)BoA見解
系爭商標可單獨用於遊戲,例如抓握、移動或拆卸,藉此扮演角色和訴說故事,其與Lego模組化組裝系統之相容性只是讓遊玩更加趣味(improvement)以及發揮想像力(imaginative use)的明證而已。

(2)法院見解
主要特徵所蘊含之功能須視商品的實際呈現形式而定。以系爭商標而言,其既可作為遊戲中的角色,同時也能與Lego模組化組裝系統相結合,換言之,「可單獨用於遊戲」此一事實並不妨礙系爭商標發揮互連、組裝等技術功能。

附件證據「BDR 3」﹝Lego Minifigure year by year – A Visual History(Dorling Kindersley, London, 2013)摘錄﹞亦明確指出,系爭商標的連接部位(connector)可與Lego磚塊積木及其他零件相容,且拆卸各部位後,可與其他迷你人偶重新組裝成不同角色[3]。再者,參酌公眾對Lego模組化組裝系統之瞭解,亦可證明系爭商標確實具備「技術」與「非技術」雙重功能

因此,BoA稱「系爭商標圖示之線條或模型未清楚展現其在Lego模組化組裝系統下的可堆疊與模組化(stackability and modularity)特質」,實屬誤解。

問題二:標識之主要特徵為何?

(1)BoA見解
主要特徵僅限於頭部、軀體、手部與腿部。從圖示觀察,無論是手部爪形結構、頭部凸出物或腳底及腿部後方孔洞,其本身均無法推論出(on its own and a priori)是否有技術功能,或具備何種功能[4]。再者,不管是從系爭商標的整體印象或個別特徵分析,也無法認定手部爪形結構等元素具重要性,並且屬於源自技術成果的主要功能性特徵。

(2)法院見解
誠如BoA所言,圓柱狀頭部、短矩形頸部與梯形軀幹皆屬於主要裝飾性元素,而人偶設計之簡潔矩形及其比例亦屬重要。

但BoA將主要特徵侷限在「人類特徵」(human traits)範圍之內,並認定「手部爪形結構等元素未使純為遊玩的玩具人偶獲得任何技術成果,因而非屬主要特徵」,明顯解釋有誤。

無論是證據文件或公眾認知等資訊皆可證明,手部爪形結構、頭部凸出物、腳底及腿部後方孔洞對玩具人偶之相容性以及與其他商品零件之連結能力影響甚大,當然屬於主要特徵。

問題三:形狀是否為獲得技術成果所必須?

適用EUTMR第7(1)(e)(ii)條之要件,必須是「所有」主要特徵均為獲得技術成果所必須,只要有任一項並非直接源於互連組裝人偶之互連性質或模組化需要,便不適用本條規定。

在本案,圓柱狀頭部、短矩形頸部、平坦梯形軀幹、手與手臂、腳與腿部等形狀,屬於非實現技術成果之必要特徵。至於人類特徵與組裝關節(joints for assembly)之呈現方式,雖同時受制於「技術」與「非技術」雙重功能,但其配置與設計仍享有極大自由度

附帶一提的是,儘管附件證據「BDR 9」之德國專利說明書(DE 28 36 971 C2)可用以佐證腿部旋轉(指前後抬腿)的互連性設計,但也僅限於此,無法證明其他特徵之技術成果。

鑑於EUTMR第7(1)(e)(ii)條之立法旨意,「禁止企業壟斷技術解決方案或功能性商品」,准許系爭商標註冊並不會導致競爭對手無法在市場上銷售具典型特徵的玩具人偶,或是設計可相容於Lego模組化組裝系統的各類人偶,故BoA與普通法院均認為,系爭商標之形狀並非獲得技術成果所必須,不適用EUTMR第7(1)(e)(ii)條規定。

結語

面對相同商標、相同法條與相同爭議,歐盟普通法院兩次判決見解顯然有所轉變:第三分庭(Third Chamber)之T-396/14判決認為,系爭商標僅是供遊樂用的玩具人偶,縱使能與其他Lego積木連結,此一事實亦不構成技術成果或主要特徵[5]

相對地,第六分庭(Six Chamber)之本案判決則認為,系爭商標可與Lego模組化組裝系統連結,亦可與其他人偶重組搭配,正能說明其作為互連組裝人偶之技術功能,無論是商標圖示、證據文件或公眾認知,皆證明手部爪形結構等元素屬於主要特徵。

後者判決從系爭商標之實際使用情形認定商品本質及其功能性,不但更貼近事實,也揭示了商品外形與技術功能密不可分的關聯性。

 

前次爭議(T-396/14

本案(T-297/22

系爭商標

No 50450

預定用途/功能

遊戲

遊戲;組裝

主要特徵

頭部、軀體、手部、腳部

頭部、軀體、手部、腳部;手部爪形結構、頭部凸出物、腳底及腿部後方孔洞

主要特徵是否具技術功能

X;O

非主要特徵

手部爪形結構、頭部凸出物、腳底及腿部後方孔洞

未明確提及

非主要特徵是否具技術功能

未明確提及

是否適用第7(1)(e)(ii)

不符合「僅是」(exclusively)與「所必須」(necessary)之要件

表1. 歐盟普通法院有關EUTMR第7(1)(e)(ii)條之判決比較;製表:北美智權報/許慈真;
圖片來源:eSearch plus

 

延伸閱讀:

  1. 商標之純功能性問題:Best-Lock挑戰Lego商標有效性為何失敗?

 

備註:

 

責任編輯:盧頎

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 許慈真
學歷: 輔仁大學外語學院財經法律翻譯學程
輔仁大學法律學系博士
輔仁大學財經法律學系碩士
輔仁大學法律學系學士
專長: 智慧財產權、法律翻譯

 

 

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