無論在商標或設計領域，如何認定屬於純功能性，長久以來一直是個複雜的問題。本篇旨在從商標及設計兩方面，簡要彙整歐洲法院判決如何解讀功能性排除規定以及其考量依據，供各方參考。

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物品造形可受到不同智慧財產制度保護，但在註冊商標與設計時必須符合功能性排除規定（即非「純功能性」），無論在我國、美國或歐盟皆然，例如我國商標法第30條規定，商標若「僅為發揮商品或服務之功能所必要」，不得註冊；又如專利法第124條規定，「純功能性之物品造形」不得受設計專利保護。在歐盟，歐洲法院雖已多次解釋商標之功能性排除規定，惟遲至2018年，始針對設計之純功能性問題表示意見，試分述兩者如下。

在歐盟商標方面

本篇討論對象限於歐盟商標規則第7(1)(e)(ii)條規定[1]，即特定標誌是否「僅是包含為達成特定技術成果所必需之商品形狀」（意指技術功能性）。關於是否應以「替代性」解讀該條規定，歷來有不同看法，歐洲法院在Philips案[2]及其後Lego案[3]明確揚棄替代性基準，而改從重要特徵判斷，其見解包含幾項重點：

（一）正確解讀條文旨意與文義

法院認為，解讀該條規定時應以公眾利益為基礎。一方面避免特定人永久或延續獨占技術解決方案或功能性特徵，例如專利到期後繼續賦予商標權保護；另一方面亦限制法條之適用範圍，由於商品形狀或多或少具備功能性，故限於排除「所包含重要特徵僅是技術上為充分獲致預期之技術成果者」，亦即應以「僅是」與「所必需」兩者作為條件：在解釋上，「僅是」意指形狀之所有重要特徵均為實現技術功能，若只存在不具技術功能之次要特徵，無法排除該條規定適用，必須具有裝飾性或富想像力的主要元素，方足以排除之。至於「所必需」，並非意指特定標誌係為達成技術成果之唯一形狀，換言之，即使得由使用相同或不同技術解決方案之替代形狀達成同一成果，該標誌尚不因此獲准保護。

（二）替代性基準之缺陷

鑑於商標權保護及於相同或近似之形狀，可能導致大多數替代形狀落入禁止範圍，而使競爭者無法自由選擇技術解決方案，倘若特定人在同時間申請註冊各種替代形狀，即可能完全阻礙競爭者實現特定技術功能；尤其是，主管機關審查時如已察覺某種形狀所包含的解決方案，係該類商品在技術上所偏好之型態，競爭者此時更加不容易找出功能性觀點上不相似、且又吸引消費者之形狀，亦即「真正之替代形狀」。綜合而論，替代性基準確實存在相當大的缺陷，不容易消除完全獨占之疑慮。

是以，不論從立法旨意（如特定形狀是用以實現特定技術功能之重要特徵，應留予公眾使用）或法條措辭推論，抑或是完全獨占之疑慮等面向觀察，替代形狀之存在事實均無法排除第7(1)(e)(ii)條規定適用。

（三）重要特徵之辨認

重要特徵意指「標誌之最重要元素」，其辨認方式因個案而異，主管機關得直接就標誌產生之整體印象判斷，或者就標誌各部位依次審查，亦即，依據案件難易程度，可能僅就標誌為簡單之視覺上分析，或斟酌相關資料如問卷調查、專家意見、系爭商品先前取得智慧財產權之相關文件等，詳為審查。足見，先前專利權文件自然是重要判斷依據，主管機關得從該文件揭露之元素，認定標誌之重要特徵是否均為實現特定技術功能，而這點也是Lego案敗訴的關鍵所在。

倘若重要特徵中包含裝飾性或富想像力之元素，由於競爭者可輕易迴避同一非功能性元素而採用功能性相當之替代形狀，既不至於造成形狀相同或相似之情形，亦不引發特定人獨占技術解決方案之疑慮，此時賦予商標權保護並無不妥。

在共同體設計方面

共同體設計規則第8(1)條亦規定，純為功能性考量之外觀特徵不得受設計保護。歐盟會員國及OHIM（現今為EUIPO）過去大多採取「替代性」（或多重形式理論）觀點解讀該條規定，佐審官在Philips案亦表贊同，認為設計領域拒絕註冊須符合之功能性門檻較高，因此，若存在其他可實現相同技術功能之形式，仍可能取得設計保護。但Lindner案[4]一改過往作法，同樣改從特徵性質判斷，因而導致商標及設計領域之純功能性判斷基準越趨雷同。去年，歐洲法院終於在DOCERAM案[5]首度表示看法，大致上贊同Lindner案見解，其理由重點如下：

（一）有無替代設計並非解釋第8(1)條之決定性因素

法院認為，不僅指令及規則並未提供解讀指引，該條規定似亦未參考任何內國法，既然欠缺明確定義，自然無法推論出以「滿足相同技術功能之替代設計」作為唯一判斷基準，此時必須考量規定上下文與立法目的，以自主且統一之方式解釋。而根據設計規則相關規定，外觀乃是設計之決定性因素，故第8(1)條預定排除的情況應為：設計師選擇產品外觀特徵之唯一考量為技術功能，即使同時斟酌其他因素，但在視覺上，後者仍非選擇特徵的關鍵點。再者，按規則敘文第10條解釋，第8(1)條旨在避免因保護純功能性設計而妨礙技術創新，因此，如果存在替代設計即可免於適用該條規定，特定人恐將不同設計形式全數註冊為設計，形同享受相當於專利之獨占保護，導致競爭者無法提供包含某些功能性特徵之產品，或限縮技術解決方案之選擇自由，進而使第8(1)條規範目的失效。

是以，倘若除實現產品技術功能之考量外，設計的其餘因素在選擇外觀特徵時毫無份量，即使存在實現相同功能之替代設計，仍無法獲准保護；換言之，欲決定是否純為功能性考量時，必須證明技術功能係設計特徵之唯一決定因素，有無替代設計並非決定性因素。

（二）應從客觀判斷是否純為功能性

針對Lindner案提出之「客觀觀察者」，法院表示，第8(1)條未明定從客觀觀察者或其他虛擬之人觀點認定，故並無必要從客觀觀察者角度判斷，因而否定Lindner案此點意見。儘管如此，法院認為各國仍應從客觀立場酌量個案各項情況，包括設計本身、選擇特定外觀特徵之理由、產品使用相關資訊、實現相同技術功能之替代設計等。

小結

本篇雖然僅是簡述歐洲法院分別就商標及設計領域所為之「物品造形之純功能性」解讀，但仍可觀察到幾點頗富深意的現象：

其一，不論是商標或設計領域，過往均傾向從「替代性」認定是否純功能性。雖然佐審官曾在Philips案指出該兩者領域之功能性排除規定門檻應有不同，亦即設計規範較難符合，但最終歐洲法院皆是認為「替代性」不適宜作為唯一判斷基準。

其二，歐洲法院之所以不再倚賴「替代性」，而改從特徵性質認定是否純功能性，關鍵恐怕正是「對於全數獨占之疑慮」，因此，不管是Philips案、Lego案或DOCERAM案，法院均指出替代性基準無法真正落實功能性排除規定之旨意。

其三，儘管如此，以商標及設計領域判決對照，歐洲法院對於「替代性」的評價仍有些微妙：在商標方面，法院認為替代形狀之存在事實係與純功能性無關；在設計方面，法院認為替代形狀並非純功能性之決定性因素。實際上，歷來確實不乏建議該兩者領域之功能性判斷基準應有寬嚴區別，誠如佐審官在Philips案的意見，但如此作法是否合理、或是基於何種根本差異，需要更多深入研究方可定論。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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