在北美智權報第226期的日本專利制度與申請簡介一文中提到在日本要取得特許權，申請規費連同1~3年的年費大約需要15萬日圓左右。在這15萬日圓當中，佔最大比例的就是實體審查規費了，日本特許申請案的實體審查規費相當貴，基本的費用就要將近12萬日圓，然後再加上逐項計算的審查費用。相較於台灣的實體審查規費來說，日本的實體審查規費貴得多（或者是說台灣的審查專責機關相當的佛心）。

如果申請實體審查之後，才發現其實那個發明已經不需要取得日本特許權了，此時那筆審查費用的錢算是丟水裡了嗎？

圖片來源 : shutterstock、達志影像

精確地說，這樣的說法只對了一半。依據日本特許廳的規定，丟到水裡的實體審查規費，有機會可以拿回……一半。接著我們就來談談，在怎樣的情況下可以「贏」回那一半的實體審查規費。

「審查請求費返還制度」是什麼?

所謂的審查請求費就是在請求實體審查時繳納的實體審查規費，亦可稱之為實體審查規費。申請人提出特許申請，並提出特許申請的實體審查請求之後，若認為已經沒有就該特許申請取得特許權的必要性，或者發現了與該特許申請的內容相當近似的先前技術、而認為該特許申請取得特許權的希望渺茫時，若能夠在特許廳著手審查前主動撤回或放棄該特許申請案，則可以在該特許申請案撤回或放棄之日起6個月內提出審查請求費返還的要求，藉此拿回已付的審查請求費的一半。

需注意的是，一旦提出了審查請求，就無法撤回審查請求，要讓特許廳不再進行該特許申請的實體審查，就必須撤回或者放棄該特許申請案。

換句話說，要取得返還審查請求費的請求權，必須滿足以下兩個條件：

1. 時間上必須在特許廳著手審查前。
2. 在上述的時間內，主動撤回或放棄該特許申請案。

「著手審查前」的判斷基準

特許廳裡面的審查委員到底有沒有開始「著手進行審查」，這是特許廳內部的作業進度，甚至可說是審查委員個人的工作進度，身為外部人的我們其實無從得知。因此，在這裡所謂的「著手審查前」的判斷基準，並不是真的要去判斷審查委員到底有沒有開始「著手進行審查」、到底有沒有開始閱讀本案說明書、或到底有沒有開始進行前案檢索。在這裡所謂的「著手審查前」是指就特許廳外部人的角度而言，可以客觀認定審查委員尚未「著手進行審查」的時期。

具體來說，則在申請人或委任的代理人等收到特許廳發出的下列任何一種通知書之前，就算是符合前述「著手審查前」的條件了：

1. 拒絕理由通知；
2. 特許核准通知（特許查定之謄本）；
3. 說明書違反先前技術文獻揭露義務的通知；
4. 同一發明在同一日申請的情況下的協議指令。

「主動撤回或放棄特許申請案」要如何進行？

一般情況下，應該要主動提出申請撤回書或者提出申請放棄書，才算是主動撤回或放棄特許申請案。不過，在依法視為撤回的情況下，不需要特別提出申請撤回書或者申請放棄書，也可以取得返還審查請求費的請求權。例如，當特許申請案作為被主張國內優先權之先申請案，並且依法被視為撤回時（從該特許申請案之申請日起算經過15個月），就不需要特別提出申請撤回書或者申請放棄書，也算是符合取得返還審查請求費的請求權的條件（即上述條件2）。如果申請人真的很想很想趕快拿到退款，也可以在特許申請案被視為撤回之前就提出申請撤回書，主動把特許申請案撤回，此時國內優先權的效果還是可以維持，不會因為提早把作為國內優先權的基礎案主動撤回而受到影響。

又例如，已經提出實體審查請求的特許申請案，在符合上述「著手審查前」的期間內，就變更為實用新案登錄申請（相當於我國的發明申請案改請為新型申請案）的話，該特許申請案也算是視為撤回，此時也不需要特別提出申請撤回書或者申請放棄書，也算是符合取得返還審查請求費的請求權的條件（即上述條件2）。特許申請案變更為意匠申請案時，也是類似的情況。

撤回與放棄屬於不同的程序。申請撤回書和申請放棄書的內容雖然大同小異，但仍然是兩個不同的文件。事實上，對於平成11年（西元1999年）1月之後的申請案來說，撤回和放棄兩種手續的效力並沒有實質上的差異。但對於平成11年1月前的申請案來說，兩種手續的效力仍有一些差異。例如說，被放棄的特許申請案，其仍然保有先申請案的地位，而被撤回的特許申請案則無法保有先申請案的地位。

提出返還請求的期限

滿足以上述兩個條件（亦即，在特許廳著手審查前，主動撤回或放棄該特許申請案），就具備請求返還審查請求費的資格了。具備審查請求費的返還請求權之後，並非隨時都可以提出返還請求，必須在特許申請案撤回或放棄之日起6個月內提出請求。例如說，針對平成29年（西元2017年）9月1日撤回或放棄的特許申請案，提出審查請求費之返還請求的期限是平成30年（西元2018年）3月1日。其實，如果沒有其他的原因，不如在提出申請撤回書或者申請放棄書的同時，一併提出返還請求的文件比較妥當。

返還額度

說了這麼多，這樣到底能拿回多少實體審查規費呢？

舉例來說，假設特許申請案的請求項有20項，就一般情況來說，假設沒有其他的程序事項，光就實體審查規費來看：

實體審查規費的金額的計算是118,000日圓 + （請求項項數*4,000日圓），因此就具有20個請求項的該申請案而言，實體審查規費就是198,000日圓。符合上述審查請求費返還之規定時，可以拿回一半約9.9萬日圓的規費。

結語

特許申請案在向日本特許廳提出實體審查請求之後，若申請人認為已經沒有就該特許申請取得特許權的必要性，或者發現了與該特許申請的內容相當近似的先前技術而認為該特許申請取得特許權的希望渺茫時，可以在特許廳著手審查前主動撤回或放棄該特許申請案，並在該特許申請案撤回或放棄之日起6個月內提出審查請求費返還的要求，以取回已付的審查請求費之半額。

由於特許申請案之實體審查請求規費動輒十數萬日圓，若可以拿回一半規費，也可謂不無小補，值得申請人善加利用。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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