在北美智權報第226期的日本專利制度與申請簡介一文中曾提到日本有所謂的秘密意匠制度（按：日本的意匠制度對應於我國的設計專利制度）。利用秘密意匠制度，可以在意匠登錄日起三年內，使意匠的實體內容不在意匠公報上公告而保持秘密的狀態。本期我們就來談談，怎樣的條件下可以適用秘密意匠制度，以及適用秘密意匠制度時所帶來的效果。

秘密意匠制度是什麼？為何要制定秘密意匠制度？

日本的秘密意匠制度，可說是百年老制度了，它的歷史可以溯及明治42年（西元1909年）。那一年，國父孫中山先生的革命……尚未成功。之所以會設定秘密意匠制度，其實是因為意匠本身的性質的關係。所謂的意匠，是指對物品全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺產生美感的創作。由於意匠保護的是物品的外觀，而外觀又很容易被模仿，所以才會設定秘密意匠制度，延後意匠專利的公告時間，以避免新產品尚未發表，新產品的外觀就因為公告已經為人所知，甚至已經被人模仿了，又或者是新一代產品尚未發售，其外觀設計就因專利公告而被消費者知悉，因此消費者就暫不採購現有產品，等待新產品上市才做決定，而影響銷售方之商機。

隨著產業的發展，日本之秘密意匠制度的細部規定不斷地與時俱進，但其大致的架構從百年前就已經確定了。也就是：如果申請人提出秘密意匠的要求，在符合規定的情況下，可在意匠登錄日起最長三年內，選擇不在意匠公報上公告該意匠的內容而使其保持秘密的狀態。

怎樣才能適用秘密意匠制度？

一個意匠申請案要適用秘密意匠制度，基本上必須由申請人主動提出請求，申請人沒有特別要求要保持秘密的意匠，就按照一般的程序核准後登錄及公告。適用秘密意匠制度的條件主要是申請人要提出秘密意匠請求並且繳納規費（日幣5,100元），並應注意以下要點：

首先，就時間上來說，提出秘密意匠請求的時間點有二：

其一是在提出意匠申請的時候。這個規定自秘密意匠制度推行之初即已存在，申請人必須在提出申請案的時候就決定是否要把意匠保持秘密，並且決定要將其保持秘密的期間。

其二是在繳納第一年登錄費的時候。秘密意匠制度推行之後，隨著產業的迅速發展，產品的生命週期縮短，使得社會大眾要求特許廳加快審查速度。可是，當審查速度真的提升了，申請後半年左右就可以取得權利了，申請人卻發現保護產品外觀設計的意匠竟然比他在申請時預定之時程還快就通過審查並核准公告了。因此，產學各方面的人士開始覺得，一定要在提出意匠申請時就一併提出秘密意匠請求而且還要設想好要保持秘密的期間，這實在太僵化了。於是在平成18年（西元2006年）修法時，又增加了一個提出秘密意匠請求的第二個時間點，就是在繳納第一年登錄費的時候。

其次，就秘密意匠請求的書面資料來說：

提出秘密意匠請求的文件中，除了要載明意匠申請人的姓名（或公司名稱等）及地址之外，還要指定要請求保持秘密的期間（意匠登錄日起3年內）。此時指定的保持秘密的期間是可以更動的，日後可以因應產品上市計畫等等情況的改變，另外提出申請以將保持秘密的期間縮短或者延長（當然最長還是不能超過意匠登錄日起3年）。

另外要注意的是，雖然秘密意匠請求的時間點可以是提出意匠申請時或者繳納第一年的登錄費時。不過，由於意匠的登錄費除了意匠申請人（登錄後即成為意匠權人）本人以外，符合法律規定的利害關係人（例如專屬被授權人、質權人等）也可以去繳納。所以，如果意匠申請人沒有在提出意匠申請時就提出秘密意匠請求，就算意匠申請人有計畫要在繳納第一年的登錄費的時候一併提出秘密意匠請求，但萬一被利害關係人搶先去繳納了，就會因此喪失提出秘密意匠請求的機會。所以呢，可以的話，還是在提出意匠申請的時候一併提出秘密意匠請求比較保險。

適用秘密意匠之後會發生什麼事？

意匠申請人依照規定提出秘密意匠請求並且繳納規費而使得意匠案件適用秘密意匠的條件之後，主要會產生三種效果。

其一，在意匠申請人指定要保持秘密的期間（意匠登錄日起最長三年）內，不會在意匠公報上公告該意匠的實質內容而使其保持秘密的狀態。

但這並不是說，在意匠公報上會完全沒有公告和該意匠申請案相關的所有資訊，而讓第三人完全不知道有該意匠申請案獲准專利的事實存在。秘密意匠雖然在秘密期間內不會公告其實質內容，但是，由於登錄後即產生了意匠權，所以公眾仍有必要知道這個意匠的存在，因此密秘意匠還是會公告的。只不過，在這種情況下，公報上登載的僅有該意匠申請案的申請號、申請日、意匠權者等的基本資訊，至於圖式等攸關意匠實質內容的部分，則會在秘密期間過後才會在意匠公報上公告。

其二，在針對秘密意匠行使禁止請求權時必須先提示警告。

由於秘密意匠在公告時並沒有公開圖式等實質內容，所以第三人就算做了檢索也無從得知秘密意匠到底保護的是何種外觀設計。因此，若意匠權人發現有人侵害了維持於秘密狀態中的秘密意匠的保護範圍，在行使禁止請求權時，必須先對疑似侵權者提出請求停止侵權之警告函。

上述的禁止請求權在日本稱之為「差止請求權」，其包含侵害排除及侵害防止請求權，及請求銷毀侵權物品及供侵害行為之設備等必要行為的權利。請求停止侵權之警告函必須檢附日本特許廳所提供的意匠權證明，該證明會敘明意匠權人姓名或名稱、申請案號、申請日、登錄號、登錄日以及圖式。

其三，在針對秘密意匠向侵權人提出損害賠償請求時，意匠權者必須證明侵權人有故意或過失。

日本特許法為了減輕專利權人之負擔及強化對專利權人的保護，特別設有過失推定的規定，但是秘密意匠並不適用上述過失推定。這也是因為秘密意匠在公告時並沒有公開圖式等實質內容，所以第三人就算做了檢索也無從得知秘密意匠到底保護的是何種外觀設計，因此無法推定侵權的第三人有任何故意或過失。對於侵權人是否有故意或過失的舉證責任，由意匠權人來負擔。

結語

在日本，於取得意匠權後，將意匠專利公告時間延後的秘密意匠制度已有百年歷史了，可謂是相當成熟的制度，其目的主要在：避免新產品尚未發表，新產品的外觀就因為公告已經為人所知，甚至已經被人模仿了，又或者是新一代產品尚未發售，其外觀設計就因專利公告而被消費者知悉，因此消費者就暫不採購現有產品，等待新產品上市才做決定，而影響銷售方原有之商機。我國國內目前雖無秘密意匠制度之適用，但國人在日本提出意匠申請時，可考慮是否運用此制度，來為自己的意匠設計創造更佳之利基。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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