說到申請專利時的先前技術資訊揭露義務，大家第一個想到的可能是美國的資訊揭露聲明書（Information Disclosure Statement，IDS）。其實包括台灣在內的許多國家，都有要求申請人在說明書中記載先前技術。例如五邊局（美國、歐洲、中國大陸、日本、韓國，簡稱IP5）在幾年前所舉辦專利調和專家平台（Patent Harmonization Experts Panel，PHEP）會議之報告「先前技術之引用」中，即有記載五邊局對於申請人於說明書中引用先前技術之相關規定。

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不過各國對於先前技術資訊揭露義務的立法重點有所不同，所要求揭露的內容和未能滿足先前技術資訊揭露義務的法律效果自然也有所差異。屬於五邊局之一員的日本即有明文規定未能履行先前技術資訊揭露義務有可能導致拒絕准予專利的理由，未履行義務的後果不容小覷，值得大家注意。

本期我們來談談日本的先前技術資訊揭露義務的精神、其所要求揭露的內容、以及其法律效果。

日本的先前技術文獻資訊揭露要件的目的及概要

日本現行專利制度中，先前技術資訊揭露義務的正式名稱是「先前技術文獻資訊揭露要件 （先行技術文献情報開示要件）」，主要規定在特許法第36條第4項第2款。

此一要件規範的目的，主要在於要求申請人對於專利申請案之審查提供協助，讓審查委員可以利用申請人所提供的先前技術文獻，來判斷申請人所請發明是否具有新穎性及進步性，並評估申請人所請發明與先前技術間之關係，同時協助理解申請人所請發明對於先前技術的貢獻及實施方式等。

所謂的「先前技術文獻資訊揭露要件」，是規定專利申請人在提出特許申請時，如果已知悉與申請特許之發明相關的先前技術文獻，就應該在特許申請案之說明書中，明確記載該先前技術文獻之出處。即使申請人已經在說明書之先前技術一節中詳細記載先前技術之實質內容，還是需要依照該規定，在說明書中記載先前技術文獻的書目資料或其來源出處，才算是滿足「先前技術文獻資訊揭露要件」。

哪些先前技術是必須揭露的？

「先前技術文獻資訊揭露要件」所要求揭露的對象，主要是申請人在申請特許時已知悉的先前技術文獻。

因此，在特許法相關規定定義之先前技術所包含的三種態樣（申請前已見於刊物者、已公開實施者、已為公眾所知悉者）當中，只有「申請前已見於刊物者」才是「先前技術文獻資訊揭露要件」所要求揭露的對象。

而且，與申請特許之發明相關且已於申請前公開的刊物，還必須是「申請人在申請特許時已知悉」的，才屬於「先前技術文獻資訊揭露要件」所要求揭露的對象。

在這裡需要注意的是，所謂的「申請人在申請特許時已知悉」的這個判斷知悉與否的時間點，在不同的申請案類型中有不一樣的認定方式。

就分割案或出願變更（即我國之改請）申請案而言，判斷知悉與否的時間點是母案申請日。因此，如果在母案申請日之後才知悉的先前技術文獻，並不需要特別在提出分割或出願變更時修正說明書，想辦法加入先前技術文獻的出處，來滿足「先前技術文獻資訊揭露要件」。

就主張日本國內優先權之申請案而言，判斷知悉與否的時間點是後案申請日。因此，如果在國內優先權基礎案申請日之後才知悉的先前技術文獻，必須在提出後案時，特別在後案的說明書中加入先前技術文獻的來源出處等揭露內容，來滿足「先前技術文獻資訊揭露要件」。

就主張外國優先權之申請案而言，判斷知悉與否的時間點是日本申請案的申請日。因此，如果在外國優先權基礎案申請日之後才知悉的先前技術文獻，必須在提出日本申請案時，特別在日本申請案的說明書中加入先前技術文獻的來源出處等揭露內容，來滿足「先前技術文獻資訊揭露要件」。就此種情況來說，如果外國優先權基礎案是美國案，或者是專利家族中也有美國申請案，則要注意也應該向美國專利商標局提出美國申請案的IDS，將記載在日本申請案中的先前技術文獻向美國專利商標局陳報。

就PCT國際申請案而言，判斷知悉與否的時間點是PCT國際申請案的申請日。因此，如果在PCT國際申請案申請日之後才知悉的先前技術文獻，並不需要特別在進入日本國家階段時修正說明書，想辦法加入先前技術文獻的出處，來滿足「先前技術文獻資訊揭露要件」

揭露的方式

依據日本特許法以及審查基準的規定，先前技術文獻的揭露內容是記載在說明書中，通常是放在「背景技術」後面的「先前技術文獻」一節中，並且要分別標示出專利文獻以及非專利文獻。如果是專利文獻，就只要記載該篇專利的申請國家以及公開號或者公告號即可；如果是其他刊物，就必須記載刊物名稱、文章篇名、作者、頁數等訊息。

揭露的重點在於先前技術文獻的出處來源，而不在於在說明書中詳細記載先前技術的實質內容。

先前技術文獻資訊揭露要件的法律效果

依據日本特許法，日本特許申請案的說明書必須符合先前技術文獻揭露要件，未滿足此一要件雖然不是舉發事由，但在申請過程中有可能導致不予專利之處分。

一般來說，如果專利申請人僅揭露先前技術內容，而沒有揭露先前技術文獻的出處，很有可能會在收到第一次審查意見通知函之前收到通知，要求要限期陳述意見及/或補充先前技術文獻出處，因此會導致審查程序的拖延以及額外支出程序成本。

如果收到關於先前技術文獻資訊揭露要件的通知後，沒有在期限內陳述意見及/或補充先前技術文獻出處，或者陳述意見及/或補充先前技術文獻出處但仍被認為未滿足該要件，則審查委員可以直接發下核駁審定。

但是，如果專利申請人在申請專利時確實未知悉任何先前技術文獻資訊，難道就算是違法嗎？按照法條的規定來說，如果申請人在申請專利時未知悉任何先前技術文獻資訊，也是可以提出聲明來說明申請人在申請專利時未知悉任何先前技術文獻資訊的事實。不過，就實務經驗來說，如果說明書中完全沒有記載任何先前文獻資訊，確實相當容易收到關於先前技術文獻資訊揭露要件的通知，就算在說明書中有特別表明申請人未知悉任何先前技術文獻，審查委員也通常不會採信，照樣會發出關於先前技術文獻資訊揭露要件的通知，仍然很有可能會造成審查程序的拖延以及程序成本的增加。

因此，如果要提出日本申請案，最好還是盡量在說明書中記載專利文獻資訊或非專利文獻資訊。只要有一筆先前技術文獻資訊的記載，就可以大大減低審查委員發出關於先前技術文獻資訊揭露要件的通知的可能性。

結語

相較於美國的資訊揭露義務，日本專利法第36條第4項第2款規定之先前技術文獻資訊揭露要件算是蠻容易滿足的。實務上，只要在說明書中有揭示先前技術文獻資訊，就幾乎不會收到關於先前技術文獻資訊揭露要件的通知。所以，如果就相同發明內容想要申請多國專利，而且有考慮在日本提出特許申請案時，一開始就在申請案的說明書中記載相關先前技術文獻資訊是比較明智的；即使手邊沒有現成可用之文獻資訊，建議還是進行檢索調查，盡量在說明書中提供關於先前技術文獻之相關資料，以避免導致日本申請案不予專利處分之法律效果。

另外若也有在美國申請相關發明內容的申請案時，也應該要考慮是否在向美國專利商標局提出美國申請案的IDS，將記載在日本申請案中的先前技術文獻向美國專利商標局陳報。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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