分割申請規定的放寬，一方面使得分割申請的實務與功能較其最初的立法初衷更為寬廣，另一方面也使得分割申請的運用方式更為多樣化，後續勢必將使得分割申請在專利戰略中的地位變得更為重要。本文將說明我國分割申請的現況，並以日本的分割實例說明分割申請在專利戰略中的運用，希望能加深讀者們對分割實務操作之理解。

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在我國的專利制度中，分割申請的規定由來已久，並且在民國102年的專利法修正中首度放寬申請分割時點之限制，除了尚未經核准仍處於審查階段之申請案之外，又增訂申請人於發明申請案初審核准審定書送達後得提出分割申請之規定；數年後又在民國108年施行的專利法中，更進一步放寬專利法第34條所規定的可以提出分割申請時點的期間限制。

我國專利分割申請規定的初衷以及實務狀況

所謂的分割申請，是指專利申請案實質包括二個以上之發明時，經專利審查機關通知或依申請人申請，得為分割之申請，我國之發明分割申請的相關規定主要記載於我國現行專利法第34條中。

專利法第34條的立法用意，顯示我國專利分割申請制度之建立，主要是為了配合單一性原則的運作。亦即，依專利法第33條第1項規定，申請人於申請專利時，應遵守一發明一申請之原則，就每一發明各別申請，但依同條第2項規定，例外規定符合「屬於一個廣義發明概念者」之二個以上發明，申請人也可以選擇併為一案申請。為使不符合單一性之二個以上發明，或已符合單一性而併案申請之二個以上發明，申請人仍得回復一發明一申請，爰於專利法第34條第一項規定實質上為二個以上之發明時，得申請分割。

在筆者多年實務經驗中，我國申請人對於專利分割申請制度的「愛用程度」，遠低於美國申請人和日本申請人。在最近一期的智慧財產權月刊中的「專利核准後分割之申請趨勢及法規實務分析」[1]一文中所揭示的數據，也呈現了與前述筆者實務經驗相符的統計數據。

在民國102年專利法修正以前，我國申請人申請分割者，多半是在「申請專利範圍中包含有不符合單一性的二個以上發明」的情況，其次是「符合單一性的二個以上發明，當申請人認為分割為二個以上申請案較為有利時（例如：當其中一項發明被核駁時）」的情況，再者是「申請專利範圍中之一或多個發明，經審查不具新穎性或進步性，致使其他發明不具單一性時」或「申請人欲將原先在說明書有揭露之發明，但未揭露於申請專利範圍者，修正增列為另一申請專利之發明，而不具單一性時」的情況。

在民國102年專利法首度放寬申請分割時點之限制後，我國申請人提出分割申請的案子略有增加，但仍然比美國或日本申請人少很多。

持平而論，允許申請人在前案核准專利後的分割申請，似乎已經有點脫離專利法第34條的立法初衷了。畢竟原申請案已經核准，在大部分的情況下應該沒有單一性的問題；就算有，也無損於公眾利益，亦未構成舉發得撤銷之事由。不過，允許核准後的分割申請，也算是順應世界潮流以及產業需要，確實是大幅度增加了專利運用的靈活度。因為，適當運用分割制度，可以讓申請案實質上長期於繫屬審查的狀況中，而能夠因應對手的研發動態以及市場上的產品，適當修正專利保護的範圍。

也許是開放核准後分割的歷史尚淺，我國申請人對於分割申請的思維也較貼近原本專利法第34條的立法初衷，提出分割申請的原因仍以上述幾種為多。但值得注意的是，隨著分割申請規定的放寬，若能巧妙的運用，分割申請可望成為我國申請人專利戰略中的重要一環。以下，以日本專利分割申請的實務例說明：

日本專利分割申請的實務狀況

日本是在2007年（平成19年）4月1日起修法允許特許核准審定後的分割申請，申請日在該日之後的申請案，始可適用新規定提出核准審定後的分割申請。依據日本特許廳的資料，相對於申請案的數量，分割申請的比例（亦即，分割申請案數量／申請案數量）在修法允許特許核准審定後分割申請之後兩年（2009年）後開始呈現增加的趨勢。

實務上，日本企業很善於利用分割申請的制度，尤其是在特許核准審定後。因此，分割申請早已是日本企業專利戰略的重要一環。筆者實務經驗中也多次遇到日本申請人在我國申請專利時，多次提出核准後分割的案例，先從母案分割出子案，再從子案分割出孫案。

已經過審查獲准專利的案子，為何要重新再挑戰一次專利審查的過程呢？其實，一而再再而三地提出分割申請，重點是在於讓最原始之申請案（以下簡稱「基礎申請案」）的內容維持在繫屬審查的階段，因而能夠在相關的分割後案中彈性調整該後案之申請專利範圍，以因應同業針對已經獲准的分割前案之專利進行迴避設計，使得同業競爭者雖針對前述已經獲准的專利進行迴避設計，但仍會落入分割後申請案的申請專利範圍中。

日本專利分割申請的運用實例

日本專利實務上，對於分割申請制度有相當多的運用。例如，LED大廠日亞化學工業株式會社（以下簡稱日亞化）就非常精於運用分割申請制度。幾年前受到專利業界以及各界矚目的億光電子（以下簡稱「億光」）與日亞化的專利大戰，焦點專利之一的JP 4530094專利，就是「特願平10-508693案」（以下亦稱為「基礎申請案P」）的一連串分割案當中的第五代分割案，並且主張了5個優先權，使得JP 4530094專利實際上的分割申請日雖然是2009年3月18日，但在符合法定要件的情況下，其「有效申請日」可溯至1996年7月29日。

下圖為日亞化基於日本特許出願P所提出的一系列分割申請案的歷程。

特願平10-508693號的分割申請案歷程

來源：作者整理／北美智權傳媒設計組

從圖中可以看出，日亞化基於基礎申請案P，提出了第一代分割案～第十代分割案，共衍伸出了18件分割申請案（分別以首字母D來表示）。而且，最後一件分割申請案D10的分割時間點，距離基礎申請案P之申請日約達19年。可以想見，即使第十代分割案D10獲准專利，待其領證公告時，就算還沒有到母案的專利權消滅日（申請日起算20年），距離基礎申請案P的專利權消滅日也不遠了。換言之，該D10案即使獲得專利，其專利權有效期間可能也不到1年了。

日亞化選擇這樣的分割時間點，充分顯示了分割申請案的提出，其重點不在於還能有多少專利權期間，而在於以專利分割之方式，實質延伸相關專利案之審查期間，以便能修正並調整所欲之專利保護範圍，並增加對手產品迴避設計的難度，更可在有侵權訴訟時，增加被告侵權者在訴訟時抗辯的難度。

為了持續進行專利分割申請，必須要維持從基礎申請案延續過來的「生命線」不中斷。在上圖中可以看出，以標示為紅色的基礎申請案P為起點，生命線沿著標示為綠色的分割申請案延伸，從第一代分割案的D1b開始，一路延伸經過第二代分割案D2b 、第三代分割案D3，……，一直到19年後的第十代分割案D10。基礎申請案P，可以說是在形式上終其一生（20年的專利權期限）幾乎都維持在繫屬審查的狀態下，基礎申請案P的申請人（權利人）可以藉由尚處於可修正階段的分割申請案，來延伸變化其創作所享有的專利保護範圍。

不過，藉由分割申請案來延伸變化創作的專利保護範圍，仍是有其界限的，分割申請案的內容必須滿足特許法相關規範的實體要件。亦即，分割申請案的說明書等所記載的內容，必須要在原申請案申請時的說明書等所記載內容之範圍內，同時分割申請案的說明書等所記載內容，必須要在原申請案分割前的說明書等所載內容的範圍內。

依據日本特許法的規定，分割申請案的有效申請日是由其是否滿足特許分割申請的實體要件來決定。而且，如果申請人對於某一專利案一再提出分割申請的情況下，後代的分割申請案想要能夠援用最原始的基礎申請案的申請案的申請日，則其對其前面的每一代申請案都必須滿足特許分割申請的實體要件。

在本文的例子中，申請人對基礎申請案P提出分割申請（第一代分割案的D1b），並且再依據第一代分割案的D1b提出分割申請（第二代分割案D2b）。則第二代分割案D2b 要想要援用基礎申請案P的申請日作為有效申請日，有三項要件必須要滿足：其一，第一代分割案的D1b（亦即第二代分割案D2b的原申請案）必須相對於基礎申請案P滿足分割申請之所有實體要件；其二，第二代分割案D2b必須相對於第一代分割案D1b滿足分割申請之所有實體要件；其三，第二代分割案D2b必須相對於基礎申請案P滿足分割申請的所有實體要件。

當基礎申請案經過代代分割，上述判斷就越為繁複，經過代代的延伸變化，數代分割案的記載內容（尤其是請求項）越線超過法律規範的可能性就越高。在如上文舉例說明的億光與日亞化的專利大戰中，「分割案的內容不符合分割申請的實體要件」導致該專利大戰中的關鍵專利案無法援用基礎申請案的申請日，成為日亞化的白光LED專利佈局的阿基里斯腱，也成為億光在這場專利大戰中勝訴的關鍵。

結語

我國分割申請規定的放寬，使得分割申請的運用方式更為多樣化，後續勢必將使得分割申請在專利戰略中的地位變得更為重要。本文所述日本的分割實例，可以做為分割申請在專利戰略中運用的參考。另外要注意的是，依據我國專利法的規定，分割超出為舉發事由之一。因此，在專利戰略中運用分割申請案時，一定要注意分割申請案的內容必須要符合專利法所規定之分割申請的相關要件，以免功虧一簣喔！

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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